ANNULLAMENTO N. 10 997 C (NULLITÀ)

Urbani Tartufi S.r.l., S.S. Valnerina Km. 31 + 250, 06040 Sant’Anatolia di Narco (PG), Italia (richiedente), rappresentata da Oreste Montalto, Urbanización La Font, c/ Fuente del Salmitre 25, 03550 San Juan (Alicante), Spagna (rappresentante professionale)

c o n t r o

La Rustichella Tartufi International S.r.l., Via Salaria 290, 00199 Roma, Italia, rappresentata da Barzanò & Zanardo, Via Piemonte 26, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/04/2016, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione europea n. 12 752 622 è dichiarato interamente nullo.

3. La titolare del MUE sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 150.

MOTIVAZIONI

In data 09/06/2015, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 12 752 622 (nel prosieguo ‘il MUE contestato’), depositato in data 02/04/2014 e registrato in data 26/08/2014, per il segno figurativo di seguito riportato:

La domanda è diretta contro tutti i prodotti per i quali il marchio è stato concesso, vale a dire:

Classe 29: Tartufi, tartufi interi, tartufi bianchi, carpaccio di tartufi, paté al tartufo, paté al fungo porcino, paté al tartufo e al fungo porcino, paté aromatizzati al tartufo; creme vegetali, creme vegetali al tartufo, crema di olive verdi con mandorle e tartufo bianco, crema di olive verdi con noci e tartufo nero, crema di zucca al tartufo, crema di asparagi al tartufo, crema di basilico al tartufo, crema di rucola al tartufo, crema di salvia al tartufo, crema di pomodori secchi al tartufo, crema di carciofini, crema di olive; olio d'oliva al tartufo; olio d'oliva al fungo porcino; olio d'oliva al tartufo e al fungo porcino; olio d'oliva aromatizzato al tartufo; formaggio al tartufo.

Classe 30: Sale al tartufo; farina al tartufo; riso al tartufo; polenta al tartufo; miele al tartufo; aceto balsamico aromatizzato al tartufo.

La domanda si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 593 096, depositata in data 07/10/2013 e concessa in data 14/05/2014, per il marchio figurativo di cui sotto:

La domanda si basa su una parte dei prodotti coperti dalla registrazione anteriore, vale a dire:

Classe 29: Tartufi conservati, essiccati ed in scatola; olio al tartufo; creme alimentari al tartufo; tartufi conservati.

Classe 30: Condimenti al sapore di tartufo; pasta e farina al gusto di tartufo.

La richiedente ha invocato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. La richiedente ha, altresì, invocato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Per motivi di economia procedurale, la Divisione di Annullamento esaminerà in primo luogo la domanda di nullità in relazione all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni allegate alla domanda di nullità, la richiedente invoca l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il MUE contestato in virtù della forte somiglianza tra i segni in esame e dell’identità tra i prodotti in conflitto nelle classi 29 e 30.

Quanto alla comparazione visiva tra i segni, la richiedente nota che, sebbene i marchi presentino differenti stilizzazioni grafiche, il pubblico percepirà i segni come simili tenuto conto delle analogie tra i rispettivi elementi denominativi. Inoltre, la richiedente rileva che i marchi in oggetto saranno pronunciati in modo pressoché identico, posto che la presenza del termine di origine anglosassone truffle nel marchio anteriore indurrà il pubblico di riferimento ad associare l’elemento figurativo a forma di cuore alla parola inglese love. Pertanto, il marchio anteriore e il segno contestato verranno pronunciati, rispettivamente, ‘I love truffle’ e ‘love truffles’. Infine, dal punto di vista concettuale, secondo la richiedente, i marchi sono identici, posto che entrambi si riferiscono al concetto di ‘amore per il tartufo’.

La titolare, nella sua risposta del 22/09/2015, rileva in via preliminare che l’uso della dicitura inglese ‘I LOVE’ o del simbolo ‘ ’ è così diffuso e generalizzato che tale elemento non può considerarsi distintivo per i prodotti rivendicati. Secondo la titolare, dunque, il marchio anteriore è dotato di un carattere distintivo ridotto, tant’è che la domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea No 12 201 191 (Doc. 1), depositata dalla richiedente per lo stesso segno ivi invocato, è stata rifiutata dall’Ufficio ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, poiché considerata espressione generica dotata del significato ‘io amo il tartufo’. Inoltre, vi sono varie decisioni dell’Ufficio nelle quali la dicitura ‘I LOVE’, in forma denominativa o figurativa a forma di cuore, è stata ritenuta non distintiva.

Ad ogni modo, a detta della titolare, alla luce del raffronto tra i marchi emerge chiaramente l’assenza di un rischio di confusione, in considerazione, in primo luogo, delle evidenti differenze grafiche tra i segni. Infatti, la titolare sottolinea che il marchio comunitario consta di una componente figurativa altamente caratterizzante, formata da un cuore stilizzato e maculato/striato, di una dicitura in carattere grafico altamente distintivo e della composizione diagonale di entrambi gli elementi. Tali elementi figurativi, secondo la titolare, ricoprono una posizione preminente rispetto all’elemento denominativo ‘LOVE TRUFFLES’, il quale è riprodotto in un carattere tipografico altamente stilizzato al punto da non risultare immediatamente leggibile e quindi non confondibile con le parole generiche ‘I’ e ‘TRUFFLE’ riprodotte in caratteri standard nel segno anteriore. Pertanto, sotto il profilo visivo, a detta della titolare, i marchi sono dissimili.

Inoltre, tenuto conto della ridotta distintività dei termini ‘LOVE’ e ‘TRUFFLE’ rispetto ai prodotti in esame, gli elementi denominativi dei segni avranno un impatto minore nella percezione del pubblico di riferimento rispetto alle componenti figurative che verranno riconosciute come gli elementi dominanti dei segni.

Nel merito del confronto fonetico, la titolare evidenzia che gli elementi denominativi del marchio italiano ‘I’ e ‘TRUFFLE’ verranno scanditi dai consumatori di riferimento in tre sillabe. La dicitura ‘LOVE TRUFFLES’, invece, verrà pronunciata differentemente, in ragione sia della differente lunghezza sia in ragione della presenza di cinque lettere assenti nel marchio anteriore. Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la titolare sostiene che la componente del cuore della registrazione italiana può essere pronunciata sia come ‘love’ sia come ‘like’. A supporto di tale argomentazione, la titolare cita la decisione della Divisione di Opposizione n. B 845 414 del 26/11/2010.

Dal punto di vista concettuale, la titolare rileva, in primo luogo, lo scarso valore distintivo delle componenti verbali dei segni. In particolare, sebbene il concetto di ‘amore per il tartufo’ si possa riferire ad entrambi i segni, il marchio italiano compie un collegamento concettuale diretto ed immediato, fino a divenire banale come indicato nel provvedimento di rifiuto sopra citato (Doc. 1). Infatti, la rappresentazione di un cuore non può essere considerata come un marchio dotato di proprio carattere distintivo individualizzante, posto che trattasi di un simbolo concettuale globale. Per contro, il significato del marchio comunitario si ricollega alla più generica dichiarazione di passione gastronomica per i tartufi e, in particolare, per i tartufi di provenienza italiana. Infatti, il riferimento concettuale al tricolore italiano, presente nella lettera finale ‘S’ del MUE contestato, suggerisce al consumatore l’origine e la provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio. Tale componente è assente nel marchio italiano, il quale, quindi, non presenta elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato elogiativo/promozionale, permettere al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il segno quale marchio distintivo per i prodotti che contraddistingue. Ne consegue inequivocabilmente, secondo la titolare, che i marchi a raffronto sono concettualmente dissimili.

Pertanto, la titolare conclude che poiché i segni a raffronto non sono confondibilmente simili, il fatto che i prodotti possano essere considerati affini è del tutto ininfluente.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare del MUE ha fornito la seguente documentazione:

• Doc. 1: Copia del rifiuto di domanda dell’Unione Europea n. 12 201 191 per il marchio figurativo di cui sotto:

La domanda è stata respinta per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE per prodotti delle classi 25, 29 e 30 con riferimento al pubblico di lingua inglese.

La richiedente, nella replica depositata il 04/11/2015, contesta le argomentazioni della titolare sostenendo che, sebbene sia vero che i marchi a raffronto siano caratterizzati da differenti stilizzazioni grafiche, sia innegabile che gli elementi verbali dei segni siano perfettamente leggibili e, pertanto, che ne venga percepita la somiglianza visiva. In merito alle differenze fonetiche segnalate dalla titolare, la richiedente risponde che varie sentenze hanno già affermato che il simbolo a forma di cuore del marchio anteriore verrà letto dalla maggioranza del pubblico come ‘love’ e che, di conseguenza, le espressioni ‘I LOVE TRUFFLE’ e ‘LOVE TRUFFLES’ sono pressoché identiche.

Quanto alla somiglianza concettuale, il ragionamento della titolare è, a detta della richiedente, fuorviante in quanto si basa su una decisone di rifiuto di marchio dell’Unione Europea, mentre il marchio invocato nel presente procedimento è una registrazione italiana. Ad ogni modo, al pari del marchio italiano, il MUE contestato evoca un messaggio di amore o passione del tartufo e, pertanto, entrambi i segni si caratterizzano per il medesimo concetto. La presenza del simbolo con i colori della bandiera italiana non modifica tale analogia concettuale.

Infine, la richiedente ricorda che nell’ambito dei procedimenti di opposizione o di nullità per motivi relativi presso l’Ufficio, la costante giurisprudenza ha escluso che si possa mettere in questione il carattere distintivo di un marchio nazionale registrato. Qualora la titolare dubitasse la validità della registrazione anteriore, potrebbe presentare una domanda di annullamento dinanzi le Autorità italiane competenti.

A sostegno delle proprie osservazioni la richiedente ha depositato:

• Allegato 1: Estratti della sentenza del Tribunale del 26/12/2015 nella causa T-713/13, nella quale viene sostenuto che la validità dei marchi nazionali anteriori non può essere messa in discussione.

• Allegato 2: Una sintesi della giurisprudenza comunitaria in merito al raffronto tra marchi figuratavi e denominativi.

Nella controreplica presentata in data 22/01/2016, la titolare reitera i propri argomenti sull’assenza di rischio di confusione tra i marchi in esame e sostiene che i precedenti del Tribunale citati dalla richiedente non sono vincolanti né pertinenti al presente procedimento. La titolare, inoltre, rileva che la richiedente, nel considerare l’elemento denominativo ‘TRUFFLE’, non tiene conto del valore intrinseco dello stesso come dicitura generica ed evocativa dei prodotti che contraddistinguono i rispettivi marchi. Infatti, tale termine, che è l’unico elemento comune ad entrambi i marchi, sarà associato dal pubblico rilevante a tartufi e a prodotti alimentari contenenti tartufo e, pertanto, è da considerarsi dotato di una limitata capacità distintiva per detti prodotti. Ne consegue che, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza degli elementi figurativi, assumono uno speciale e risolutivo rilievo nella valutazione dell’assenza di rischio di confusione.

La titolare, inoltre, osserva che, nel caso in esame, il pubblico di riferimento può scegliere direttamente i prodotti oppure farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta dei prodotti avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, in punto di valutazione della confondibilità tra i segni, l’aspetto visivo riveste maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T-117/03, T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50).

In data 28/01/2016, l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio era conclusa e che una decisione nel merito sarebbe stata presa in base alle prove in suo possesso.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 29: Tartufi conservati, essiccati ed in scatola; olio al tartufo; creme alimentari al tartufo; tartufi conservati.

Classe 30: Condimenti al sapore di tartufo; pasta e farina al gusto di tartufo.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Tartufi, tartufi interi, tartufi bianchi, carpaccio di tartufi, paté al tartufo, paté al fungo porcino, paté al tartufo e al fungo porcino, paté aromatizzati al tartufo; creme vegetali, creme vegetali al tartufo, crema di olive verdi con mandorle e tartufo bianco, crema di olive verdi con noci e tartufo nero, crema di zucca al tartufo, crema di asparagi al tartufo, crema di basilico al tartufo, crema di rucola al tartufo, crema di salvia al tartufo, crema di pomodori secchi al tartufo, crema di carciofini, crema di olive; olio d'oliva al tartufo; olio d'oliva al fungo porcino; olio d'oliva al tartufo e al fungo porcino; olio d'oliva aromatizzato al tartufo; formaggio al tartufo.

Classe 30: Sale al tartufo; farina al tartufo; riso al tartufo; polenta al tartufo; miele al tartufo; aceto balsamico aromatizzato al tartufo.

Prodotti contestati in classe 29

I tartufi, tartufi interi, tartufi bianchi coperti dal marchio contestato includono, in quanto categorie più ampie, i tartufi conservati, essiccati ed in scatola del segno anteriore. È impossibile per la Divisione di Annullamento filtrare questi prodotti dalle categorie sopra menzionate. Poiché la Divisione di Annullamento non può scorporare ex officio l'ampia categoria dei prodotti della titolare, i prodotti in questione sono considerati identici.

I prodotti contestati creme vegetali al tartufo, crema di olive verdi con mandorle e tartufo bianco, crema di olive verdi con noci e tartufo nero, crema di zucca al tartufo, crema di asparagi al tartufo, crema di basilico al tartufo, crema di rucola al tartufo, crema di salvia al tartufo, crema di pomodori secchi al tartufo sono ricompresi nella categoria generale creme alimentari al tartufo coperta del marchio anteriore. Ne consegue che tali prodotti sono identici.

I prodotti olio d'oliva al tartufo, olio d'oliva al tartufo e al fungo porcino ed olio d'oliva aromatizzato al tartufo coperti dal MUE contestato sono oli a base di tartufo e, di conseguenza, rientrano nella voce olio al tartufo del marchio della richiedente. Anche in tal caso sussiste, dunque, identità tra i prodotti in esame.

I prodotti della titolare carpaccio di tartufi, paté al tartufo, paté al tartufo e al fungo porcino, paté aromatizzati al tartufo, formaggio al tartufo sono tutti prodotti alimentari a base di tartufo. I prodotti della richiedente sono tartufi conservati, essiccati ed in scatola o altri prodotti alimentari anch’essi a base di tartufo. Ne consegue che la natura di tali prodotti è la medesima, così come l’origine commerciale, i canali di distribuzione e la destinazione. Si riscontra, pertanto, somiglianza tra tali prodotti.

Quanto a paté al fungo porcino, olio d'oliva al fungo porcino, crema di carciofini, crema di olive e creme vegetali, essi sono simili a tartufi conservati, essiccati ed in scatola, olio al tartufo, creme alimentari al tartufo e tartufi conservati del marchio anteriore in quanto condividono la stessa natura, lo stesso pubblico, i medesimi canali di distribuzione e possono avere la medesima origine commerciale.

Prodotti contestati in classe 30

La farina al tartufo è parimenti coperta dai marchi in conflitto. Tale prodotto è, pertanto, identico.

I rimanenti prodotti contestati, vale a dire sale al tartufo, riso al tartufo, polenta al tartufo, miele al tartufo e aceto balsamico aromatizzato al tartufo, sono prodotti alimentari a base di tartufo al pari di tutti i prodotti coperti dalla registrazione anteriore nelle classi 29 e 30. I prodotti in conflitto, pertanto, condividono la stessa natura, vengono distribuiti attraverso i medesimi rivenditori, hanno lo stesso pubblico e possono essere anche in concorrenza tra loro. Ne consegue che tali prodotti sono considerati simili.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre altresì tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 e la giurisprudenza ivi citata).

Nelle proprie osservazioni, la titolare sostiene che i prodotti in esame hanno “un costo superiore rispetto a prodotti come tuberi o salse di altra fattura; in siffatti casi, invero, il consumatore compie l’acquisto con una diligenza superiore rispetto a quella adoperata in riferimento a beni di largo consumo, da cui discende una minor possibilità di confusione circa la provenienza”.

Riguardo ai consumatori dei prodotti alimentari in esame, si deve considerare che, secondo una giurisprudenza consolidata, tali prodotti, che risultano essere identici e simili nelle classi 29 e 30, sono destinati al grande pubblico. Infatti, poiché i prodotti alimentari sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentari dei supermercati ai ristoranti e ai bar, si tratta di prodotti di consumo corrente, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti di largo consumo, che si presume sia mediamente informato e ragionevolmente accorto e avveduto (28/06/2011, T-471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307, § 56 e 75). Il pubblico di riferimento è pertanto amplissimo e non è possibile ascrivere una soglia di attenzione elevata alla totalità di tale pubblico.

La circostanza che, come dedotto dalla titolare, i prodotti oggetto dei marchi in conflitto siano prodotti costosi non è pertinente, dato che la registrazione non è stata concessa specificamente per tartufi o prodotti alimentari a base di tartufo di alta qualità destinati ad essere venduti a prezzi relativamente elevati, bensì, in generale, per tartufi e prodotti trasformati a base di tartufo.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un segno figurativo costituito dagli elementi verbali ‘I’ e ‘TRUFFLE’, trascritti in caratteri tipografici standard, e dalla rappresentazione di un cuore di colore rosso inserito tra i predetti elementi denominativi.

Il MUE contestato è un segno complesso costituito dal disegno stilizzato di un cuore nero al cui interno si diramano delle striature irregolari di color bianco. Alla destra del cuore sono trascritte le parole ‘LOVE’ e ‘TRUFFLES’ in una grafia stilizzata di color nero e disposte l’una sopra l’altra in senso leggermente inclinato rispetto al piano d’appoggio. L’ultima lettera ‘S’ della parola ‘TRUFFLES’ è tracciata in forma leggermente allungata con un tratto discendente pendente verso sinistra al cui interno è racchiusa una stilizzazione della bandiera italiana .

Nelle proprie osservazioni la titolare rileva, in sostanza, che entrambi i marchi si compongono di elementi verbali caratterizzati da un ridotto carattere distintivo in quanto riferenti ai prodotti in conflitto nelle classi 29 e 30. A detta della titolare, tenuto conto che le componenti figurative dei marchi rappresentano gli elementi distintivi dei segni, le evidenti differenze grafiche escludono la somiglianza tra i segni.

Con riferimento al marchio italiano, la titolare sostiene quanto segue:

“…la rappresentazione di disegno di cuore non può essere considerato marchio dotato di proprio carattere distintivo individualizzante posto che trattasi di un simbolo concettuale globale”.

Quanto al MUE contestato, la titolare rileva che:

“…il consumatore percepirà innanzitutto l’elemento distintivo della rappresentazione grafica senza soffermarsi sulla porzione denominativa il cui significato non viene immediatamente percepito considerata anche la sua forte stilizzazione…

… i lemmi ‘LOVE’ e ‘TRUFFLES’ sono distinte con un tipo di carattere tipografico altamente stilizzato al punto da non risultare immediatamente leggibili”.

A tal riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza, pur senza enunciare una regola applicabile in ogni circostanza, ha precisato che quando un marchio si compone di elementi verbali e figurativi, i primi sono in linea di principio più distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio potrà riferirsi più facilmente ai prodotti in questione citando il loro nome che non descrivendo l’elemento figurativo del marchio (22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 54). Nel caso di specie, nonostante la stilizzazione grafica del MUE contestato possieda una certa originalità, la Divisione di Annullamento ritiene che gli elementi verbali del segno restano riconoscibili e sono quelli a cui il consumatore medio farà più verosimilmente riferimento per identificare i prodotti di cui trattasi.

In merito alla presunta associazione tra gli elementi dei segni e i prodotti in esame, occorre determinare la percezione del pubblico rilevante rispetto tali elementi. Infatti, il carattere distintivo intrinseco degli elementi dei marchi deve essere valutato tenendo in considerazione ciascuna delle zone geografiche rilevanti e i loro diversi contesti linguistici e culturali.

Nel marchio anteriore italiano, come notato dalla titolare, l’elemento figurativo ‘ ’ costituisce un’immagine largamente diffusa in vari settori di mercato e, in quanto tale, verrà riconosciuta dal pubblico di riferimento in associazione al concetto di ‘amore’. Ne consegue che tale componente è, di per sé, dotata di un limitato carattere distintivo. La medesima conclusione vale per l’immagine stilizzata della bandiera italiana presente nel segno contestato, la quale verrà percepita come un mero riferimento all’origine geografica dei prodotti in esame.

Quanto alla parola ‘love’ del marchio contestato, sebbene il consumatore medio italiano non possa sempre presumersi conoscere i termini inglesi, si rileva che tale consumatore sarebbe comunque in grado di riconoscere e comprendere tale parola, traducibile in italiano con ‘amore’, dato l’uso frequentissimo del vocabolo inglese ‘love’ nel linguaggio quotidiano. Tale significato è peraltro rafforzato dal disegno del cuore tracciato nella parte sinistra del marchio, simbolo universale dell’amore e dell’innamoramento.

Per contro, i termini ‘truffle’ e ‘truffles’ non vantano la stessa diffusione della parola ‘love’ nel linguaggio consueto del pubblico di riferimento e, pertanto, si ritiene che essi vengano percepiti dalla maggior parte dei consumatori italiani come elementi privi di significato concreto. A tal riguardo giova ricordare, da un lato, l’ampiezza del pubblico di riferimento il cui grado di attenzione non è elevato e, dall’altro, la dissonanza tra il termine inglese truffle e il corrispondente vocabolo italiano ‘tartufo’.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento ritiene che una parte sostanziale del pubblico non assocerà alcun significato concreto ai termini ‘truffle’ e ‘truffles’ e che, in entrambi i segni, l’attenzione del consumatore sarà maggiormente attirata da tali elementi.

Visivamente, come giustamente rilevato dalla titolare, i segni presentano differenze per le rispettive stilizzazioni grafiche, per la presenza nel MC contestato di elementi figurativi e verbali aggiuntivi, ossia la parola ‘LOVE’ in caratteri stilizzati e la rappresentazione della bandiera italiana raffigurata nel gambo inferiore della lettera ‘S’ della parola ‘TRUFFLES’, e per la lettera ‘I’ presente all’inizio del segno anteriore.

D’altra parte, una certa analogia si nota tra il MUE contestato e il segno anteriore per quanto riguarda la presenza in entrambi i segni della figura di un cuore - seppur rappresentata in colore, stile e grandezza differenti - e degli elementi verbali ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’, pressoché identici e riconosciuti dal pubblico, in virtù dell’analisi di cui sopra, come gli elementi maggiorenti distintivi dei segni.

Inoltre, sebbene tali vocaboli siano posti nella parte finale dei segni e il consumatore ricorda con maggiore facilità la parte iniziale dei marchi (17/03/2004, T 183/02 & T 184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, §81), è altresì vero che tale principio non è una regola generale sempre applicabile e non può contraddire il principio dell’impressione complessiva suscitata dai marchi (19/04/2013, T 537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 41).

Pertanto, nel complesso, nonostante le differenze visive prodotte dalle distinte componenti grafiche, la presenza degli elementi ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’ comporta una lieve somiglianza visiva tra i segni.

Sotto il profilo fonetico, in via preliminare, va tenuto presente che la comparazione fonetica tra segni complessi dev’essere operata esclusivamente in base agli elementi verbali e non è influenzata da un’eventuale descrizione orale degli elementi figurativi presenti nei marchi, che rientra semmai nella comparazione visiva o in quella concettuale tra gli stessi (v., per analogia, 25/05/2005, T-352/02, PC Works, EU:T:2005:176, § 42). Così, il disegno di un cuore o la stilizzazione della bandiera italiana nel MC contestato non hanno alcuna incidenza sulla comparazione fonetica.

Tuttavia, nel caso del marchio anteriore, tenuto conto dell’uso diffuso nella prassi commerciale della combinazione ‘ + ’, è possibile sostenere che una parte del pubblico di riferimento possa riferirsi oralmente a tale elemento con l’espressione inglese ‘I LOVE’, divenuta di uso comune anche tra i consumatori italiani, dai quali verrà pronunciata come /AI/LOV/.

La titolare ribatte che la rappresentazione del cuore della registrazione italiana può essere pronunciata sia come ‘love’ sia come ‘like’. A supporto di tale argomentazione, la titolare cita la decisione della Divisione di Opposizione n. B 845 414 del 26/11/2010.

A tal riguardo, è principio consolidato che l’Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti, in quanto ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità. Questa pratica è stata pienamente sostenuta dalla Corte, che ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento sul marchio comunitario, e non sulla base di una precedente prassi decisionale (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Malgrado le decisioni precedenti dell’Ufficio non siano vincolanti, è opportuno debitamente valutare le relative motivazioni e l’esito. Ebbene, nel precedente cui ha fatto riferimento la titolare, il simbolo del cuore preceduto dal pronome personale inglese ‘I’ era stato analizzato in relazione al territorio dell’Unione Europea e, come sostenuto dalla titolare, la Divisione di Opposizione aveva ritenuta che il cuore potesse essere interpretato come ‘love’ o ‘like’. Tuttavia, nel caso di specie, tale interpretazione non viene condivisa dalla Divisione di Annullamento sia perché il cuore è universalmente riconosciuto come simbolo di amore, sia perché, in virtù del largo uso dell’immagine in oggetto nel marketing e nel commercio in generale, una parte sostanziale del pubblico è oramai abituata a decodificare tale immagine con l’espressione ‘I LOVE’.

Quanto ai termini ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’, si ritiene che essi verranno pronunciati secondo le regole fonetiche della lingua italiana e, pertanto, entrambi scanditi in due sillabe, rispettivamente, /TRUF/FLE/ e /TRUF/FLES/.

Ne deriva che per la parte di pubblico che leggerà l’immagine ‘ ’ come ‘I LOVE’, i marchi presentano una forte somiglianza fonetica, in quanto saranno pronunciati, rispettivamente, come /AI/LOV/TRUF/FLE/ e /LOV/TRUF/FLES/.

In merito alla parte di pubblico che non darà alcuna interpretazione orale alla combinazione ‘ + ’, nonostante la presenza della parola ‘LOVE’ nel MUE contestato, che in tal caso non troverebbe un corrispettivo nel marchio italiano, l’assonanza degli elementi /TRUF/FLE/ e /TRUF/FLES/ determina una somiglianza fonetica complessiva tra i segni in media misura.

Sotto il profilo concettuale, sulla base dell’analisi di cui sopra, il pubblico nel territorio di riferimento riconoscerà in entrambi i segni il concetto di ‘amore’, evocato dal simbolo del cuore sia nel marchio anteriore sia nel MUE contestato e rafforzato, in quest’ultimo, dalla presenza parola ‘LOVE’, la quale, come detto, trattandosi di vocabolo elementare della lingua inglese verrà compresa dal pubblico italiano. Il pubblico non assocerà alcun significato ai termini ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’. Quanto al simbolo della bandiera italiana presente nel segno contestato, come detto, tale elemento comunicherà al consumatore un messaggio aggiuntivo in merito all’origine geografica dei prodotti, senza però offuscare il concetto di ‘amore’ presente nel marchio.

Pertanto, siccome i segni saranno associati a un concetto analogo, essi sono considerati concettualmente simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

In merito al carattere distintivo del marchio anteriore, la titolare sostiene che:

“…il marchio azionato abbia una ridotta distintività di cui, a differenza di quanto addotto dalla richiedente, occorre senz’altro tener conto nel seguente confronto tra i marchi”.

A tal riguardo, la titolare segnala che il marchio oggetto della registrazione anteriore è stato rifiutato dall’EUIPO (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 201 191) per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE con riferimento ai prodotti delle classi 25, 29 e 30.

In tal senso, oltre a ribadire che l'Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti perché ogni caso deve essere trattato separatamente e in relazione alle proprie specificità, si nota che non vi sono effettive analogie tra il precedente citato dalla titolare e la fattispecie che ci occupa, in quanto nella decisione di rifiuto della domanda di registrazione di cui sopra il marchio in esame fu ritenuto non distintivo al cospetto del pubblico di lingua inglese, mentre nel caso di specie il territorio di riferimento è l’Italia.

Nel caso presente, dunque, nonostante la presenza dell’elemento generico ‘ ’, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico italiano in relazione ai prodotti coperti nelle classi 29 e 30. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. ‘Canon’, § 16).

Nel caso in esame, in primo luogo, si è rilevato come i prodotti in questione, in parte identici e in parte simili, siano diretti al grande pubblico, il cui livello di attenzione è quello del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

In secondo luogo, in merito al presunto carattere distintivo limitato del marchio della richiedente, si è concluso che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale in relazione al pubblico di lingua italiana.

In terzo luogo, la comparazione dei marchi in esame ha mostrato che i segni sono visivamente simili in misura ridotta, mentre sotto il profilo fonetico e concettuale sono simili. Tale somiglianza ruota intorno al concetto di ‘amore’ trasmesso dai segni e, in particolar modo, alla presenza dei termini ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’, pressoché identici e percepiti dal pubblico rilevante come elementi privi di alcun significato in relazione ai prodotti in conflitto. I segni, ad ogni modo, presentano anche rilevanti differenze. Tuttavia, la Divisione Annullamento ritiene che, alla luce della precitata giurisprudenza e dell’analisi sopra effettuata, un rischio di confusione non possa essere escluso.

Si deve premettere che nel valutare il rischio di confusione occorre tener conto dell'impressione globale prodotta dai marchi, non solo dei singoli elementi degli stessi, dato che il consumatore percepisce un segno come un tutto unico e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Infatti, allorché i segni sono composti da più elementi verbali, grafici e figurativi, è possibile tener conto di loro singole componenti e compararle tra loro a condizione che vengano cumulativamente soddisfatte due condizioni: a) gli elementi confrontati siano dominanti in entrambi i segni; b) tutti gli altri elementi siano trascurabili (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e 42). Nel caso di specie, le componenti verbali ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’ non dominano l’impressione generale suscitata dai marchi, né le varie altre componenti possono considerarsi trascurabili.

Ciò posto, tuttavia, la considerazione dell’impressione complessiva suscitata dai segni non impedisce di tener conto di elementi distintivi al loro interno i quali, pur non essendo dominanti e pur non rendendo trascurabili gli altri elementi, si prestano ad attrarre maggiormente l’attenzione del consumatore e/o ad orientare la sua percezione dei segni.

Tale è il caso degli elementi verbali ‘TRUFFLE’ e ‘TRUFFLES’ rispetto a quelli figurativi (v. sentenza ivi citata Presto! Bizcard Reader, § 54). Infatti, gli elementi verbali sono, in linea generale, quelli che maggiormente si prestano ad essere ricordati e menzionati oralmente dai consumatori. Inoltre, nel caso di specie, contrariamento a quanto asserito dalla titolare, gli elementi figurativi, in particolare la figura del cuore o i caratteri tipografici stilizzati delle parole ‘LOVE’ e ‘TRUFFLES’, nel MUE contestato, non impediscono al pubblico di soffermarsi sugli elementi denominativi del segno. Il simbolo del cuore è una raffigurazione frequentemente usata sulle confezioni di articoli da regalo, quali possono senz’altro essere i prodotti in questione. Attira semmai la composizione grafica del segno, che, però, non eclissa la lettura visiva, orale e concettuale dei termini ‘LOVE’ e ‘TRUFFLES’ . Va ricordato che il consumatore medio ha solo raramente la possibilità di confrontare i marchi e spesso si orienta in base a un ricordo imperfetto dei medesimi (v. Lloyd Schuhfabrik, § 26).

Pertanto, anche se il livello di somiglianza tra i segni in conflitto dal punto di vista visivo non sia elevato, essi sono pur sempre sufficienti a generare, se non un rischio di confusione diretta, almeno un rischio di associazione tra i marchi, nel senso che questi ultimi potrebbero, nel territorio di riferimento, essere ricondotti alla stessa matrice imprenditoriale.

Sebbene la titolare non abbia torto nel sostenere il principio generale secondo cui la somiglianza visuale tra segni può essere molto rilevante in merito ai prodotti in questione, nel caso di specie non è possibile trascurare l’analogia tra gli elementi maggiormente distintivi dei segni così come le summenzionate somiglianza fonetiche e concettuali tra gli stessi.

Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. Canon, §17, e Lloyd Schuhfabrik, §19).

Di conseguenza, alla luce dell’identità o somiglianza esistente tra i prodotti contrassegnati, della somiglianza complessiva tra i marchi derivante dalla quasi identità tra gli elementi maggiormente distintivi ‘TRUFFLE’ e TRUFFLES’, del carattere distintivo normale del marchio anteriore in Italia, si deve ritenere che il principio di interdipendenza ivi citato trovi applicazione nel caso di specie e che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE siano pertanto soddisfatte.

Da quanto sopra discende che la domanda di nullità deve essere accolta e il MUE contestato dichiarato nullo, senza necessità di prendere in esame gli altri motivi di nullità dedotti dalla richiedente.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Andrea VALISA

Karin KUHL

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).