OPPOSIZIONE N. B 2 424 201

Merlett Tecnoplastic SPA, Via 25 Aprile, 16, 21020, Daverio (VA), Italia (opponente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

C & C Marshall Limited, Sidney Little Road Churchfields Industrial Estate, TN38 9PU, ST. Leonards On Sea, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Marks & Clerk LLP, 90 Long Acre, WC2E 9RA, Londra, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 24/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente,

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 424 201 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 835 716

vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 6, 17, 19 e 20. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 5 706 131 L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 6: Tubatura in metallo; manicotti di tubi in metallo; raccordi di tubi metallici; metalli comuni, grezzi, lamiere; lamiere, piattine metalliche e bobine metalliche; lamiere d'acciaio; metalli semilavorati e loro leghe; ancore; incudini; campane; materiali da costruzione, laminati e colati; rotaie e altri materiali metallici per ferrovie; catene non per veicoli; cavi e fili metallici non elettrici; serrami; tubi metallici; casseforti e cassette di sicurezza; sfere d'acciaio; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali grezzi

Classe 17: Tubi flessibili non metallici; tubi flessibili in materie plastiche; raccordi per tubi; tubi e valvole in gomma, valvole in fibra vulcanizzata, valvole in materiale plastico; giunti per tubi; rivestimenti per l'isolamento di tubi; tubi e rivestimenti interni per tubi in materiali polimerici; composti di giunzione per tubi; armature, non in metallo, per tubi; nastri per giunzione di tubi; articoli in gomma per collegamento di tubi; Anelli di gomma da utilizzare come giunti di raccordo per tubi; guttaperca; gomma elastica, balata e succedanei; oggetti fabbricati in guttaperca ed in gomma; pellicole di plastica non per imballaggio.

Classe 19: Valvole per tubi di drenaggio [non in metallo né in materie plastiche]; materiali da costruzione; pietre naturali ed artificiali; mattoni; mattonelle, tegole; cemento; calce; malta; gesso e ghiaia; tubi in gres ed in cemento; materiali per costruzioni stradali; asfalto; pece e bitume; case trasportabili; monumenti di pietra; camini; legname semilavorato; legname; travi; assi; pannelli; impiallicciatura in legno; legno compensato; vetro da costruzione; lastre di vetro; tegole di vetro.

I prodotti contestati, dopo una limitazione effettuata in data 21/02/2017, sono i seguenti:

Classe 6: Cornicioni metallici; Canali di scolo; Staffe per grondaie; Ganci per cinghie per grondaie; Cappucci per estremità di grondaie; Supporti a graffa per grondaie; Pluviali; Prese per grondaie; Tubi; Parti ed accessori per i suddetti articoli, piccoli oggetti di ferramenta; Tubi metallici; Condotti, tubature, condutture e canalizzazioni in metallo; Metalli comuni e loro leghe; Materiali per costruzione metallici; Costruzioni metalliche trasportabili; Materiali metallici per ferrovie; Cavi e fili metallici non elettrici; Ferramenta metallica; Piccoli articoli di chincaglieria metallica; Casseforti; Articoli in metallo comune, ovvero elementi di fissaggio, bulloni, viti, dadi e pali in metallo per linee elettriche; Minerali; Circuiti; Condutture; Parti ed accessori per tutti i predetti prodotti; Nessuno dei suddetti prodotti riguarda canali di drenaggio lineare o a blocchi.

Classe 17: Materiali plastici per tubature, condotte, collegamenti, condutture ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica; Materie plastiche in forma d'accessori per tubi e sezioni sagomate; Materie plastiche in forma di tubi flessibili, tubi flessibili; Raccordi per tubi; Giunti [imballaggi di]; Mastici per guarnizioni di tenuta; Materie plastiche per l'industria sotto forma di fogli, strisce, blocchi, listelli, tubi e sagomati; Tubi flessibili, tubi, anelli d'attacco, giunti, supporti per tubi, rubinetti, valvole; Esclusi quelli principalmente metallici; Canalizzazioni, tubature, collegamenti, condutture, tutti in plastica; Tubi; Articoli in materiali plastici sotto forma di fogli, strisce, blocchi, bacchette, tubi e sezioni sagomate; Tubi flessibili,, Tubi, Colletti, Giunti, Supporti per tubi e Accessori terminali; Tubi flessibili; Materie plastiche per canalizzazioni, tubature, condutture, impianti di distribuzione elettrica elettrica; Morse, graffe, collari, giunzioni, cerniere, manicotti di supporto ed involucri per canalizzazioni, tutti in gomma o fibre vulcanizzate; Dispositivi di tenuta impermeabili, materiali impermeabilizzanti, ovvero imballaggi, membrane e pellicole; Prodotti in materie plastiche semilavorate; Materie per turare, stoppare e isolare; Tubi flessibili non metallici; Condutture; Circuiti; Condotti; Parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 19: Materiali da costruzione non metallici; Tubi rigidi non metallici per la costruzione; Asfalto, pece e bitume; Costruzioni trasportabili non metalliche; Monumenti non metallici; Grondaie, non metalliche; Canali di scolo; Staffe per grondaie; Cappucci per estremità di grondaie; Supporti a graffa per grondaie; Pluviali; Prese per grondaie; Condotti; Circuiti; Tubi; Materiali impermeabilizzanti sotto forma di cementazioni, rivestimenti, pannelli impermeabilizzanti, carta impermeabile, emulsioni di bitume polimerico e rivestimenti impermeabili simili; Materiali non metallici per sistemi di gestione di cavi; Canalizzazioni, tubature, condutture e pali elettrici; Canalizzazioni e tubi (non metallici); Morse, graffe, collari, giunzioni, cerniere, manicotti di supporto ed involucri ignifughi per canalizzazioni e tubi; Finestre, porte, serre, tutte in plastica; Recinzioni, corrimano, cancelli, tavolati e scossaline per camini, scalini e scalinate; Tutti i suddetti prodotti non sono in metallo; Costruzioni (eccetto le strutture metalliche fisse) e strutture non metalliche per suddette costruzioni; Chiusure per l'acqua comprese nella classe 19 e taglia-muro; Pali elettrici (ovvero tubature verticali), per distribuzione dell'elettricità e di flussi di dati elettronici; Parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati; Nessuno dei suddetti prodotti è in pietra o calcestruzzo, non riguarda canali di drenaggio lineare o a blocchi in pietra o calcestruzzo, canali per pavimentazioni o materiali per pavimentazioni, cordoli, muri, non riguarda l'arredo stradale, tranne quello per la gestione dei cavi, non riguarda la distribuzione di energia elettrica, apparecchi e strumenti elettrici o elettronici, tranne l'arredo stradale per grondaie, impianti di scarico dell'acqua piovana, sistemi di drenaggio, tubature e/o sistemi per rifiuti solidi e sanitari, impianti sotterranei per acque di scarico e scarichi dei suddetti sistemi terrestri.

Classe 20: Canalizzazioni e tubi (non metallici); Morse, graffe, collari, giunzioni, cerniere, elementi di fissaggio, manicotti di supporto ed involucri per canalizzazioni e tubi; Parti e componenti per tutti i suddetti articoli.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

Inoltre, per ragioni di economia procedurale (v. infra) la Divisione d’Opposizione non procederà all’esame delle prove d’uso presentate dall’opponente.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono principalmente destinati a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia nella maggioranza dei casi medio.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è composto da un quadrato di colore grigio all’interno del quale sono rappresentate le lettere “M” e “T”. La lettera “M” è posta al di sopra della lettera “T” e presenta dimensioni leggermente superiori a quest’ultima, che, a sua volta, è rappresentata all’interno di un triangolo equilatero rovesciato di colore grigio scuro.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) e/o maggiormente distintivi rispetto ad altri.

Con riferimento al segno contestato, esso è composto da un rettangolo appoggiato su uno dei lati lunghi. Il primo terzo del rettangolo iniziando dalla sinistra è di colore blu. Detta porzione contiene lettere “M” e “T” in caratteri stilizzati di tipo differente da quelli del segno anteriore e la linea orizzontale della lettera “T” è unita alla terza linea verticale della lettera “M”. Entrambe le lettere sono inoltre inclinate verso destra. La restante parte del rettangolo è di colore bianco e contiene i termini “MARSHALL TUFFLEX” rappresentanti in colore blu ed in carattere stampatello maiuscolo. I menzionati termini sono scritti su due piani differenti, “MARSHALL” su quello superiore e “TUFFLEX” su quello inferiore. Inoltre, il bordo della sezione bianca del menzionato rettangolo è altresì di colore blu. Il segno in esame non contiene elementi dominanti, sebbene si rilevi che dal punto divista del carattere distintivo gli elementi verbali lo sono in misura maggiore rispetto al rettangolo che ha funzione decorativa e funge da sfondo.

Il termine “MARSHALL” presente nel marchio impugnato evocherà un cognome per il pubblico di lingua inglese e deve dunque considerarsi distintivo non avendo nessuna connessione con i prodotti in questione. Il termine “TUFFLEX” come tale non esiste in lingua inglese. Ciononostante “TUFF” è una variante gergale urbana accettata e diffusa del termine “TOUGH” (in inglese “duro”, o “rigido”) ed il termine “FLEX” ha numerosi significati fra i quali quello di flessibilità ed è comunemente usato come prefisso o suffisso a tal proposito. Alla luce di quanto sopra, e sebbene il termine “TUFFLEX” sia il risultato di una crasi o sincrasi per elisione, il pubblico di lingua inglese percepirà tale termine come indicativo di durezza/resistenza e flessibilità. Si rileva in tal senso che pur essendo composto da un unico elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Se così, tenendo conto che la resistenza e la flessibilità possono essere caratteristiche desiderabili per la maggior parte dei prodotti in questione, tale termine seppur certamente evocativo, nondimeno mantiene un certo gradiente di distintivitá alla luce della gergalità e del sincretismo sopra descritto. Il binomio letterale “MT” presente in entrambi i segni non ha significato alcuno in relazione ai prodotti in esame.

Per il pubblico che non conosce la lingua inglese si ritiene che entrambi i segni non abbiano significato, benché non si possa escludere che una minima parte di detto pubblico riconoscerà il termine “MARSHALL” nell’accezione sopra menzionata.

Visivamente, i segni coincidono esclusivamente nelle lettere “M” e “T” e si differenziano in tutti gli elementi verbali e figurativi sopra menzionati. In virtù della differente stilizzazione delle menzionate lettere, del differente posizionamento delle stesse e della differente lunghezza dei segni “MT” vs. “MT MARSHALL TUFFLEX” si ritiene che i segni siano simili in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MT” presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che compongono i termini “MARSHALL TUFFLEX” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore. Tutto ciò premesso, esiste la possibilità che il consumatore ometta il binomio letterale “MT” del segno impugnato e si concentri esclusivamente sui termini “MARSHALL TUFFLEX”.

Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei (due) segni ha un significato per la maggioranza del pubblico del territorio di riferimento. Poiché per tale pubblico non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Per quella parte del pubblico che percepirà il significato dei termini o di uno dei termini (“MARSHALL”) che compongono il segno impugnato, poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. La Divisione d’Opposizione non ritiene che il triangolo rovesciato presente nel segno anteriore venga estrapolato dall’insieme del segno e percepito come tale, ma in tale denegata ipotesi i segni sarebbero concettualmente dissimili o a seconda dei casi non potrebbe procedersi alla comparazione concettuale poiché il segno impugnato non avrebbe significato alcuno.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili, sebbene in misura limitata, in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si rileva che sebbene i prodotti siano stati considerati identici, il segno anteriore è un segno figurativo composto da due lettere “MT”, mentre il segno impugnato è composto in totale dalle medesime due lettere inziali del segno anteriore e da due ulteriori termini per un totale di diciassette lettere in totale. I segni sono simili dal punto visivo, in modo meramente nominale poiché le differenze grafiche, come descritte nella sezione c) della presente decisione, sono notevoli. Dal punto di vista fonetico si puó svolgere un analogo ragionamento, con l’ulteriore attenuante relativa al fatto che esiste la possibilità che parte del pubblico decida, per ragioni di praticità, di non pronunciare le prime due lettere “MT” che precedono i termini “MARSHALL TUFFLEX”. Ciò premesso quand’anche detto binomio letterale fosse pronunciato le differenze fonetiche sarebbero comunque notevoli in considerazione della più che rilevante lunghezza del segno anteriore.

In altre parole, la coincidenza nel binomio letterale “MT” non è in grado di controbilanciare le notevoli differenze grafiche e fonetiche fra i segni in esame che si traducono in una significativa differenza in ambito visivo e fonetico. La circostanza che lettere coincidenti all’inizio di entrambi i segni siano solo due e che il consumatore normalmente si concentri su tale parte del segno, seppur vera non puó essere elevata a corollario del rischio di confusione, poiché la valutazione della somiglianza fra i segni è il risultato di un’analisi globale in cui la coincidenza della prima parte degli stessi è solo uno degli elementi dell’ equazione. In tal senso la valutazione della somiglianza tra due marchi va oltre la somiglianza o anche identità di un elemento fra i segni oggetto di comparazione.

Al contrario, la regola generale dovrebbe essere quella di confrontare questi segni nella loro interezza, prendendo in considerazione principalmente l'impressione complessiva trasmessa, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo complesso e non procede ad analizzarne i vari dettagli (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).

Alla luce di quanto sopra la Divisione d’Opposizione ritiene che la differenza fra i segni, dovuta alla differente lunghezza e alla rappresentazione grafica differente, siano sufficienti a controbilanciare la limitata somiglianza visiva e fonetica anche nel caso di prodotti identici e di un consumatore con un livello di attenzione medio.

Poiché il rischio di confusione è stato negato in virtù delle differenze fra i segni, l’analisi della prova d’uso non è stata effettuata per ragioni di economia procedurale, giacché è irrilevante ai fini del risultato dell’opposizione.

In virtu’ di tutto quanto sopra esposto, la Divisione d’Opposizione ritiene che non vi sia rischio di confusione e che l’opposizione debba conseguentemente essere rigettata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI SERRANO

Michele Maria BENEDETTI ALOISI

Pierluigi M. VILLANI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.