OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)


División de Oposición



OPOSICIÓN Nº B 2 422 833


Grupo Osborne S.A., Calle Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)


c o n t r a


François Gómez, Calle Provenza 273, 3, 1, 08008 Barcelona, España (solicitante).


El 23/12/2015, la División de Oposición adopta la siguiente


RESOLUCIÓN:


  1. La oposición n° B 2 422 833 se desestima en su totalidad.


  1. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:


La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca nº 12 972 006. La oposición está basada en los siguientes registros: marca española 932 877, marca comunitaria 1 721 349, marca española 967 918 y marca española 967 922. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y artículo 8, apartado 5 del RMC.


RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMC


El oponente ha basado la oposición en todas sus marcas anteriores: marcas españolas: nº 932 877, nº 967 918 y nº 967 922 y marca comunitaria: 1 721 349.


En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.


De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMC sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:


Los signos deben ser idénticos o similares.


La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.


Vulneración del renombre: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.


Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMC (sentencia de 16/12/2010, asuntos acumulados T-345/08 y T--357/08, “BOTOCYL”, apartado 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.


En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.


  1. Riesgo de perjuicio


El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMC cuando presenta cualquiera de las características siguientes:


  • aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;


  • es perjudicial para el renombre de la marca anterior;


  • es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.


Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMC. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (sentencia de 06/06/2012, T‑60/10, “ROYAL SHAKESPEARE”, apartado 53).


De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.


En el caso presente, fuera de la reivindicación de renombre y la afirmación de que los signos son similares, así como que los consumidores establecerán una relación entre las marcas debido a su similitud, el oponente no ha aportado hechos, argumentos o pruebas que puedan abonar la conclusión de que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores.


El artículo 8, apartado 5, del RMC no pretende impedir el registro de marcas idénticas o similares a otra marca que goce de renombre. Con arreglo a la jurisprudencia, «cuando se considere que el requisito relativo al renombre se cumple, se deberá proceder al examen del segundo requisito previsto, es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa» (sentencia de 14/09/1999, C‑375/97, “General Motors”, apartado 30).


A este propósito, procede señalar igualmente que del hecho o de la probabilidad de que los consumidores establezcan una relación entre ambas marcas, por ejemplo en el sentido de que la marca impugnada evoque la anterior en la mente de los consumidores, no se sigue automáticamente que la marca impugnada se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (véase al respecto la sentencia de 27/11/2008, C‑252/07, “Intel Corporation”, apartado 71).


Como se ha indicado, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.


Así lo confirma la regla 19, apartado 2, letra c), del REMC, que establece que, en el caso de que la oposición se base en una marca renombrada en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMC, la parte oponente deberá presentar pruebas de que la marca goza de renombre, y pruebas o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.


En el caso presente, el oponente alega simplemente que el uso de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente y/o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores. Las circunstancias descritas como «perjuicio para la notoriedad», «perjuicio para el carácter distintivo» y «aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior», son, de hecho, muy diferentes entre sí. En sus alegaciones, el oponente se refiere a ellas sin hacer ninguna distinción, tratándolas en conjunto como una consecuencia inevitable de la similitud de los signos y del pretendido renombre de la marca anterior. Sin embargo, no parece haber motivos suficientes para presumir que el uso de la marca impugnada dará lugar a ellas. Sin duda alguna, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se produzca un perjuicio o aprovechamiento indebido. No obstante, tal como hemos visto antes, esto no es suficiente.


Con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMC, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.


Dado que el oponente no ha aportado argumentos sólidos que permitan concluir que el uso del signo impugnado supondría un aprovechamiento indebido o un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores, se considera que la oposición carece de base suficiente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMC.


Por consiguiente, la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMC.




RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTICULO 8(1)(b) del RMC


Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público correspondiente.

  1. Los productos y servicios


Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:


Marca española 932 877:


Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.


Marca comunitaria 1 721 349:


Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.


Clase 35: Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas.


Clase 42: Servicios de restauración (alimentación), incluyendo servicios de bar, snack-bar, restaurantes, cafeterías, cervecerías, cantinas y bodegas; servicios de hospedaje temporal.


Marca española 967 918:


Clase 39: Servicios de almacenamiento, depósito, transporte y distribución de mercancías.


Marca española 967 922:


Clase 42: Los servicios prestados por profesionales que exigen un alto grado de actividad mental y se refieren a aspectos teóricos o prácticos del esfuerzo humano, los servicios de estudio, redacción, realización y ejecución de toda clase de informes y proyectos, de dictámenes, evaluaciones, peritajes e informes técnicos y económicos relacionados con la ingeniería en sus diversas ramas y con la técnica en general; de investigación científica y técnica; de estudio y consultas administrativos, económicas, financieros y tributarios; de orientación profesional, de consultas profesionales (no de negocios) y técnicas, de edición y publicación de trabajos, de impresiones litográficas no publicitarias, de reportajes, de fotografía, de redacción, de traducción, de alquiler de bienes muebles; de exposiciones y, en general, los servicios prestado facilitando alojamiento y/o alimentos.


Los servicios impugnados son los siguientes:


Clase 43: Asesoramiento sobre cocina; Facilitación de información relacionada con bares; Facilitación de información relacionada con los restaurantes; Facilitación de información relativa a la preparación de alimentos y bebidas; Servicios de información de restaurantes; Servicios de consultoría relacionados con la preparación de alimentos; Servicios de consultoría en materia de alimentos; Servicios de consultas en relación con comidas.


Marca comunitaria 1 721 349:


Como ya se mencionó anteriormente, la marca comunitaria nº 1 721 349 está registrada para la totalidad del los títulos de clase de las clases 30 y 35 de la Clasificación de Niza. La fecha de presentación de dicha marca es el 23/06/2000. De acuerdo con la Comunicación No 2/12 del Presidente de la Oficina de 20/06/2012, por lo que respecta a marcas comunitarias presentadas antes del 21/06/2012, la Oficina considera que la voluntad del solicitante fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de las clases afectadas, de la edición de la Clasificación de Niza en vigor en el momento de la solicitud, en este caso, la séptima edición.


Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.


Aunque los productos y servicios en cuestión no son idénticos, está claro que algunos de los servicios impugnados son similares a los productos y servicios en los que se basa la oposición. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición no llevará a cabo una comparación exhaustiva de los productos y servicios enumerados arriba. El examen de la oposición se realizará como si todos los servicios impugnados fueran similares a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores.



  1. Los signos



Marcas anteriores


Marca impugnada


El territorio de referencia es España y la Unión Europea.


Visualmente, los signos son similares únicamente en la medida en que coinciden en la representación de un toro ambos de color negro, aunque en el caso de las marcas anteriores dicho animal tiene la cabeza orientada hacia la izquierda y en el caso de la marca impugnada hacia la derecha. Por otro lado, difieren en los términos adicionales “PAELLA DEL ARTE escritos en mayúsculas y tipografía estándar de color rojo y en los elementos figurativos (de color rojo, amarillo y negro) en forma de sol y de un paisaje de la marca impugnada. Dichos elementos figurativos y los términos “PAELLA DEL ARTE” están representados dentro de un elemento figurativo que representa una paella.


Los signos que son exclusivamente figurativos no están sujetos a una evaluación fonética. Si uno de los signos es exclusivamente figurativo, no es posible compararlos fonéticamente.


Conceptualmente, el término “PAELLA” incluido en la marca impugnada se percibirá por parte del público con conocimientos de español y por una parte del publico relevante sin amplios conocimientos de español podrá reconocerse a su vez, ya que se trata de un plato muy conocido a nivel internacional comoplato típico español muy famoso hecho de “arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., característico de la región valenciana”. El término “DEL” contenido en la solicitud impugnada se percibirá por una gran parte del público como por ejemplo el publico español, francés o portugués como (de(l): indica origen o procedencia. El término “Arte” contenido en la marca impugnada se percibirá por el público de habla española, francesa e inglesa, por ejemplo, debido a su semejanza con el término “Art” como arte; virtud, disposición y habilidad para hacer algo; manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Una parte del público relevante también percibirá el concepto de “paella”, ya que todo el conjunto figurativo aparece representado dentro de un elemento que representa una paella. La expresión “PAELLA DEL ARTE” como tal no tiene un significado concreto.


Por otro lado, habrá una parte del público que no asocie ningún significado a los términos “PAELLA DEL ARTE” y que no reconozca una “paella” en el elemento figurativo.


Los restante elementos figurativos contenidos en la marca impugnada representan un paisaje con un fondo de color negro y rojo, un sol y la silueta negra de un toro (Bóvido, salvaje o doméstico, macho adulto del ganado vacuno o bovino, que presenta cabeza gruesa y provista de dos cuernos, piel dura, pelo corto y cola larga). (Real Academia Española). Estos elementos sí serán percibidos por todo el público relevante.


Las marcas anteriores se percibirán por la totalidad del público como la representación de un toro (ver definición en el párrafo anterior).


Ya que los signos en cuestión se asociarán al significado de un “toro”, y éste no se ve desvirtuado por la presencia de los demás elementos de los signos, éstos son similares desde el punto de vista conceptual en tal sentido.


Teniendo en cuenta las coincidencias visuales y conceptuales antes mencionadas se considera que los signos comparados son similares.



  1. Elementos distintivos y dominantes de los signos


A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.


Las marcas anteriores no tienen elementos que se puedan considerar claramente más distintivos en comparación con otros elementos.


El elemento “PAELLA” contenido como tal en la solicitud impugnada, así como el elemento figurativo que la representa se asociarán con “un plato típico español”. Teniendo en cuenta que parte de los servicios relevantes son servicios de información relativos la preparación de comidas; restaurante y hostelería, ya que dichos servicios están relacionados con el ámbito de la alimentación, se considera que estos elementos son débiles para estos servicios y por ello, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas, tendrán un impacto reducido para una parte del público. Para la parte del público que no entienda el concepto de “paella” contenido en el elemento verbal y como elemento figurativo de la marca impugnada, ésta no tiene ningún elemento que se pueda considerar claramente más distintivo que otros.


Las marcas objeto de comparación no tienen elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan la atención visualmente) en comparación con otros elementos.



  1. Carácter distintivo de las marcas anteriores


El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.


El oponente ha reivindicado que las marcas anteriores poseen un carácter distintivo elevado, la prueba presentada ha sido debidamente analizada y se ha considerado insuficiente para demostrar dicha reivindicación en relación con los productos y servicios cubiertos por las marcas.


En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de las marcas anteriores estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, las marcas anteriores en su totalidad no tienen un significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de las marcas anteriores debe considerarse normal.



  1. Público destinatario. Nivel de atención


Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.


En el presente caso, los servicios considerados similares están dirigidos al público en general, así como también a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El nivel de atención del público oscilará entre medio y alto.



  1. Apreciación global, otros argumentos y conclusión


Se ha asumido que los servicios impugnados son similares a los productos y servicios anteriores.


Los signos son similares en la medida en que están formados (en el caso de las marcas anteriores) o contienen la representación de un toro y por tanto hacen referencia al mismo concepto. Dicho toro, sin embargo, está orientado hacia la izquierda en el caso de las marcas anteriores y hacia la derecha en el caso de la marca impugnada. Además, en el caso de la marca impugnada, la figura del toro está integrada dentro de un paisaje y es de menor tamaño que en el caso de las marcas anteriores que únicamente está formada por la representación de dicha imagen.


Las marcas objeto de comparación, presentan otras diferencias llamativas, ya que, en el caso de la marca impugnada, se trata de un signo complejo que está formado por elementos verbales “PAELLA DEL ARTE” y elementos figurativos de color, como son la representación de un sol y de un paisaje, todos ellos representados dentro de una paella y en colores llamativos. Todos estos elementos se perciben claramente y crean una diferencia a nivel visual y conceptual entre las marcas objeto de comparación, que son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión entre las marcas. Hay que señalar que cuando los signos constan de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo del signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal, por tanto es altamente probable que el consumidor se refiera a la marca impugnada como “PAELLA DEL ARTE” diferenciándola así de las marcas anteriores.


Por lo tanto, las coincidencias mencionadas no son motivo suficiente para compensar las disparidades señaladas anteriormente y hacen que la impresión de conjunto de las marcas sea diferente. Estas diferencias entre los signos son lo suficientemente relevantes como para permitir convivir a los signos en el mercado y evitar que el consumidor, cuando se encuentre entre los signos en comparación globalmente considerados, se pueda equivocar y los confunda.


En consecuencia, la División de Oposición considera que las marcas presentan elementos adicionales de entidad suficiente como para descartar el riesgo de confusión entre los consumidores.


En vista de todo lo anterior, e incluso sobre la base de la similitud entre los productos y servicios en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.



COSTAS


De acuerdo con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.


Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.


Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso ii) del REMC, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

.



La División de Oposición


Liliya

YORDANOVA

Julia

TESCH

Begoña

URIARTE VALIENTE


De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de

la notificación de la resolución. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (EUR 800).


El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión del importe de las costas (EUR 100) (artículo 2, punto 30 del RTMC).





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