DÉCISION

de la Première chambre de recours

du 21 juillet 2016

Dans l’affaire R 2371/2015-1

MAPEI S.P.A.
Via Cafiero, 22 20158 Milano Italie	Demanderesse / Demanderesse au recours

représentée par DOTT. FRANCO CICOGNA & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie

contre

Steenfabrieken Vandersanden, naamloze vennootschap
Riemsterweg 300 3740 Bilzen (Spouwen) Belgique	Opposante / Défenderesse au recours

representée par BUREAU CALLEWAERT, Brusselsesteenweg, 108, 3090 Overijse, Belgique

RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 2 433 327 (demande de marque de l’Union européenne nº 13 031 612)

la PremiÈre chambre de recours

composée de Th. M. Margellos (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et M. Bra (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

Décision

Résumé des faits

1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 juin 2014, MAPEI S.P.A. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour, après modifications du 11 juillet 2014 et du 22 octobre 2014, les produits suivants :

Classe 1 - Produits chimiques destinés à l'industrie et, en particulier, à l'industrie de la construction; Produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement; Adhésifs pour l'industrie et en particulier pour l'industrie de la construction de bâtiments; Produits chimiques a deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée ;

Classe 19 - Matériaux de construction; Pierres naturelles et artificielles; Briques; Tablette en pierre; Tuiles; Ciment; Chaux; Mortier; Plâtre et gravier; Tubes en grès et en ciment; Matériaux de construction pour routes; Asphalte; Poix et bitume; Maisons transportables; Monuments en pierre; Cheminées; Verre de construction; Panneaux de verre; Tuiles en verre.

La demanderesse a fourni la description suivante :

« Il marchio in oggetto è costituito dalla denominazione "zero" scritta in caratteri speciali. La lettera "o" finale è provvista di una barra obliqua che interseca il profilo di tale vocale. »

2. La demande a été publiée le 12 août 2014.

3. Le 12 novembre 2014, Steenfabrieken Vandersanden, naamloze vennootschap (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits mentionnés ci-dessus, à savoir :

Classe 1 - Produits chimiques destinés à l'industrie et, en particulier, à l'industrie de la construction; Produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement; Adhésifs pour l'industrie et en particulier pour l'industrie de la construction de bâtiments; Produits chimiques a deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée ;

Classe 19 - Matériaux de construction; Pierres naturelles et artificielles; Briques; Tablette en pierre; Tuiles; Ciment; Chaux; Mortier; Plâtre et gravier; Matériaux de construction pour routes; Asphalte; Poix et bitume; Verre de construction; Panneaux de verre; Tuiles en verre.

4. L’opposition était fondée sur les dispositions des articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

5. L’opposante invoque comme base le droit antérieur suivant :

Marque de l’Union européenne Nº 11 583 929 :

ZERO

déposée le 19 février 2013 et enregistrée le 30 juillet 2013 pour les produits suivants :

Classe 19 - Briques et pierres de façade; Briques comme revêtement de façades (Non métalliques); Briques pour la construction (Non métalliques).

6. Le 28 septembre 2015, la division d’opposition a rendu sa décision (« la décision attaquée ») en rejetant la marque pour tous les produits contestés. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :

• Il y a un risque de confusion de la part du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure.

• Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.

• Les signes sont visuellement similaires dans la mesure où ils sont constitués ou incluent le même mot « ZERO ». Il a été jugé que le cadre rectangulaire de la demande de marque est un élément non distinctif, de nature purement décorative et la barre oblique à l’intérieur du « O » ne modifie pas substantiellement la perception de cette lettre. En outre, sur les plans phonétique et conceptuel, le « O » barré ne différencie pas les signes qui sont par conséquent identiques.

• La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

• Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais et le français, même pour les produits jugés similaires à un faible degré du fait des similitudes élevées entre les signes. Le risque de confusion existe également pour le public dont l’attention sera élevée.

• L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

• L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement communautaire de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

• L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.

7. Le 27 novembre 2015, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1^er février 2016.

8. Dans ses observations en réponse reçues le 1^er avril 2016, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours.

Moyens et arguments des parties

9. Les arguments de la demanderesse développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :

• Le raisonnement de la décision attaquée est dépourvu d’analyse détaillée des signes et des produits et le résultat final manque de logique.

• La division d’opposition n’a pas précisé sur quelle partie de l’Union européenne la décision se base, ni quel est le public pertinent, ni s’il s’agit d’un consommateur spécialisé ou un consommateur moyen.

• La lettre « o » barrée est un élément graphique et ludique, étant donné la faiblesse général d’un chiffre, cette variante serait suffisante pour exclure la confusion.

• Il n’y a pas de risque de confusion avec la marque antérieure.

• Les seuls produits communs dans les deux marques sont les briques dans la classe 19.

• Le ciment et les produits chimiques indiqués dans les classes 1 et 19 sont constitués de combinaisons différentes de l’argile cuite employée pour la fabrication des briques. Les mêmes procédés employés pour la construction de tubes en grès sont complètement différents de ceux employés dans la fabrication des briques.

• Les buts de ces produits sont clairement différents de la simple pose de briques pour la construction. Alors que le ciment est coulé ou sert à renforcer des armatures en fer ou est utilisé pour des structures importantes, les tubes servent de conduites, comme les plaques en verre.

• La marque antérieure est une marque dénominative qui reproduit en lettres le chiffre « 0 ». Du point de vue du concept, elle renvoie à rien ou un zéro, du point de vue phonétique la prononciation est zéro à la française avec le « R » peu prononcé et le « O » presque accentué phonétiquement. En anglais la prononciation est « ZIRO ».

• Au contraire la marque de la demanderesse est une marque complexe caractérisée par la dénomination ZERO avec un élément graphique o barré placé à l’intérieur d’une empreinte rectangulaire dans un fond clair.

• La prononciation de la partie dénominative dans l’alphabet latin est ZER, s’il est vrai que le « O » barré n’existe pas. La marque demandée consiste ainsi de quatre syllabes contre deux de la marque adversaire.

• Conceptuellement il peut indiquer le néant mais dans le sens attribué à l’innovation technologique que la marque identifie, il signifie « zéro déchet ».

• Derrière le nom se cache une innovation technique qui vise à qualifier le produit comme une combinaison qui respecte l’environnement en recyclant les matériaux de béton restés dans la bétonnière, combattant ainsi les déchets.

• Les marques considérées dans leur ensemble ne sont pas susceptibles d’être confondues.

10. Les arguments développés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :

• Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque contestée et la marque antérieure.

• Les signes sont similaires sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique et conceptuel.

Identité des produits

• Les produits contestés

Classe 19 - Matériaux de construction; Pierres naturelles et artificielles; Briques; Tablette en pierre; Matériaux de construction pour routes;

sont identiques aux produits

Classe 19 - Briques et pierres de façade; Briques comme revêtement de façades (Non métalliques); Briques pour la construction (Non métalliques).

• Il est à noter que les produits contestés dans la classe 19 « matériaux de construction » incluent tous les produits de l’enregistrement de la marque antérieure.

Similitude des produits

• Des différences éventuelles entre les produits de la marque contestée et les produits de l’enregistrement de la marque invoquée ne peuvent pas empêcher que les produits concernés soient similaires. Ces produits ont la même destination, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes réseaux de distributions.

• Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.

• Les produits contestés « produits chimiques destinés à l'industrie et, en particulier, à l'industrie de la construction; produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement; adhésifs pour l'industrie et en particulier pour l'industrie de la construction de bâtiments; produits chimiques à deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée » de la classe 1 et les produits contestés « ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier » de la classe 19 sont complémentaires aux produits « briques et pierres de façade; briques comme revêtement de façades (non métalliques); briques pour la construction (non métalliques) ».

• Il s'agit, par exemple, d'adhésifs, de colles, de produits chimiques pour le traitement de briques et de pierres de façade et d'additifs chimiques pour ciment, mortier ou béton. Il s'agit donc de produits qui sont nécessaires pour entre autre la construction de murs et de façades en briques et pierres de façade, qui sont unies par du mortier, du béton, du ciment, d'adhésifs pour la construction, etc. Ces produits contestés et les briques et pierres de façade sont distribués par les mêmes circuits de distribution (les mêmes points de vente spécialisés) et ont le même public pertinent qui est constitué par le consommateur en général (bricoleurs, maîtres d'ouvrage) et par des clients professionnels (maçons, maîtres d'œuvre, constructeurs, architectes). Le public pertinent peut donc penser que ces produits contestés sont spécifiquement adaptés pour les briques et pierres de la marque antérieure et que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. Par conséquent, il s'agit de produits complémentaires qui sont également similaires.

• Les produits dans la classe 1 « les produits chimique destinés à l'industrie de la construction » comprennent entre autres des additifs pour du ciment, du mortier, du béton, de la colle, desadhésifs etc. Ces additifs peuvent inclure des adjoints pour du mortier, que le maçon utilise, dépendant des circonstances climatologiques (pluie, gel etc. ) ou d'applications et type de brique ou pierre, comme par exemple des pigments de couleur, des promoteurs d'adhésion, d'élasticité, de résistance au gel, à la pluie, à la chaleur etc. À ce sujet, il est à noter que le titulaire de la marque antérieure a des collaborations avec des fabricants concernant des mortiers et colles spécialement adaptés pour les briques « ZERO », comme également indiqué dans notre lettre du 2 juillet 2015 dans la procédure d'opposition.

• Il s'agit donc de produits identiques ou de produits similaires par le fait qu'ils sont complémentaires.

• Le public pertinent estimera que la production de ces produits se situe dans la même entreprise ou est contrôlée par cette dernière.

• Les produits contestés "asphalte; poix et bitume" sont des matériaux de construction pour routes. Ce sont des alternatives de revêtement routier, comme entre autre des "briques pour la construction". Par conséquent, ce sont des produits concurrents et donc des produits similaires.

• Les produits contestés « verre de construction; panneaux de verre; tuiles en verre; tuiles » sont des matériaux de construction qui peuvent être utilisés comme, entre autre, le revêtement de façade. Les produits contestés « tuiles » peuvent également être fabriqués de la même matière que les briques de façade. De plus, les produits « briques pour la construction » peuvent également inclure des briques de construction en verre. Ces produits contestés ont la même destination et sont donc en compétition avec les produits de la marque antérieure « briques et pierres de façade; briques comme revêtement de façades (non métalliques); briques pour la construction (non métalliques) ». Par conséquent, ce sont des produits similaires.

Motifs de la décision

11. Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 du RMUE et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.

Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE

12. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

13. Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

14. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 ; 22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).

Le public pertinent

15. En ce qui concerne le public pertinent, la Cour de justice a conclu qu’il existe un risque de confusion (et notamment un risque d’association) si le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). La Cour a également conclu que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

16. En l’espèce et contrairement aux observations de la demanderesse, la division d’opposition a correctement indiqué dans la décision attaquée, que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne.

17. Le caractère unitaire de la marque communautaire implique qu’une marque communautaire antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (08/09/2008, C–514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

18. Dès lors et contrairement aux observations de la demanderesse, la division d’pposition a constaté qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle l’anglais et le français, en vue de la signification du mot « zero » dans ces langues.

19. Finalement, la division d’opposition a constaté correctement dans son appréciation globale, qu’un risque de confusion existe également pour un public dont le niveau d’attention sera élevé.

20. En fait, les produits couverts par les deux marques sont dirigés vers des consommateurs spécialisés avec un niveau d’attention élevé dans le secteur de l’industrie et de la construction qui peuvent être constitués des clients professionnels (constructeurs, architectes, maçons, maîtres d'œuvre) aussi bien que des consommateurs en général (bricoleurs, maîtres d'ouvrage).

Comparaison des signes et ZERO

21. La marque antérieure consiste du mot « Z-E-R-O ». La marque figurative contestée également consiste du mot « z-e-r-o » en minuscules et avec la lettre « o » écrite avec une barre oblique comme elle est connue dans l’alphabet danois ou norvégien. Le mot est entouré par un cadre fin. « Zero » peut indiquer la non-existence en termes de valeur, quantité ou grandeur numérique de quelque chose, par exemple la non-existence de résidus ou d’une distance visible entre deux briques. Aucune des parties n’a expliqué que « zero » ou « zerø » ont une signification particulière par rapports aux produits en conflit. La partie demanderesse n’a pas non plus essayé d’engager une procédure d’annulation afin de déclarer la marque contestée nulle. La marque antérieure est donc à considérer comme valable.

22. Sur le plan visuel, les signes ont un degré de similitude élevé dans la mesure où ils coïncident à travers les lettres « Z-E-R-O ». Ils diffèrent par le cadre fin qui entoure la marque contestée et par la lettre « ø » qui est écrite avec une barre oblique.

23. Sur le plan phonétique la division d’opposition a correctement constaté que les signes sont identiques. Comme la lettre « ø » qui est connue par exemple dans l’alphabète norvégien ou danois n’existe ni en français ni en anglais, le public pertinent prononcera les signes de la même manière que la lettre « o », dès lors comme le mot respectif en français ou anglais « zero ».

24. Sur le plan conceptuel, les signes sont également identiques. Pour le public pertinent « zero » est le mot pour le chiffre « 0 ». La barre placée à l’intérieur de la lettre « o » de la marque contestée ne modifiera pas la signification du mot « zero » pour le public pertinent et sera perçu plutôt comme une faute d’orthographe ou un élément graphique que comme un élément conceptuel.

Comparaison des produits

25. La comparaison des produits est essentiellement pertinente pour l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. L’une des principales conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE exige l’identité ou la similitude des produits.

26. Les produits protégés par les deux marques sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.

Produits dans la classe 19 de la marque contestée

27. Les produits

Classe 19 - Matériaux de construction

de la marque contestée couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de la marque antérieure dans la classe 19, parce que les « briques » sont également des matériaux de construction. Dès lors ils sont identiques.

28. Les produits

Classe 19 - Pierres naturelles et artificielles ; Tablette en pierre 

sont similaires aux produits

Classe 19 - Pierres de façade

de la marque antérieure. Ils peuvent servir de matériaux de construction, en particulier de façade et ils ont la même nature.

29. Les produits

Classe 19 - Briques

de la marque contestée sont identiques avec les « briques » de la marque antérieure.

30. Les produits

Classe 19 - Tuiles; Verre de construction; Panneaux de verre; Tuiles en verre 

de la marque contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure dans la classe 19. Ces produits ont la même destination (matériaux pour la construction) et peuvent être utilisés, entre autre, comme revêtement de façade. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (entreprises de construction, maçons et bricoleurs) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

31. Les produits

Classe 19 - Ciment; Chaux; Mortier; Plâtre et gravier

sont des matériaux de construction. Le ciment et le mortier peuvent être utilisés pour la pose des briques et pierres de façade de la marque antérieure et d’autres comme la chaux, le plâtre et le gravier peuvent être utilisés lors de la construction de murs et de façades. Par conséquent, ces produits sont similaires aux produits de la marque antérieure dans la classe 19. Ils partagent la même destination (matériaux pour la construction de murs et façades), ils s’adressent aux mêmes consommateurs (entreprises de construction, maçons et bricoleurs) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

32. Les produits

Classe 19 - Matériaux de construction pour routes; Asphalte; Poix et bitume

sont des matériaux utilisés en général dans la construction de routes. Ils sont également utilisés lors de la construction de sols (chapes en asphalte par exemple) et comme matériaux étanches pour des toits et terrasses par exemple. Ces matériaux sont également utilisés dans le contexte de la construction d’immeubles, par exemple pour des entrées de garage. Ainsi, ils sont considérés comme similaires aux produits de la marque antérieure dans la mesure où ils ont en commun la même destination (matériaux pour la construction), le même public (entreprises de construction; maçons et bricoleurs) ainsi que les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

Produits dans la classe 1 de la marque contestée

33. Les produits

Classe 1 - Produits chimiques destinés à l'industrie et, en particulier, à l'industrie de la construction; Adhésifs pour l'industrie et en particulier pour l'industrie de la construction de bâtiments

de la marque contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure dans la classe 19 parce qu’ils sont complémentaires. Les adhésifs et les produits chimiques en général peuvent être utilisés dans la construction de bâtiments pour attacher des briques de façades ou pour attacher des briques entre elles. Ces produits ont la même destination (matériaux pour la construction) et peuvent être utilisés, entre autre, pour le revêtement de façade. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (entreprises de construction, maçons et bricoleurs) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

34. Les produits

Classe 1 - Produits chimiques pour le traitement du ciment et pour la récupération de celui-ci en phase de traitement et en fin de traitement; Produits chimiques a deux ou plusieurs composants utilisables pour la récupération intégrale du béton résiduel inutilisé en fin de journée ;

de la marque contestée sont similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure dans la classe 19. Ces produits sont utilisés pour le traitement et la récupération du ciment ou le béton afin d’en faire d’avantage usage dans la construction. Le ciment et le béton ont la même destination que les briques (matériaux pour la construction) et peuvent être utilisés, entre autre, pour le revêtement de façade. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (entreprises de construction, maçons et bricoleurs) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

Appréciation globale du risque de confusion

35. Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure. Tous les produits peuvent être utilisés dans le secteur de la construction (matériaux pour la construction), entre autre pour le revêtement de façade. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs (entreprises de construction, maçons et bricoleurs) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente.

36. Les signes consistent du même mot « zero ». Le cadre rectangulaire de la marque contestée aussi bien que la barre oblique à l’intérieur de la lettre « ø » sont des éléments non distinctifs et non dominants, de nature purement décorative qui ne modifient pas substantiellement la perception visuelle de la marque. Sur le plan phonétique et conceptuel, les signes sont identiques.

37. Confronté aux deux marques et ZERO, le public pertinent, même s’il est spécialisé et avec un niveau d’attention élevé, estimera que les produits contestés et les briques et pierres de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Le public estimera que les deux signes sont une variation de la même marque.

38. Dès lors il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et la division d’opposition a correctement accueilli l’opposition contre la marque de la demanderesse et la décision attaquée ne peut pas être annulée.

Frais

39. La demanderesse, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, devra supporter les frais engagés par l’opposante, à savoir 550 EUR pour les frais de représentation professionnelle (article 85 du RMUE).

Dispositif

Par ces motifs,

La CHAMBRE

déclare et décide :

1. Le recours est rejeté ;

2. La demanderesse doit rembourser 550 EUR à l’opposante.

Signed Th. M. Margellos

Signed Ph. von Kapff

Signed M. Bra

Registrar: Signed H. Dijkema