OPPOSIZIONE N. B 2 425 661

ECM S.p.A., Via IV Novembre 29, 51034 Serravalle Pistoiese - Loc. Cantagrillo (PT), Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via dei Rustici, 5, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 GT Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Isole Cayman (richiedente), rappresentata da Lane IP Limited, 2 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DG, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 26/10/2015, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 425 661 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 13 044 706, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 9 e 42. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio comunitario n. 9 690 231. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio comunitario n. 9 690 231.

1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, apparecchiature d'elaborazione dati, computer, terminali di computer, unità periferiche per computer; software; estintori; abachi; macchine contabili; apparecchi di galvanizzazione; pesa-acido; pesa-acido per accumulatori; condotti acustici; accoppiatori acustici; attinometro; addizionatrici; antenne; aerometri; agende elettroniche; apparecchi per analisi dell'aria; campanelli di allarme elettrici; strumenti d'allarme; alcolometri; alidade a cannocchiale; altimetri; amperometri; apparecchi per l'amplificazione dei suoni; valvole amplificatrici; anemometri; disegni animati; batterie anodiche; anodi; segreterie telefoniche; occhiali antiriflesso; visiere antiabbaglianti; dispositivi antiparassiti [elettricità]; avvisatori antifurto; anticatodi; apertometri [ottica]; indotti [elettricità]; indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco; guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; paraventi d'asbesto per pompieri; apparecchi e strumenti per astronomia; apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; sportelli automatici (atm); strumenti azimutali; stadere; dispositivi per equilibrare; lettori di codici a barre; barometri; apparecchi di galvanizzazione; accumulatori elettrici per veicoli; batterie d'accensione; cassette per accumulatori; apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici; vaschette per accumulatori; boe luminose; campanelli [apparecchi avvisatori]; betatroni; binocoli [ottica]; lampeggiatori [segnali luminosi]; apparecchi fotocalcografici; strumenti di controllo per caldaie; cassette di derivazione [elettricità]; apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; cicalini; casse acustiche; fili elettrici; regoli calcolatori circolari; macchine calcolatrici; anelli per calibrare; calibro a corsoio; videocamere; macchine fotografiche; condensatori elettrici; tubi capillari; squadre; telai intermedi [fotografia]; astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; strumenti per la dissezione [microscopia]; registratori di cassa; mangianastri; catodi; dispositivi catodici per la protezione contro la ruggine; cinghie per cellulari; apparecchi di inquadrature dell'immagine per diapositive; apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici; apparecchi e strumenti di chimica; piastrine di silicio [circuiti integrati]; bobine a induzione; apparecchi di cromatografia di laboratorio; cronografi [apparecchi registratori di durata]; cineprese [apparecchi cinematografici]; pellicole cinematografiche impressionate; interruttori [elettricità]; interruttori automatici; dispositivi di pulizia per dischi acustici; indicatori di pendenza; indumenti speciali per laboratori; indumenti di protezione contro gli infortuni, le irradiazioni e il fuoco; indumenti di protezione antincendio; cavi cassiali; bobine elettriche; meccanismi funzionanti a moneta; meccanismi con funzionamento a monete per televisori; collettori elettrici; apparecchi elettrici di commutazione; commutatori; lettori di compact disc; compact disc [audio-video]; dischi ottici compatti; comparatori; bussole; bussole; software per giochi; tastiere del computer; memorie per computer; programmi registrati del sistema di gestione per computers; periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; software registrati; programmi per computer [scaricabili]; software registrati; elaboratori elettronici; conduttori elettrici; connessioni di linee elettriche; connessioni; lenti a contatto; contatti elettrici; astucci per lenti a contatto; astucci per vetrini di microscopio; pannelli di controllo dell'elettricità; convertitrici; fili di rame isolati; lenti di correzione [ottica]; strumenti di cosmografia; meccanismi per apparecchi funzionanti con l'introduzione di una moneta o gettone; combinatori [informatica]; connessioni; copriprese; manichini per test di collisione; crogioli; raddizzatori di corrente; ciclotroni; lampade per camere oscure [fotografia]; camere oscure [fotografia]; dispositivi per l' elaborazione dati; camere di decompressione; apparecchi smagnetizzatori di nastri magnetici; densimetri; densitometri; rivelatori; apparecchi per la diagnosi non per uso medico; diaframmi [acustica]; membrane per apparecchi scientifici; diaframmi [fotografia]; dittafoni; apparecchi di diffrazione [microscopia]; apparecchi per togliere il trucco elettrici; lettori di dischi [per computers]; dischi magnetici; apparecchi per misurare le distanze; apparecchi per la registrazione delle distanze; apparecchi per la distillazione per uso scientifico; quadri di distribuzione [elettricità]; armadi di distribuzione [elettricità]; banchi di distribuzione [elettricità]; maschere per immersione; scafandri; chip a dna; fischietti per chiamare i cani; dosatori; files di immagini scaricabili; files di immagini scaricabili; suonerie per cellulari scaricabili; metri per sarte; apparecchi per asciugare le copie fotografiche; supporti essiccatrici per la fotografia; linee elettriche sotterranee; lettori dvd; dinamometri; tamponi per le orecchie per subacquei; dispositivi per il montaggio di film cinematografici; sperauova; campanelli elettrici per porte; installazioni elettriche per il telecomando di operazioni industriali; indicatori di perdita di elettricità; condotte per l'elettricità; materiale per condotte per l'elettricità [fili, cavi]; recinti elettrificati; rotaie elettriche per il montaggio di riflettori; apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; apparecchi elettrodinamici per il telecomando degli scambi ferroviari; elettrolizzatori; bobine d'elettromagneti; videotabelloni; matite elettroniche per unità di visualizzazione; traduttori elettronici tascabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; etichette elettroniche per merci; braccialetti magnetici di identificazione; carte magnetiche codificate; apparecchi d'ingrandimento [fotografia]; epidiascopi; ergometri; esposimetri; estintori; astucci per occhiali a molla; catenelle per occhiali a molla; cordoncini per occhiali a molle; montature di occhiali a molla; oculari; strumenti a cannocchiale; telecopiatori; rivelatori di monete false; apparecchi di fermentazione [apparecchi di laboratorio]; cavi a fibre ottiche; taglierine per pellicole; pellicole impressionate; filtri per maschere respiratorie; filtri per raggi ultravioletti per la fotografia; filtri per apparecchi fotografici; avvisatori d'incendio; bastoni per combattere l'incendio; coperte antincendio; barche antincendio; pompe da incendio; scale di salvataggio [trasportabili]; manichette antincendio; lance da incendio; flash fotografici; lampadine per flash; dischetti magnetici; schermi fluorescenti; segnali da nebbia non esplosivi; apparecchi per l'analisi degli alimenti; telaietti per diapositive; apparecchi di controllo dell'affrancatura; frequenzimetri; mobilia speciale di laboratorio; fili in leghe metalliche [fusibili]; fusibili; galene [detettori]; apparecchi di galvanizzazione; apparecchi di galvanizzazione; galvanometri; indumenti di protezione antincendio; apparecchi per l'analisi dei gas; gasometri [strumenti di misurazione]; aste indicatrici; vetro rivestito con conduttore elettrico; apparecchi per lucidare le copie fotografiche; apparecchi gps [sistema di posizionamento globale]; guanti per subacquei; guanti per la protezione contro gli infortuni; guanti i protezione contro i raggi x per uso industriale; occhiali da sport; griglie per accumulatori elettrici; kit viva voce; nastri di pulizia di testine di registrazione; cuffie per la musica; apparecchi di controllo del calore; apparecchi eliografici; dispositivo di marcatura dell'orlo; apparecchi ad alta frequenza; supporti di bobine elettriche; ologrammi; trombe di altoparlanti; clessidre; idrometri; igrometri; guaine d'identificazione per fili elettrici; fili d'identificazione per fili elettrici; carte d'identità magnetiche; dispositivi elettrici per l'accensione a distanza; incubatrici per la coltura batterica; induttori elettrici; carte magnetiche; schede a circuiti stampati; apparecchi di intercomunicazione; interfacce [informatica]; invertitori [elettricità]; macchine per fatturare; apparecchi di ionizzazione non per il trattamento dell'aria o dell'acqua; sagome [strumenti di misura]; cambiadischi [informatica]; apparecchi musicali a gettone o a monete; scatole di giunzione [elettricità]; manicotti di giunzione per cavi elettrici; ginocchiere per operai; centrifughe da laboratorio; vassoi di laboratorio; pesa-latte; pesa-latte; computers portatili; laser non per uso medico; apparecchi per misurare lo spessore del cuoio; paraluce; obiettivi per l'astrofotografia; pesa-lettere; strumenti di livellazione; livelle [strumenti per determinare l'orizzontalità]; salvagenti; salvagenti [galleggianti]; salvagenti; reti di salvataggio; dispositivi di salvataggio; zattere di salvataggio; regolatori luminosi [dimmer]; diodi ad emissione luminosa [led]; puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; zavorre per apparecchi di illuminazione; scaricatori di sovracorrenti momentanee; limitatori [elettricità]; serrature elettriche; solcometri; altoparlanti; lanterne magiche; supporti magnetici per dati; codificatori magnetici; unità per nastri magnetici [informatica]; nastri magnetici; fili magnetici; bobine d'elettromagneti; calamite decorative [magneti]; lenti d'ingrandimento [ottica]; misuratori della pressione; bussole marine; scandagli per la misurazione dei fondi marini; boe di segnalazione; truschini; torri d'antenna di telefonia senza fili; strumenti e macchine per la prova di materiali; strumenti matematici; misure; strumenti di misura; apparecchi elettrici di misura; recipienti graduati di vetro; strumenti di misura; cucchiai dosatori; insegne meccaniche; megafoni; livelle a mercurio; rivelatori di oggetti metallici per uso industriale o militare; palloni meteorologici; strumenti meteorologici; contatori; metronomi; viti micrometriche per strumenti ottici; micrometri; microfoni; microprocessori; microscopi; microtomi; contachilometri registratori per veicoli; specchi d'ispezione per lavori; specchi [ottica]; modems; macchine per contare e assortire il denaro; apparecchi elettrici di sorveglianza; monitors [attrezzatura]; monitors [programmi per computers]; pompe da incendio; mouse [informatica]; tappetini per mouse; apparecchi e strumenti nautici; apparecchi di segnalazione navale; apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; strumenti per la navigazione; tubi luminosi per la pubblicità; reti di protezione contro gli infortuni; stringinaso per nuotatori; computers portatili; obiettivi [ottica]; strumenti d'osservazione; ottanti; ohmmetri; apparecchi e strumenti ottici; lettori ottici dei caratteri; condensatori ottici; supporti ottici per dati; dischi ottici; cavi in fibra ottica; vetri ottici; prodotti ottici; lampade ottiche; lenti ottiche; oscillografi; fornelli da laboratorio; apparecchi per travasare l'ossigeno; ozonatori [ozonizzatori]; parchimetri; acceleratori di particelle; contapassi [podometri]; spioncini ottici per porte; periscopi; riproduttori stereofinici portatili; indicatori di livello della benzina; dischi acustici; fotocopiatrici; esposimetri; apparecchi per la fototelegrafia; cellule fotoelettriche; apparecchi e strumenti di fisica; occhiali a molla; pipette; tavolette [strumenti di agrimensura]; planimetri; placche per accumulatori elettrici; plotters [tracciatori]; piombini per fili a piombo; piombini per fili a piombo; calcolatrici tascabili; polarimetri; lettori multimediali portatili; telefoni portatili [telefonini]; bilance di precisione; apparecchi di misura di precisione; tappi indicatori di pressione per valvole; registratori di pressione; misuratori della pressione; schede a circuiti stampati; schede a circuiti stampati; stampanti per computers; prismi [ottica]; sonde per uso scientifico; unità centrali di elaborazione [processori]; apparecchi di proiezione; schermi di proiezione; dispositivi di protezione contro i raggi x non per uso medico; dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; protezioni per la testa; caschi di protezione per lo sport; maschere di protezione; tute speciali di protezione per aviatori; goniometri [strumenti di misura]; macchine per ufficio a schede perforate; pulsanti di campanelli; pirometri; indicatori della quantità; sgocciolatoi per lavori fotografici; apparecchi radar; cercapersone [beeper]; apparecchi di radiologia per uso industriale; schermi radiologici per uso industriale; apparecchi radio; stazioni radiotelegrafiche; stazioni radiotelefoniche; apparecchi per la sicurezza del traffico ferroviario; lettori [informatica]; ricevitori (audio, video); dispositivi per cambiare le puntine per giradischi; giradischi; riduttori [elettricità]; dischi riflettenti per indumenti per prevenire gli infortuni stradali; rifrattometri; rifrattori; apparecchi elettrici di controllo; elettrodi per saldatura; apparecchi di teleguida; resistenze elettriche; respiratori per il filtraggio dell'aria; maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; tamponi per le orecchie; storte; anelli di fondo per storte; contagiri; reostati; caschi per l'equitazione; colonnine stradali luminose o meccaniche; bacchette di rabdomante; paline [strumenti d'agrimensura]; metri [strumenti di misura]; metri [strumenti di misura]; saccarimetri; cinghie di sicurezza [esclusi quelli per sedili di veicoli o per equipaggiamento sportivo]; teloni di salvataggio; pesasali; apparecchi di navigazione satellitare; satelliti per uso scientifico; dispositivi per equilibrare; scanners [informatica]; retini per la fotoincisione; schermi [fotografia]; calibri per filettatura; semiconduttori; sestanti; guaine per cavi elettrici; calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; scatti [fotografia]; scatti [fotografia]; cannocchiali di mira per armi da fuoco; campane di segnalazione; lanterne per segnali; boe di segnalazione; pannelli di segnalazione luminosi o meccanici; fischietti di segnalazione; impianti di segnalazione luminosi o meccanici; insegne luminose; simulatori per la guida o il controllo di veicoli; sirene; apparecchi per misurare lo spessore del cuoio; calibro a corsoio; diaproiettori; regoli calcolatori; diapositive; rivelatori di fumo; prese di corrente; calze riscaldate elettricamente; pile solari; maschere per saldatori; valvole solenoidi [interruttori elettromagnetici]; sonar; avvisatori acustici; sonometri; apparecchi per la registrazione del suono; supporti audio; nastri per la registrazione dei suoni; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la trasmissione del suono; apparecchi e macchine per scandagliare; piombi per scandagli; sagole per scandagli; para-scintille; portavoce; astucci per occhiali a molla; montature di occhiali a molla; lenti per occhiali; occhiali [ottica]; spettrografi; spettroscopi; apparecchi di controllo della velocità di veicoli; indicatori di velocità; apparecchi per la misura della velocità [fotografia]; regolatori di velocità per giradischi; sferometri; livelle [strumenti per determinare l'orizzontalità]; avvolgitori [fotografia]; impianti antincendio a spruzzo; regolatori per illuminazione scenica; stativi per apparecchi fotografici; cavi di avviamento per motori; dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; trasformatori che aumentano il voltaggio; stereoscopi; apparecchi stereoscopici; alambicchi per esperimenti in laboratorio; puntine di zaffiro per giradischi; solfitometri; occhiali da sole; apparecchi e strumenti geodesici; catene per agrimensori; strumenti per rilevamenti topografici; strumenti di livellazione; quadri di connessione; cassette per valvole [elettricità]; interrutori elettrici; tachimetri; magnetofoni; tassametri; apparecchi d'insegnamento; paradenti; fili telegrafici; telegrafi [apparecchi]; telemetri; telefoni; ricevitori telefonici; trasmettitori telefonici; fili telefonici; telescriventi; teleattivatori; interruttori [elettricità]; cannocchiali; televisori; apparecchi indicatori della temperatura; morsetti [elettricità]; provette; apparecchi per l'analisi non per uso medico; impianti di allarme antifurto elettrici; teodoliti; valvole termoioniche [radio]; termometri non per uso medico; apparecchi di controllo della temperatura; termostati per veicoli; distributori di biglietti; orologi marcatempo; apparecchi per la registrazione del tempo; minuterie [eccetto quelle per l'orologeria]; avvisatori automatici di caduta di pressione nei pneumatici; bracci per giradischi; totalizzatori; luci di segnalazione per la circolazione; trasformatori; transistors [elettronica]; emettitori elettronici di segnali; trasmettitori [telecomunicazione]; trasmettitori [telecomunicazione]; trasponditore [faro radar per telecomunicazioni]; triodi; treppiedi (per apparecchi fotografici); urometri; chiavi usb; indicatori di vuoto; valvole a vuoto [t.s.f.]; variometri; triangoli di segnalazione per veicoli in panne; apparecchi radio per veicoli; calibro a corsoio; nastri video; cartucce per videogiochi; magnetoscopi; videoschermi; videotelefoni; nastri video; mirini fotografici; viscosimetri; regolatori di voltaggio per veicoli; scaricatori; voltmetri; macchine elettorali; lastre di silicio [wafer]; giubbotti antiproiettile; contafili; ricetrasmittenti; bacinelle da lavaggio [fotografia]; indicatori del livello dell'acqua; ondametri; strumenti per misurare il peso; apparecchi e strumenti di pesatura; strumenti per misurare il peso; pesi; avvisatori a fischietto d'allarme; maniche a vento [mostraventi]; serrafili [elettricità]; fili elettrici; apparecchi per il trattamento del testo; schermi per la protezione del viso degli operai; poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; apparecchi radiografici non per uso medico; pellicole di roentgen impressionate; radiografie, non per uso medico; tubi a raggi x non per uso medico; apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; hardware per computer; software utilizati per potenziare le capacità e le caratteristiche di altri software e software non scaricabili on-line; software e applicazioni software per consentire trasmissione, accesso, organizzazione e gestione di messaggeria di testo, messaggeria rapida, riviste specializzate on-line, testi, collegamenti web e immagini via internet e altre reti di comunicazione; software scaricabili per agevolare pubblicità on-line, promozione commerciale, connessione di utenti di reti sociali con imprese e per rilevamento di utenti e pubblicità di terzi per fornire strategie, opinioni, marketing e prevedere comportamento dei consumatori; software scaricabile via internet e dispositivi wireless; software per accesso di informazioni su una rete informatica globale; software scaricabili in materia di connessione in rete sociale; software scaricabili in forma d'applicazioni cellulari; software per telecomunicazioni digitali senza fili; software per creazione, montaggio e distribuzione d'informazioni di testo e grafiche attraverso reti di comunicazione informatiche, strumenti senza fili, telefonici o di altro tipo di comunicazione, telefoni a Protocollo Internet (IP); programmi per computer scaricabili da utilizzare in telecomunicazioni, ovvero software di telecomunicazione per fornitura di accesso a utente singolo e utente multiplo a una rete informatica globale; tablet; telefoni portatili [telefonini]; videotelefoni; caratteri, serie complete di caratteri, disegni e simboli in forma di dati registrati; apparecchi, apparecchiature e strumenti elettronici di comunicazione; apparecchiature, apparecchi e strumenti per telecomunicazioni; giochi per computer; apparecchi hardware con funzioni multimediali ed interattive; manuali per l'utente in formato elettronico leggibile meccanicamente o da computer da utilizzare e venduti con tutti i suddetti articoli; nastri audio in vendita con opuscoli; registrazioni audio, video e di dati; lettori audio e video digitali con funzioni multimediali e interattive; software per telecomunicazioni e comunicazioni attraverso reti di comunicazione locali o globali, compresa internet, reti interne, reti esterne, reti televisive, di comunicazione mobile, cellulari e satellitari; software per creazione e distribuzione di biglietti d'auguri elettronici, messaggi e posta elettronica; telefoni; componenti per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; porta-cellulari; astucci in cuoio o sue imitazioni per cellulari; custodie per telefoni cellulari in tela o materiali tessili; dispositivi digitali elettronici portatili per elaborazione dati, elaborazione d'informazioni, archiviazione e visualizzazione dati, trasmissione e ricezione di dati, trasmissione di dati tra computer e software relativi; dispositivi digitali elettronici palmari per elaborazione dati, elaborazione d'informazioni, archiviazione e visualizzazione dati, trasmissione e ricezione di dati, trasmissione di dati tra computer e software relativi; lettori musicali e/o video digitali; lettori audio di mp3 e altri formati digitali; software di servizio per applicazioni da scrivania; software salvaschermo; software per individuare, eliminare e prevenire virus; software per codifica di dati; software per analisi e recupero di dati; software per copia di sistemi informatici, elaborazione dati, archiviazione di dati, gestione di file e gestione di banche dati; computer palmari, dispositivi d'assistenza personali digitali, agende elettroniche, taccuini elettronici; borse e custodie destinate a contenere lettori digitali di musica e/o video, computer portatili, dispositivi d'assistenza personali digitali, agende elettroniche e taccuini elettronici; dispositivi digitali elettronici cellulari per elaborazione dati, elaborazione d'informazioni, archiviazione e visualizzazione dati, trasmissione e ricezione di dati, trasmissione di dati tra computer; programmi per computer preregistrati per la gestione d'informazioni personali, software per la gestione di banche dati, software per il riconoscimento di caratteri, software per la gestione della telefonia, software per la posta elettronica e il trattamento di messaggi, software per cercapersone, software per telefoni cellulari; software per sincronizzazione di banche dati, programmi per computer per accesso, ricerca e consultazione in materia di banche dati on-line; software da utilizzare in connessione a servizi di abbonamento a musica on-line; software per consentire agli utenti di riprodurre e programmare immagini, fotografie, musica e audio relativo al divertimento, video, testi e contenuti multimediali; software con registrazioni musicali audio, audio per intrattenimento, video, testo e contenuti multimediali; software e firmware per gestione di programmi per sistemi operativi, programmi per sincronizzazione di dati e programmi per strumenti di sviluppo d'applicazioni per personal computer e computer tascabili; software per accesso a reti di comunicazione, compresa internet; attrezzature informatiche da utilizzare con quanto suddetto; software per sviluppare, scaricare, trasmettere, ricevere, modificare, estrarre, codificare, decodificare, leggere, visualizzare, archiviare ed organizzare testi, grafica, immagini e pubblicazioni elettroniche; pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di libri, opere teatrali, riviste, riviste specializzate, opuscoli, prospetti e bollettini d'informazione e periodici su un'ampia gamma di argomenti di interesse generale; hardware e software per la comunicazione telefonica integrata con reti informatiche d'informazione globale; dispositivi portatili elettronici per la ricezione, l'archiviazione e/o la trasmissione di dati e messaggi e dispositivi che consentono agli utenti l'archiviazione o la gestione d'informazioni personali; software per la rispedizione ad un nuovo indirizzo di messaggi, posta elettronica e/o altri dati ad uno o più dispositivi elettronici portatili da un archivio dati su o relativo ad un personal computer o ad un server; software per la sincronizzazione di dati tra una stazione o un dispositivo remoti ed una stazione od un dispositivo fissi o remoti; apparecchi e strumenti per effetti sonori (software); software per progettazione, creazione, pubblicazione e concessione di siti web; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, spettacoli comici, drammatici, d'azione, avventura e/o animazione; materiale e software per recupero di informazioni basate su telefonia.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi di analisi per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi; consulenza di architettura; architettura; autenticazione di opere d'arte; ricerche in batteriologia; ricerche biologiche; taratura [misurazione]; analisi chimiche; ricerche in chimica; servizi di chimica; inseminazione delle nuvole; programmazione per computers; noleggio di computers; consulenza in materia di software; progettazione di software; aggiornamento di software; analisi di sistemi informatici; servizi di progettazione di sistemi informatici; servizi di protezione contro i virus informatici; progettazione per la costruzione; consulenza nella progettazione e nello sviluppo di computers; consulenza in materia di economia dell'energia; conversione di dati o di documenti da un supporto fisico verso un supporto elettronico; ricerche in cosmetologia; creazione e manutenzione di siti web per i terzi; conversione di dati e di programmi informatici [diversi della conversione fisica]; decorazione interna; digitalizzazione di documenti [scansione]; servizi di stilista; duplicazione di programmi informatici; servizi di ingegneria; valutazione qualitativa della lana; ricerca geologica; ricerche geologiche; ricerche geologiche; disegno grafico; analisi della scrittura [grafologia]; alloggiamento di siti (internet); disegni industriali; installazione di software; servizi di laboratori scientifici; agrimensura; manutenzione di programmi per computers; collaudi di materiali; ricerche in meccanica; monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; esami di giacimenti petroliferi; ricerca del petrolio; controllo di pozzi di petrolio; servizi di disegnatori per imballaggi; ricerche in fisica; studi di progetti tecnici; fornitura di motori di ricerca per internet; fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride carbonica; controllo di qualità; recupero di dati in banche dati informatiche; locazione di software informatici; noleggio di server web; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; ricerche in materia di protezione dell'ambiente; stilismo [industrial design]; perizie [lavori d'ingegneria]; ricerche tecniche; collaudi di materiali; esplorazioni subacquee; pianificazione urbanistica; valutazione qualitativa del legname; controllo [revisione] di veicoli per l'affidabilità su strada; analisi delle acque; previsioni meteorologiche; progettazione, ricerca e sviluppo in materia di telecomunicazione e trasmissioni; progettazione di siti web e applicazioni software su reti informatiche globali e reti informatiche commerciali locali e interne; locazione di hardware e software; progettazione, manutenzione, prova ed analisi di software e programmi per computer; progettazione, prova ed analisi di sistemi informatici; aggiornamento di software per computer, fornitura di postazioni informatiche, recupero di dati informatici; fornitura d'informazioni in materia di computer sotto forma di pubblicazioni, riviste, supplementi di riviste, sezioni di riviste, bollettini d'informazione, opuscoli, prospetti, programmi d'esposizioni, relazioni, libri ed elenchi, disponibili on-line da banche dati informatiche o da internet; progettazione di arti grafiche e sviluppo di applicazioni software multimediali; controllo di sistemi informatici e reti informatiche di terzi, integrazione di sistemi di banche dati; servizi di provider d'applicazioni (asp); hostinf di un sito web interattivo e software non scaricabili on-line che consentono agli utenti di immettere, cercare, guardare, condividere, criticare, valutare e commentare messaggi, commenti, contenuti multimediali, video, film, pellicole, fotografie, contenuti audio, animazione, illustrazioni, immagini, testo, informazioni e altri contenuti generati dall'utente tramite una rete informatica globale ed altre reti informatiche e di comunicazione; concessione d'un sito web interattivo e software on-line non scaricabili per caricamento, scaricamento, immissione, visualizzazione, etichettatura, condivisione e trasmissione di messaggi, commenti, contenuti multimediali, video, film, fotografie, contenuti audio, animazione, illustrazioni, immagini, testi, informazioni ed altri contenuti generati dall'utente; creazione di abiti e di moda; fornitura di strumenti non scaricabili software on-line; hosting di un sito web contenente messaggi, commenti, contenuti multimediali, video, film, pellicole, fotografie, contenuti audio, animazione, illustrazioni, immagini, testo, informazioni e altri contenuti generati dall'utente on-line; concessione d'applicazioni software per terzi; concessione di contenuti digitali on-line; concessione di contenuti multimediali per conto terzi; servizi informatici, ovvero utilizzo temporaneo di interfacce per computer non scaricabili allo scopo di creare servizi d'informazione personalizzati on-line; progettazione, aggiornamento, prova ed analisi di software e programmi per computer; progettazione, prova ed analisi di sistemi informatici, hardware; creazione e manutenzione di siti web per conto terzi , concessione di siti web (siti web); progettazione di siti web e applicazioni software su reti informatiche globali e reti informatiche locali e interne; concessione di una comunità di un sito web on-line per utenti registrati; informazioni, gestione e consulenza riguardanti tutti i suddetti servizi.

Il marchio comunitario n. 9 690 231 è registrato per l'intero titolo delle Classi 9 e 42 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 27/01/2011. Ai sensi della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell’Ufficio del 20/06/2012, concernente i marchi comunitari depositati prima del 21/06/2012, l’Ufficio considera che l’intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti o servizi inclusi nell’elenco alfabetico delle classi in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l’edizione n. 9

Prodotti contestati in classe 9

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono i prodotti contestati.

Per quanto riguarda i prodotti contestati astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; cinghie per cellulari; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; suonerie per cellulari scaricabili; tappetini per mouse, essi, pur non essendo inclusi in nessuna delle categorie più ampie rappresentate dai prodotti esplicitamente menzionati nella Classe 9 del marchio anteriore, sono tuttavia, per i motivi di cui sopra, inclusi nell’elenco alfabetico rivendicato dall’opponente al momento della presentazione domanda del proprio marchio. Anche questi prodotti sono pertanto identici.

Servizi contestati in classe 42

I servizi contestati sono identici ai servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) o perché i servizi dell’opponente sono includono i servizi contestati.

2. I segni

LiteLOK
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

Il marchio anteriore è un marchio verbale composto dal termine “LiteLOK”. Per dovere di completezza si rammenta che i marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri ed altri segni riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che nel caso dei marchi denominativi non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino) è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine “Lightalk”, riprodotto in caratteri ordinari di colore grigio scuro. La prima lettera “L” è maiuscola mentre le rimanenti lettere sono minuscole. Al di sopra di questo elemento verbale è posto un elemento figurativo composto dalla raffigurazione, altamente stilizzata, del muso e le zampe anteriori di un orsetto, la testa del quale è sormontata da due linee curve di diverse dimensioni, essendo la minore delle due posta nella parte inferiore.

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle prime due lettere “Li” e nell’ultima lettera “K” degli elementi verbali “LiteLOK” e “Lightalk”. Essi differiscono, invece, nelle lettere che costituiscono le parti centrali dei loro elementi verbali, ovvero le lettere “-teLO-” di “LiteLOK” e “-ghtal-” di “Lightalk”, oltre che negli elementi figurativi del marchio impugnato.

Sotto il profilo fonetico, per quanto concerne i consumatori di lingua inglese, i segni coincidono nella pronuncia della prima sillaba “Lite-“ del marchio anteriore e “Ligh(t)” del marchio impugnato. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nella sillaba “LOK” del segno anteriore e “Talk” del marchio impugnato, pur avendo dette sillabe alcuni suoni in comune, nello specifico i suoni “l” e “k”. Per quanto invece riguarda il pubblico non di lingua inglese, le differenze tra i marchi dal punto di vista fonetico sono più marcate. I segni saranno infatti pronunciati nello stesso modo solo limitatamente alle lettere iniziali “Li” e alla lettera finale “K”, mentre i restanti elementi, anche a causa della loro diversa collocazione, saranno pronunciati in forma distinta.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico di lingua inglese assocerà i marchi alla luce del fatto che entrambi fanno riferimento al concetto di, tra gli altri, leggero, moderato, light, limitatamente all’elemento verbale “Lite” del marchio anteriore (che è una versione alternativa del termine light) e alle lettere “Light” del marchio impugnato (che saranno estrapolate dal termine composto “Lightalk”, che risulta per l’appunto dalla contrazione dei termini “Light” e “talk”). Limitatamente a questi elementi, i segni sono pertanto concettualmente simili. Per quanto riguarda ancora il solo pubblico di lingua inglese, i marchi presentano differenze concettuali dovute all’elemento “talk” del marchio impugnato, che sarà inteso, tra gli altri, come l’equivalente dell’italiano conversazione e al concetto di orsetto al quale si collega l’elemento figurativo.

Per quanto invece riguarda il pubblico non di lingua inglese, la Divisione d’Opposizione non può escludere che una parte di esso possa intendere i termini “lite” e “light” data la loro diffusione e utilizzo nel mercato. Anche in questo caso i segni presenteranno una certa somiglianza concettuale solo contrastata dalla presenza del concetto rappresentato dalla raffigurazione dell’orsetto, dato che i restanti elementi non verranno associati ad alcun significato. Infine, per la parte del pubblico rilevante che non assocerà nessuno degli elementi verbali a un concetto esistente, i segni si differenziano concettualmente solo in quanto nel marchio impugnato è presente la raffigurazione stilizzata di un orsetto.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e, parzialmente, concettuali, i segni oggetto della comparazione siano simili.

3. Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

Per la parte del pubblico di lingua inglese e per quanti altri consumatori comprendano il significato dei termini “Lite” e “Light”, essi sono associati al concetto di leggero, moderato, light. Tenendo conto che i prodotti e servizi rilevanti sono prodotti e servizi tecnici che possono avere versioni “leggere” o, per l’appunto, “light”, nel senso di meno onerose, si considera che questi elementi siano dotati di una limitata capacità distintiva per tutti i prodotti e servizi. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dell'elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento di limitata capacità distintiva è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione.

Per quanto riguarda l’elemento “talk”, esso sarà associato dal pubblico che ha una sufficiente comprensione della lingua inglese, al concetto di conversazione, e tenendo conto che alcuni dei prodotti e servizi rilevanti sono prodotti e servizi relativi alla comunicazione, si considera che questo elemento sia dotato di una limitata capacità distintiva per quei prodotti e servizi che hanno a che fare con la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini, quali esempio gli apparecchi telefonici. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dell'elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di tale elemento di limitata capacità distintiva è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione.

Per la parte del pubblico rilevante per la quale gli elementi verbali dei marchi non possiedono alcun significato, i marchi in questione non contengono elementi che potrebbero essere chiaramente considerati più distintivi di altri.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

5. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

6. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto sono identici. Tali prodotti e servizi sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, entrambi aventi, in relazione ai prodotti e servizi de quo, un grado di attenzione medio.

I segni presentano solo limitati elementi di analogia dal punto di vista visivo, fonetico e, per una parte del pubblico rilevante, concettuale. In primis, essi presentano un impatto visivo diverso, in ragione della difforme struttura che combina componenti denominative e figurative differenti.

La struttura dei marchi è indubbiamente diversa, il marchio anteriore essendo un marchio verbale composto da un solo termine, “LiteLok”, laddove il marchio impugnato è un segno maggiormente articolato che combina un elemento denominativo ad un elemento grafico di normale distintività.

È vero che i marchi coincidono concettualmente, per almeno una parte del pubblico rilevante, nel termine “lite/light”. Tuttavia questo elemento risulta essere di impatto limitato in relazione ai prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto e per almeno una parte del pubblico rilevante.

Ciò che quindi si dimostra dirimente è che le componenti verbali “LiteLok”, e in particolare le tre lettere “Lok” e “Lightalk” risultano complessivamente diverse, e a maggior ragione per la parte del pubblico rilevante che non attribuirà ad esse alcun significato. Se infatti per il pubblico di lingua inglese a differenziare i segni in conflitto si somma anche la presenza del termine “talk”, chiaramente riconoscibile nel marchio impugnato, per quanti non associno alcun significato ai marchi in disputa, è evidente che gli elementi in grado di operare una differenziazione tra di essi sono molteplici, a partire dal numero di sillabe, che sono tre nel caso del marchio su cui si basa l’opposizione (“Li-te-LOk”) e due nel caso di “Lightalk” del marchio impugnato. Inoltre, e questa circostanza vale indipendentemente dalla lingua parlata e compresa dai consumatori rilevanti, il marchio impugnato contiene un elemento figurativo che, pur non avendo carattere dominante, gioca comunque un ruolo nella differenziazione tra i marchi, tenendo in considerazione il fatto che l’elemento denominativo di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (cfr. sentenza del 31/01/2013, T-54/12, K2 SPORTS, punto 40).

In virtù di quanto sopra, posto che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi ritenuti identici provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto delle marcate differenze tra i segni e del livello di attenzione quantomeno medio che caratterizza il consumatore di riferimento dei prodotti e servizi in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico rilevante. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• La registrazione di marchio italiano n. 1 441 339 per il marchio denominativo “LiteLOK”.

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti e servizi, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto ii) REMC, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBAÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).