OPPOSIZIONE N. B 2 428 822

Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via Goldoni n. 10, 20129 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Barzano' & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Vanessa Franchini, Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 06/11/2015, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 428 822 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; articoli d'abbigliamento per lo sport.

2. La domanda di marchio comunitario n. 13 046 719 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 13 046 719, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 134 882. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti abiti in pelli camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni pantaloncini magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande sottovesti cappelli foulards cravatte impermeabili.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; articoli d'abbigliamento per lo sport.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “comprendenti”, utilizzato nell’elenco dei prodotti dell’opponente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (v. sentenza del 09/04/2003, T‑224/01,‘Nu‑tride’).

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

L’abbigliamento include, in quanto categoria più ampia, l’abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti abiti in pelli camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni pantaloncini magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande sottovesti cappelli foulards cravatte impermeabili dell'opponente. È impossibile per la Divisione d’Opposizione filtrare questi prodotti dalle categoria sopra menzionata. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

Gli articoli d'abbigliamento per lo sport si sovrappongono all’abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti abiti in pelli camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni pantaloncini magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande sottovesti cappelli foulards cravatte impermeabili dell’opponente. È impossibile per la Divisione d’Opposizione filtrare questi prodotti dalle categoria sopra menzionata. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti del richiedente, i prodotti in questione sono considerati identici.

Le scarpe hanno la medesima finalità dell'abbigliamento: infatti entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli abiti di solito si aspettano di trovare le scarpe nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento che scarpe. Pertanto, le scarpe sono simili all’abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti abiti in pelli camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni pantaloncini magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande sottovesti cappelli foulards cravatte impermeabili dell’opponente.

La cappelleria e l’abbigliamento sono simili. Essi hanno infatti lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di abbigliamento che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di cappelleria non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di cappelleria sono talvolta scelti come complementi d’abbigliamento. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, cappelleria e l’abbigliamento per uomo donna e ragazzi in genere comprendenti abiti in pelli camicie camicette gonne tailleurs giacche pantaloni pantaloncini magliette pigiami calze canottiere busti reggicalze mutande sottovesti cappelli foulards cravatte impermeabili dell’opponente sono considerati simili.

2. I segni

DG
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Sotto il profilo visivo, il marchio anteriore è un marchio verbale composta dalla due lettere DG. Il segno impugnato è un marchio figurativo composto dalle lettere ‘D’ e ‘G’ in grassetto maiuscolo separate dalla figura stilizzata di un uomo in piedi con le mani appoggiate ai fianchi. Ad ambi i lati delle lettere sono presenti degli elementi figurativi simili a delle fiamme orizzontali stilizzate. All’interno della lettera ‘D’ è presente, in caratteri molto più piccoli, la parola ‘THE’. I segni sono simili nella misura in cui entrambi includono le lettere ‘DG’. Essi differiscono, invece, nei rimanenti elementi del segno impugnato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘D-G’ presenti in entrambi i segni. La pronuncia dei segni differisce nelle lettere ‘THE’ del segno impugnato.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore è privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento. La figura stilizzata di persona e gli elementi figurativi simili a delle fiamme stilizzate saranno percepiti come tali dal pubblico di riferimento. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, i segni oggetto della comparazione siano simili.

3. Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

Il marchio anteriore non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

L'elemento ‘THE’ presente nel segno impugnato è in dimensioni nettamente più piccole rispetto ai rimanenti elementi del marchio che hanno un maggior impatto visivo e pertanto sono dominanti.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

6. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici e in parte simili.

I marchi sono simili nella misura in cui entrambi includono le lettere ‘DG’ che costituiscono interamente il marchio anteriore. I segni differiscono nel termine ‘THE’ e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Come visto nella sezione c) della presente decisione, l’elemento ‘THE’ è riprodotto all’interno del marchio impugnato in dimensioni così ridotte da permettere di concludere che tale elemento sarà trascurato dal pubblico di riferimento che focalizzerà la sua attenzione principalmente sulle lettere ‘DG’.

Il segno impugnato è un marchio complesso composto di elementi verbali e figurativi. A tal riguardo va rilevato che in linea di principio quando un segno è composto di elementi figurativi e denominativi, l’elemento denominativo ha sul consumatore di solito un impatto più forte dell’elemento figurativo, perché il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione citando il nome che descrivendo l’elemento figurativo (v. sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, punto 37; decisione del 19/12/2011, R 0233/2011-4, Best Tone, punto 24; decisione del 13/12/2011, R 0053/2011-5, Jumbo, punto 59).

Inoltre, il consumatore non ha presenti entrambi i segni al momento dell’atto dell’acquisto, ma decide in conformità a una memoria incompleta e incerta, per cui sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni.

Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a controbilanciare le differenze.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 134 882 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il marchio italiano anteriore n. 1 134 882 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, T‑342/02, “Moser Grupo Media”).

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo rivendicato dall’opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

Jessica LEWIS

Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).