OPOSICIÓN Nº B 2 465 550

La Gavia asesores, S.L., Jose Abascal, 32 - planta 1, puerta izq., 28003 Madrid, España (parte oponente), representada por Molero Patentes y marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Jafer Limited, 3rd floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town

,Tortola, Islas Vírgenes de Gran Bretaña (solicitante), representado por Lerroux & Fernández-Pacheco, Núñez de Balboa, 54, 3°, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 23/11/2015, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 465 550 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes servicios impugnados:

Clase 35: Tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios ayuda, asistencia, asesoría, dirección y consultoría para la organización, administración, explotación, dirección y traspaso de negocios comerciales y/o empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización - a través del sistema de venta directa - de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de cuidado de higiene y belleza personal; servicios de venta al por mayor venta, al por menor, venta directa y venta a través de redes globales de comunicación mundial y reagrupamiento por cuenta de terceros de productos cosméticos, maquillaje, perfumería, de tocador, productos higiénicos, prendas de vestir, juguetes, joyería, bisutería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad por medios físicos o electrónicos; servicios de promoción de ventas a través de tarjetas de afinidad y membresías que otorgan bonificaciones, descuentos y premios; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo.

Clase 44 Servicios de estilistas, de manicura, masajes, spa, solarium, bronceado artificial, cirugía estética; servicios brindados por salones de belleza y de peluquería; servicios de aromaterapia

2. La solicitud de marca comunitaria n° 13 226 121 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los servicios de la solicitud de marca comunitaria nº 13 226 121 en concreto contra todos los servicios de las clases 35 y 44. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca anterior comunitaria nº 10 287 696. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra  b), del RMC.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMC

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición examinará en primer lugar la oposición respecto a la marca anterior comunitaria nº 10 287 696.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Servicios de venta al menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de productos de belleza, perfumería, cosmética, peluquería, cremas, estética, aceites esenciales y jabones.

Clase 44: Servicios de salones de masaje, belleza, peluquería, estética, bronceado y tatuajes; servicios médicos.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión profesional de negocios artísticos; administración comercial; valoración de negocios comerciales; peritajes comerciales; información sobre negocios; tramitación administrativa de pedidos de compra; servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; servicios de ayuda, asistencia, asesoría, dirección y consultoría para la organización, administración, explotación, dirección y traspaso de negocios comerciales y/o empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización - a través del sistema de venta directa - de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de cuidado de higiene y belleza personal, de joyería y bisutería; Servicios de venta al por mayor venta, al por menor, venta directa y venta a través de redes globales de comunicación mundial y reagrupamiento por cuenta de terceros de productos cosméticos, maquillaje, perfumería, de tocador, productos higiénicos, prendas de vestir, juguetes, joyería, bisutería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad por medios físicos o electrónicos; servicios de promoción de ventas a través de tarjetas de afinidad y membresías que otorgan bonificaciones, descuentos y premios; asesoría y servicios de marketing y publicidad; investigación de mercados y encuestas; información comercial y de negocios; verificación de cuentas y contabilidad; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo.

Clase 44 Servicios de estilistas, de manicura, masajes, spa, solarium, bronceado artificial, cirugía estética; servicios brindados por salones de belleza y de peluquería; servicios de aromaterapia

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por mayor venta, al por menor, venta directa y venta a través de redes globales de comunicación mundial y reagrupamiento por cuenta de terceros de productos cosméticos, maquillaje, perfumería, de tocador, productos higiénicos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad por medios físicos o electrónicos; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo se encuentran comprendidos en las especificaciones de ambas marcas (incluyendo sinónimos). Por tanto se consideran idénticos.

Los servicios impugnados de venta al por mayor venta, al por menor, venta directa y venta a través de redes globales de comunicación mundial y reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir, juguetes, joyería, bisutería, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad por medios físicos o electrónicos; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo se consideran similares a los servicios de venta al menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de productos de belleza, perfumería, cosmética, peluquería, cremas, estética, aceites esenciales y jabones de la parte oponente. Los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza, ya que ambos son servicios de venta, tienen la misma finalidad, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y tienen el mismo método de uso.

Los servicios de promoción de ventas a través de tarjetas de afinidad y membresías que otorgan bonificaciones, descuentos y premios; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo son servicios proporcionados por las mismas empresas que proporcionan los servicios de ventas y en conexión con ellos y por tanto son similares. Los servicios tienen la misma finalidad, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y son complementarios, además están dirigidos a los mismos consumidores finales.

Los servicios impugnados de tramitación administrativa de pedidos de compra; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo están relacionados con los servicios de venta de la marca oponente. Los servicios de venta se pueden ofrecer mediante pedidos de compra por varios medios. Por tanto, tales servicios son complementarios, tienen la misma finalidad y están destinados a los mismos usuarios finales. En consecuencia, tales servicios se consideran similares.

Los servicios impugnados de ayuda, asistencia, asesoría, dirección y consultoría para la organización, administración, explotación, dirección y traspaso de negocios comerciales y/o empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización - a través del sistema de venta directa - de productos cosméticos, de maquillaje, de perfumería, de cuidado de higiene y belleza personal; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo, están relacionados con los servicios de venta de perfumería y cosmética de la marca oponente. Los servicios enfrentados se pueden ofrecer por los mismos proveedores mediante pedidos de compra por varios medios. Por tanto, tales servicios son complementarios, tienen la misma finalidad y están destinados a los mismos usuarios finales. En consecuencia, tales servicios se consideran similares.

Los servicios impugnados en clase 35 publicidad; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; gestión profesional de negocios artísticos; administración comercial; valoración de negocios comerciales; peritajes comerciales; información sobre negocios; servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; servicios de ayuda, asistencia, asesoría, dirección y consultoría para la organización, administración, explotación, dirección y traspaso de negocios comerciales y/o empresas dedicadas exclusivamente a la comercialización - a través del sistema de venta directa - de productos de joyería y bisutería; asesoría y servicios de marketing y publicidad; investigación de mercados y encuestas; información comercial y de negocios; verificación de cuentas y contabilidad; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; ninguno de los servicios mencionados tiene relación con servicios de empleo están relacionados con el asesoramiento comercial; administración y gestión empresarial y la publicidad, en tanto que los servicios registrados en la marca anterior son servicios relacionados con la venta en la clase 35 o servicios relacionados con la salud y el cuidado personal. Estos servicios no tienen absolutamente ningún punto de contacto con los servicios de la marca impugnada: la naturaleza, destino, utilización o carácter competidor o complementario con los servicios contrapuestos son totalmente diferentes.

Servicios impugnados de la clase 44

Los servicios de estilistas, de manicura, masajes, spa, solarium, bronceado artificial, servicios brindados por salones de belleza y de peluquería; servicios de aromaterapia impugnados se incluyen en la categoría más amplia de los servicios de salones de masaje, belleza, peluquería, estética, bronceado y tatuajes de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

Los servicios de cirugía estética impugnados se incluyen en la categoría más amplia de los servicios médicos de la parte oponente. Por tanto se consideran idénticos.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por motivos de economía de procedimiento, la División de Oposición comparará los signos centrándose en la parte del público destinatario de habla española, portuguesa, italiana y rumana.

Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en «UNI». Por otro lado, difieren en «CENTROS» y «CO» si se percibe la O de la marca anterior y «QUE» del signo impugnado, en la forma geométrica básica usada como fondo, y en los elementos figurativos de menos envergadura, una gota y un cuadrado con una línea en diagonal a la izquierda del término y en los colores de la marca anterior.

Fonéticamente, la marca anterior se pronunciara /cen-tros-u-ni-ko/ o /cen-tros-u-nik/ y la marca impugnada /u-ni-ke/ en español, portugués y rumano y /u-ni-kue/ en italiano. La pronunciación de los signos coincide en las sílabas /u-ni-/ y en el sonido de la letra /k/, presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida los signos son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en el sonido de las sílabas /cen-tros/ y el sonido de las letras /o/ del signo anterior, si se percibe, y /ue/ de la marca impugnada.

Conceptualmente, los elementos del signo anterior CENTROS UNIC o UNICO se percibirán como siendo UNIC o UNICO el nombre del centro en el que se desarrolla una actividad, por el público en el territorio de referencia. Incluso por el público rumano debido a la cercanía del equivalente centros/centre. El otro signo no tiene ningún significado para el público del territorio considerado. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado por parte del público, los signos no son conceptualmente similares.

Sin embargo y debido a la cercanía, no puede descartarse que parte del público perciba UNIQUE como el equivalente francés de UNICO solo y sin otro de su especie.

En dicha medida y para la parte del público que perciba este significado los signos son similares desde el punto de vista conceptual.

Teniendo en cuenta las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales al menos para parte del público, antes mencionadas, se considera que los signos comparados son similares.

3. Elementos distintivos y dominantes de los signos

A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.

Las marca impugnada no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos ni dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos.

El elemento «CENTROS» del signo anterior se asociará a «Lugar en que se desarrolla una actividad determinada» Teniendo en cuenta los servicios en cuestión se considera que este elemento es no distintivo puesto que designa el lugar en el que se proveen estos servicios, en este caso el nombre del centro. El público que entiende el significado del elemento no prestará tanta atención a ese elemento no distintivo como a los demás elementos más distintivos de la marca. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, este elemento no distintivo tendrá un impacto reducido.

El elemento verbal UNIC/UNICO, según se perciba, de la marca anterior, en virtud de su tamaño, color y posición central, eclipsa los otros elementos de la marca, es por esto el elemento dominante.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente ha reivindicado que la marca anterior posee un carácter distintivo elevado pero no ha presentado ninguna prueba que demuestre dicha reivindicación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Público destinatario – nivel de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general y también al público empresarial por lo que se refiere a algunos de los servicios de la clase 35.

6. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Se ha considerado que los servicios son parcialmente idénticos, parcialmente similares y parcialmente distintos y están destinados al público en general.

La comparación global de los signos permite constatar que presentan coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales, al menos para una parte del público, en el territorio de referencia en la parte verbal de los signos y en el color naranja. Además, como se ha explicado en la sección c) de esta decisión, el término ‘centros’ de la marca anterior se considera débil puesto que es de uso común para designar el lugar en el que se facilitan los servicios.

Conviene también tener en cuenta que cuando los signos constan de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo de los signos suele tener un mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo, puesto que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal.

Es necesario recordar que el consumidor mencionado, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, lo más probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda y las asocie.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las semejanzas entre los mismos, por lo que el consumidor, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos, debido a su semejanza, respecto a servicios idénticos o similares tienen un mismo origen empresarial.

El solicitante cita decisiones nacionales anteriores para fundamentar sus argumentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las decisiones de los tribunales y las oficinas nacionales en relación con los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen un efecto vinculante para la Oficina, ya que el régimen de la marca comunitaria es un sistema autónomo que se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional (véase la sentencia de 13/09/2010, T‑292/08 ‘Often’).

Aunque las decisiones nacionales anteriores no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto, especialmente cuando la decisión se haya tomado en un Estado miembro pertinente para el procedimiento.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento puesto que la oficina Española no ha entrado a dirimir el riesgo de confusión respecto del púbico de habla portuguesa italiana o rumana y esta División de Oposición no puede ignorarlo.

En particular, el solicitante señala que es titular del registro español nº  3 098 867 contra el que no prosperó la oposición y otras marcas nacionales grafico-denominativas similares, con las que existe una convivencia registral.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que: «… no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por las instancias de la OAMI. Sin embargo, dicha posibilidad sólo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (sentencia de 11/05/2005, T‑31/03,”GRUPO SADA”, párrafo 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o comunitarios no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse igualmente que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará en principio a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en el Registro) a nivel nacional y/o comunitario como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares, por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

En el presente caso, cabe señalar que la parte oponente señala que dichas resoluciones han sido recurridas y por tanto no son finales.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

Finalmente cabe precisar que tampoco son pertinentes para el presente procedimiento los ejemplos de marcas similares ante las que el oponente no haya presentado oposición puesto que el oponerse o no al registro de una marca es decisión discrecional del oponente.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base de la marca registrada española nº 10 287 696 de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1 del RMC, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida a esos servicios.

Como consecuencia del carácter unitario de la marca comunitaria, establecido en el artículo 1, apartado 2 del RMC, una marca comunitaria anterior produce los mismos efectos en todos los Estados miembros. Por tanto, cabe invocar marcas comunitarias anteriores para oponerse a cualquier solicitud posterior de marca que pueda perjudicar su protección, incluso cuando esto sólo suceda en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea. De lo que se sigue, que el principio establecido en el artículo 7, apartado 2 del RMC, el cual dispone que es suficiente que exista un motivo absoluto de denegación en parte de la Comunidad para que se deniegue una solicitud de marca comunitaria, es también aplicable, por analogía, a un motivo de denegación relativo en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

La parte oponente también ha basado su oposición en el Registro de marca española nº 2 876 927 y en la marca notoriamente conocida para la marca figurativa .

Puesto que estas marcas son idénticas a la que se ha comparado y cubren los mismos servicios o un ámbito menor de ellos, el resultado no puede ser diferente con respecto a los servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2 del RMC, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición sólo ha prosperado para una parte de los servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Agueda MAS PASTOR

Ignacio IGLESIAS ARROYO

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).