WIDERSPRUCH Nr. B 2 472 531

Grand Café le Tomasa Salzburger Straße GmbH, Salzburger Straße 19,
10825 Berlin, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch v. Nieding Ehrlinger Geipel Ingendaay PartGmbB, Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Marie-Luise Höft, Kurfürstenstraße 50, 12249 Berlin, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Erbe Rechtsanwalt & Steuerberater, Leibnizstraße 22, 10625 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 23/05/2018 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Widerspruch Nr. B 2 472 531 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

Vorbemerkung

Mit Wirkung vom 01/10/2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV), unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Mit Wirkung vom 14/05/2018 wurden ferner die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 kodifiziert und durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgehoben. Alle Bezugnahmen auf die UMV, DVUM und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen auf die sich aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn dies ausdrücklich anders angegeben ist.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen (der Klassen 29, 35 und 43) der Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 580 907 (Wortmarke: „Tomasa”) ein. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Eintragung
Nr. 302 013 062 318 (Wortmarke: „Tomasa“) sowie auf dieser Unternehmensbezeichnung in Deutschland. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie Absatz 4 UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Dienstleistungen der Klasse 45 (vgl. Schreiben der Widersprechenden vom 20. April 2018 mit aktuellem Registerauszug):

Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich die Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte und für gewerbliche und nichtgewerbliche Schutzrechte.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 35 und 43:

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und fette.

Klasse 35: Werbung; Werbung und Unternehmensverwaltung in Bezug auf den Betrieb von Cafeterien, Cafés, Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants, Kaffeehäusern, im Rahmen des Caterings, Bars und Weintheken; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung über Eröffnung und Führung von Restaurants.

Klasse 43: Zubereitung von Speisen und Getränken; Verpflegung mittels zentraler Speiseversorgung; zentraler Speiseversorgung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbesondere Verpflegung von Gästen in Cafeterien, Cafés, Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Selbstbedienungsrestaurants, Kaffeehäusern, im Rahmen des Caterings, Bars und Weintheken; Betrieb von Cafeterien, Cafés; Kantinen, Restaurants, Schnellimbissrestaurants (Snackbars), Selbstbedienungrestaurants, Kaffeehäusern, Catering, Bars und Weintheken; Partyservice und Cateringdienstleistungen, sowie die dazugehörigen Beratungsdienstleistungen; Vermietung von Räumen für Veranstaltungen, Feierlichkeiten und Feste; Bereitstellung von für den Verzehr von Speisen und Getränken vorgesehene gastronomietechnische Ausstattungen; Erteilung von Auskünften und Beratungen in Bezug auf die in Klasse 43 genannten Dienstleistungen.

Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren und Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

Das Wort „nämlich“, welches im Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Dienstleistungen.

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 33 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza Klassifikation erscheinen.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Waren

Klasse 29 enthält im Wesentlichen Nahrungsmittel tierischer Herkunft sowie Gemüse und andere essbare, für den Verzehr oder die Konservierung zubereitete Gartenbauprodukte. Im Gegensatz dazu befasst sich die ältere Marke mit der sehr speziellen Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte und für gewerbliche und nichtgewerbliche Schutzrechte.

Sämtliche angefochtene Nahrungsmittel sind unähnlich zu den Dienstleistungen der älteren Marke. Sie sind somit von anderer Art, haben einen abweichenden Zweck, nämlich den der Ernährung, richten sich an Verbraucher mit unterschiedlichen Interessen, werden über abweichende Angebots-/Vertriebskanäle angeboten und stammen von anderen Herstellern/Anbietern. Es besteht auch weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Klasse 35 umfasst im Wesentlichen Dienstleistungen, die von Personen oder Organisationen erbracht werden, deren Haupttätigkeit die Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eines Handelsunternehmens, oder die Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmen ist, sowie Dienstleistungen von Werbeunternehmen, die sich in Bezug auf alle Arten von Waren oder Dienstleistungen hauptsächlich mit Mitteilungen an die Öffentlichkeit und mit Erklärungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung befassen.

Sämtliche angefochtene Dienstleistungen sind unähnlich zu denen der älteren Marke. Sie sind von anderer Art, haben einen abweichenden Zweck, richten sich an Verbraucher mit unterschiedlichen Interessen, werden über abweichende Angebotskanäle angeboten und stammen von anderen Anbietern. Es besteht auch weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Dienstleistungen, vgl. auch Entscheidung der Beschwerdekammer in Bezug auf Werbung R 1674/2011-2 vom 15. Juni 2012, „i'm hatin' it (FIG. MARK)/I'M LOVIN' IT“, Rdnr. 51.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 43

Klasse 43 enthält im Wesentlichen Dienstleistungen, die erbracht werden von Personen oder Unternehmen, deren Zweck es ist, Speisen oder Getränke für den Verzehr zuzubereiten, sowie Dienstleistungen bestehend der Gewährung von Unterkunft oder von Unterkunft und Verpflegung durch Hotels, Pensionen oder andere Unternehmen, die die Beherbergung von Gästen sicherstellen.

Sämtliche angefochtene Dienstleistungen sind unähnlich zu denen der älteren Marke. Sie sind von anderer Art, haben einen abweichenden Zweck, richten sich an Verbraucher mit unterschiedlichen Interessen, werden über abweichende Angebotskanäle angeboten und stammen von anderen Anbietern. Es besteht auch weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Dienstleistungen, vgl. auch Entscheidung der Beschwerdekammer R 2111/2013-1 vom 18. März 2014 „MAS Q TAPAS BAR_RESTAURANT (FIG. MARK)/MAS Q MENOS (FIG. MARK)”, Rdnr. 22.

b) Schlussfolgerung

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV ist die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Da die Waren und Dienstleistungen eindeutig unähnlich sind, ist eine der notwendigen Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV nicht erfüllt, und der Widerspruch muss zurückgewiesen werden.

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass der Widerspruch, insoweit er auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV basiert, ebenfalls zurückgewiesen werden muss, weil die Waren und Dienstleistungen offensichtlich nicht identisch sind.

NICHT EINGETRAGENE MARKE ODER IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR BENUTZTES ANDERES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

(a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

(b) dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Im vorliegenden Fall lagen der Widerspruchsschrift keinerlei Beweismittel für die Benutzung des älteren Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr bei.

Am 04/05/2915 wurde der Widersprechenden für die Einreichung der vorgenannten Unterlagen eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingeräumt. Diese Frist lief am 04/09/2015 ab.

Die Widersprechende legte bezüglich des Kennzeichens, auf das der Widerspruch gestützt wird, keinerlei Nachweise für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr vor.

Die bloße Tatsache, dass das Zeichen gemäß den Anforderungen des jeweiligen einzelstaatlichen Rechts eingetragen ist, reicht für die Anwendung von
Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht aus. Wie oben ausgeführt, gilt die Anforderung der Benutzung gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV unabhängig davon, ob einzelstaatliches Recht die Untersagung einer jüngeren Marke allein aufgrund der Eintragung eines Unternehmenskennzeichens, d. h. ohne jegliche Anforderung hinsichtlich der Benutzung, gestattet.

Da eine der in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannten notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, ist der Widerspruch, soweit er diesen Grund betrifft, als unbegründet zurückzuweisen.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV (ehemals Regel 94 Absatz 3 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, gültig bis 01/10/2017) bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Martin EBERL

Peter QUAY

Karin KLÜPFEL

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Artikel 109 Absatz 8 UMV (ehemals Regel 94 Absatz 4 UMDV, gültig bis 01/10/2017) ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.