URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO

(ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE)


Wydział Działań Operacyjnych

L123


Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji zgodnie z Artykułem 7 Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („RWZT”) oraz Zasadą 11(3) Rozporządzenia wykonawczego w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („RWWZT”)


Alicante, 27/11/2015



KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA RADOSŁAW CHMURA

ul. J.P. Woronicza 78/1

02-640 Warszawa

POLONIA


Nr zgłoszenia:

013628912

Nr referencyjny zgłaszającego:


Znak towarowy:

smartFIRMA

Rodzaj znaku:

Znak graficzny

Zgłaszający:

Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

ul. Łubinowa 4A

03-878 Warszawa

POLONIA

Plus TM Management

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Postępu 3

02-676 Warszawa

POLONIA




Zawiadomieniem z dnia 03/02/2015 roku o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd zadecydował na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RWZT, że zgłoszony znak jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.


W dniu 31/03/2015 Zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:


  1. Zgłoszony znak graficzny posiada zdolność odróżniającą, gdyż jest wyrażeniem fantazyjnym, o charakterze jedynie sugerującym.

  2. Analiza zgłoszonego znaku musi dotyczyć znaku jako całości, a nie jedynie poszczególnych elementów tworzących ten znak.

  3. Urząd niewłaściwie zdefiniował docelową grupę odbiorców znaku, jako konsumentów pochodzących z Unii Europejskiej, posługujących się językiem duńskim i szwedzkim, gdyż dla większości konsumentów nieposługujących się ww. językami określenie smart FIRMA będzie oznaczeniem fantazyjnym, w szczególności w odniesieniu do oznaczenia „FIRMA”.

  4. Określenie smart FIRMA jest inwencyjnym i oryginalnym sposobem zestawienia wyrazów, nadającym mu oryginalne i abstrakcyjne znaczenie, w szczególności w kontekście różnorodności towarów i usług objętych zgłoszeniem.

  5. Fakt, że zgłoszony znak posiada charakter promocyjny, czy zachwalający nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy rejestracji znaku, gdyż także wyrażenie o pozytywnych konotacjach może posiadać charakter odróżniający.

  6. Znak smart FIRMA jest oznaczeniem słowno- graficznym, a grafika nadaje oznaczeniu charakter odróżniający.

  7. Urząd dokonał uprzednio rejestracji kilku znaków powołanych przez Zgłaszającego, w tym znaków zawierających element słowny „SMART”.

  8. Oznaczenie smart FIRMA jest używane przez licencjobiorcę Zgłaszającego- Polkomtel sp. z o. o., w związku z tym znak mógł dotrzeć do szerokiego grona odbiorców jako, że licencjobiorca poniósł wysokie koszty i nakłady związane z kampaniami reklamowymi programu lojalnościowego o nazwie „smart firma”.


Zgodnie z art. 75 RWZT Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których Zgłaszający miał okazję się odnieść.


Po rozważeniu argumentów Zgłaszającego, Urząd zdecydował w całości podtrzymać zastrzeżenia odnośnie zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.


Zgodnie z ustalonym orzecznictwem, każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (RWZT) jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, który leży u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę przy ocenie każdej z tych podstaw może, a nawet musi odzwierciedlać różne rozważania, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16 września 2004 w sprawie C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH/OHIM, SAT.2, Rec. str. I-8317, pkt 25).


W myśl art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.


Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27/02/2002, T 79/00, ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15/09/2005, T 320/03, ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).


Chociaż kryteria oceny odróżniającego charakteru są takie same dla wszystkich rodzajów znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być takie samo dla każdego z tych rodzajów, a zatem może okazać się trudniejsze wykazanie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych niż innych (wyrok z dnia 29/04/2004 w sprawach połączonych C‑456/01 P oraz C‑457/01 P, ‘Henkel’, pkt 38).


Ponadto również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić, że na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, w tym przypadku także przez przeciętnego konsumenta, może wpływać poziom jego uwagi, który może się różnić ze względu na kategorię danych towarów lub usług (wyrok z dnia 05/03/2003, T‑194/01, ‘Tablette ovoïde’, pkt 42 oraz wyrok z dnia 03/12/2003, T‑305/02, ‘Forme d’une bouteille’, pkt 34).


Oznaczenie, takie jak np. hasło, spełniające inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w klasycznym rozumieniu, „ma odróżniający charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT jedynie wówczas, gdy może być odbierane jako określające pochodzenie handlowe danych towarów lub usług, tak aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców odróżnienie bez ryzyka wprowadzenia w błąd, towarów i usług właściciela znaku towarowego od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe” (wyrok z dnia 05/12/2002, T‑130/01, ‘REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS’, pkt 20 oraz wyrok z dnia 03/07/2003, T‑122/01, ‘BEST BUY’, pkt 21).


Urząd podtrzymuje, iż zgłoszony znak pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, w związku z czym nie jest on zdolny pełnić w obrocie handlowym podstawowej funkcji znaku towarowego jako identyfikator pochodzenia handlowego towarów i usług od danego przedsiębiorcy.


W zawiadomieniu z dnia 28/11/2014 o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd uzasadnił, z jakich względów uznał, iż zgłoszony znak smart FIRMA nie posiada wymaganego w minimalnym stopniu charakteru odróżniającego na docelowym rynku towarów i usług. Wskazane zostało, iż całościowy wydźwięk znaku słownego ma jedynie charakter promocyjny, toteż pełni on wyłącznie funkcję zachwalającą. Urząd nie podziela stanowiska Zgłaszajacego, który podnosi, że określenie „SMART LIFE” jest jedynie sugestywne, czy aluzyjne, gdyż zdaniem Urzędu oznaczenie to wprost komunikuje odbiorcom znaku informację o pozytywnej konotacji odnośnie towarów i usług oferowanych pod znakiem. Z tego względu, zgłoszony znak nie jest w stanie zapaść w pamięci konsumentów tak, aby w sposób stały, co jest funkcją znaku towarowego determinować zachowania konsumentów na tym rynku.


Odnosząc się do argumentu Zgłaszającego, jakoby badanie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku obejmowało jedynie poszczególne elemety słowne tworzące ten znak z osobna, a nie znak jako całość, Urząd wskazuje na utrwalone w tym zakresie orzecznictwo, zgodnie z którym badanie znaku może przebiegać dwutorowo, gdyż w celu ustalenia, czy zgłoszone oznaczenie zostanie odebrane przez odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego, należy dokonać analizy ogólnego wrażenia wywieranego przez wspomniane oznaczenie. Niemniej jednak nie wyklucza to uprzedniego zbadania każdego z poszczególnych elementów, z których znak jest złożony (wyrok z dnia 19/09/2001, T 337/99, ‘Tablette ronde rouge and blanc’, pkt 49). Badanie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku, tj. tworzących go elementów słownych „SMART” i „FIRMA” i przedstawienia graficznego oraz ogólny wydźwięk całego wyrażenia „smart FIRMA”, doprowadziło do wniosku, iż oznaczenie to nie jest wyrażeniem fantazyjnym, czy zaskakującym w stopniu umożliwiającym jego odróżnialność na docelowym rynku towarów i usług.


Nie jest trafny argument Zgłaszającego, zgodnie z którym Urząd niewłaściwie zdefiniował docelową grupę odbiorców, jako odbiorców duńsko i szwedzkojęzycznych na terenie Unii Europejskiej. W ocenie Zgłaszającego, założenie to jest błędne, gdyż znajomość ww. języków jest marginalna, a co za tym idzie rozpoznawalność znaczenia wyrażenia „smart FIRMA” będzie znikoma w odniesieniu do zdecydowanej większości odbiorców w Unii Europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o element słowny znaku - „FIRMA”, który nie będzie zrozumiany przez konsumentów nieposługujących się językiem duńskim, czy szwedzkim. W konsekwencji Zgłaszający podnosi, że znak smart FIRMA dla zdecydowanej większości odbiorców będzie jedynie wyrażeniem fantazyjnym, pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia. W tym kontekście, Urząd wskazuje na treść przepisu art. 7 ust. 2 RWZT, zgodnie z którym oceny bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zgłoszonego znaku jako wspólnotowego znaku towarowego [art. 7 ust. 1 lit. a) - k) RWZT], dokonuje się bez względu na fakt, iż podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty. Oznacza to, że całkowicie bezprzedmiotowym jest to, że język duński, czy szwedzki nie jest językiem powszechnie znanym na terenie Unii Europejskiej, a znak nie będzie posiadał określonego znaczenia w odczuciu odbiorców nieposługujących się tymi językami. Wystarczającym jest to, że odpowiedni krąg odbiorców istotny z punku widzenia analizy znaku przeprowadzanej właśnie w kontekście duńsko i szwedzkojęzycznych odbiorców (istotnej „części Wspólnoty” w rozumieniu art. 7 ust. 2 RWZT ) natychmiastowo i jednoznaczenie odczyta znaczenie znaku.


Urząd nie podziela stanowiska Zgłaszającego, zgodnie z którym znak graficzny smart FIRMA tworzy oryginalne i innowacyjne wyrażenie, które może mieć niejednolity, czy abstarakcyjny charakter w kontekście różnorodności towarów i usług objętych zgłoszeniem. Przeciwnie, zarówno sposób zestawienia wyrazów zawartych w znaku, jak, jednolitość znaczeniowa jego elementów słownych i element graficzny nie pozwalają na uznanie, iż znak ten posiada minimalny charakter odróżniający, wymagany zgodnie z treścią przepisu art.7 ust. 1 lit b) RWZT. Należy wskazać, iż znaczenie każdego z elementów słownych wyrażenia smart FIRMA jest jednoznaczne i nie budzące żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Słowa “SMART” i ”FIRMA” odpowiednio w języku duńskim i szwedzkim oznaczają: <<zdolny, bystry, sprytny, dobry, odpowiedni>>1 oraz <<firma, przedsiębiorstwo, biznes>>2, a zatem z uwagi na ich jednolitość znaczeniową, także całość wyrażenia smart FIRMA, będzie jednoznaczna. W konsekwencji, w ocenie Urzędu połączenie wyrazów „SMART” i „FIRMA” nie tworzy wyrażenia o wielowymiarowym, czy abstrakcyjnym znaczeniu. Słowo „SMART”, jest powszechnie używane w obrocie handlowym w celu wskazania pozytywnych aspektów oferowanych towarów, czy usług, jako produktów, usług „inteligentnych”, szeroko i łatwo dostępnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Zatem jako całość oznaczenie smart FIRMA będzie postrzegane jako oznaczenie promujące zręczność działania firmy, „smart” przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane, dobrze prosperujące, a co za tym idzie dostarczające dobrej jakości towary i usługi, odpowiadające potrzebom konsumenta.


W kontekście argumentu zgłaszającego, zgodnie z którym sama rejestracja znaku towarowego nie może być wykluczona jako taka ze względu na zachwalający lub reklamowy charakter używania tego znaku, gdyż także wyrażenie o pozytywnych konotacjach może posiadać charakter odróżniający, Urząd w pełni podziela co do zasady powyższe stanowisko poparte wyrokiem Sądu z dnia 04/10/2001, w sprawie C-517/99, ‘Merz & Krell GmbH & Co.’, punkt 40. Niemniej jednak, w omawianej sprawie argumentacja oparta na powyższym orzeczeniu nie znajduje zastosowania, gdyż Urząd stoi na stanowisku, że zgłoszony znak składa się jedynie z oznaczenia o charakterze promocyjnym, zachwalającym, którego przekaz będzie jednoznacznie postrzegany przez omawiany krąg odbiorców, jako informacja odnoszaca się do pozytywnych aspektów omawianych towarów i usług, mianowicie tego, że są to towary wyprodukowane i usługi świadczone dla firm, które chcą być „smart” czyli dizałać w oparciu o najnowsze technologie automatycznego sterowania komputerowego i mobilnej komunikacji cyfrowej. Natomiast w odniesieniu do towarów i usług skierowanych do przeciętnych konsumentów indywidualnych określenie to zostanie odebrane jako promocyjny przekaz, który również służy wyłącznie podkreśleniu pozytywnych aspektów producenta/dostawcy towarów, czy usług, tj. „smart” firmy, dobrze prosperującego i zarządzanego przedsiębiorstwa, a więc i do samych towarów, czy usług, które skoro zapewniają silną pozycję rynkową producentowi/dostawcy (firmie), spełniają oczekiwania konsumentów i odpowiadają potrzebom rynku. Omawiany znak smart FIRMA pełni zatem wyłącznie funkcję promocyjną i nie posiada nawet mnimalnego stopnia odróżnialności, który jest niezbędnym przymiotem znaku towarowego, jako wskaźnika pochodzenia handlowego dóbr i usług oferowanych pod znakiem.


Urząd nie podziela stanowiska zgłaszającego, że grafika nadaje oznaczeniu charakter odróżniający. Pomimo iż znak jest znakiem graficznym, nie posiada, zdaniem Urzędu, na tyle charakterystycznej grafiki, aby umożliwiała ona jego łatwe i natychmiastowe zapamiętanie. Należy, bowiem zauważyć, że wyrażenie smartFIRMA zapisano przy użyciu standardowej, czcionki w czerwonym kolorze. Zawarte w znaku dodatkowe elementy graficzne ograniczają się do małych liter w słowie smart i wielkich liter w słowie FIRMA. Elementy te są jednak na tyle proste, iż nie są w stanie odwrócić uwagi właściwego odbiorcy od istotnego przekazu elementu słownego. Również zgłoszona kolorystyka nie jest elementem na tyle nietypowym, aby mogła nadać charakter odróżniający.


Odnosząc się do argumentu Zgłaszającego, iż Urząd dokonał uprzednio rejestracji kilku znaków powołanych w piśmie Zgłaszającego, w tym znaków zawierających element słowny „SMART”, wystarczy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RWZT, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo wspólnotowe, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15/09/2005 C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09/10/2002 T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).


Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27/02/2002 T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).


Na koniec, w kontekście argumentu Zgłaszającego, że oznaczenie smart FIRMA jest używane przez licencjobiorcę Zgłaszającego - Polkomtel sp. z o. o., w związku z tym znak mógł dotrzeć do szerokiego grona odbiorców jako, że licencjobiorca poniósł wysokie koszty i nakłady związane z kampaniami reklamowymi programu lojalnościowego o nazwie „smart firma”, Urząd wskazuje, że fakt ten nie może być wzięty pod uwagę przy badaniu istnienia pierwotnej zdolności odróżniającej omawianego znaku.


Urząd zaznacza, iż powyższa kwestia nie jest przedmiotem badania w sytuacji odmowy rejestracji znaku jako wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na wystąpienie bezwzględnej przeszkody rejestracji, a jedynie w przypadku badania ewentualnego nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej na terytorium Unii Europejskiej w myśl art. 7 ust. 3. RWZT, który to argument należałoby udokumentować odpowiednim materiałem dowodowym. W ocenie Urzędu powołany przez Zgłaszającego fakt używania znaku przez licencjobiorcę nie stanowi podstawy do analizy omawianego znaku pod tym kątem.


Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 RWZT, zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego 013628912 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów i usług objętych niniejszym zgłoszeniem.


Na mocy art. 59 RWZT zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Na mocy art. 60 RWZT odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy. Ponadto w terminie czterech miesięcy od tego samego dnia wnosi się pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 800 EUR.




Anna BAKALARZ

1Język duński: Smart „kvik og dygtig; behændig i forretningssager” → bystry i zdolny, zręczny w sprawach gospodarczych (informacje pochodzące ze słownika języka duńskiego Gyldendals Røde Ordbøger, wyszukane dnia 27/11/2014, pod adresem: http://ordbog.gyldendal.dk/sitecore/content/Ordbog/Home/Opslag/Resultat.aspx?q=smart&lcode=DADA&pos=adj.&lemdesc=&cq=Smart&cpos=adj.&clemdesc ), Smart „hensigtsmæssig; klog; god” → właściwy, odpowiedni, sprytny, dobry (informacje pochodzące ze słownika języka duńskiego Den Danske Ordbog, wyszukane dnia 27/11/2014, pod adresem: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=firma&search=S%C3%B8g);
Język szwedzki: bystry, chytry, przebiegły, smart, sprytny, zdolny (informacje pochodzące ze słownika szwedzko-polskiego Glosbe, wyszukane dnia 27/11/2014, pod adresem: https://pl.glosbe.com/sv/pl/ ),

2Język duński: „virksomhed inden for handel, service eller industri” →działalność (biznes) w handlu, usługach lub przemyśle: firma, przedsiębiorstwo, biznes (informacje pochodzące ze słownika języka duńskiego Den Danske Ordbog, wyszukane dnia 27/11/2014, pod adresem: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?

query=firma&search=S%C3%B8g),
Język szwedzki: firma, przedsiębiorstwo (informacje pochodzące ze słownika szwedzko-polskiego Glosbe, wyszukane dnia 27/11/2014, pod adresem: https://pl.glosbe.com/sv/pl/);

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Hiszpania

Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344

www.oami.europa.eu

Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)