LÖSCHUNGSABTEILUNG




LÖSCHUNG Nr. 11 210 C (NICHTIGKEIT)


Abitron Germany GmbH, Adalbert-Stifter-Straße 2, 84085 Langquaid, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)


g e g e n


Hetronic International, Inc., 3000 NW 149th Street, Oklahoma City Oklahoma 73134, Vereinigte Staaten von Amerika (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Karl-Scharnagl-Ring 6, 80539 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).


Am 28.02.2019 trifft die Löschungsabteilung die folgende



ENTSCHEIDUNG


1. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.


2. Die Antragstellerin trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.



BEGRÜNDUNG


Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 13 711 718 „NOVA“ (Wortmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen alle Waren der Klasse 9. Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV sowie auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV.


ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN


Die Antragstellerin trägt vor, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Unionsmarke bösgläubig gehandelt habe. Die Marke sei unter Missachtung der der Markeninhaberin seit Jahren bekannten, über Jahrzehnte erfolgten, umfangreichen Benutzung des Zeichens „NOVA“ durch die Antragstellerin angemeldet worden, um die Antragstellerin an der eigenen Nutzung des Zeichens zu hindern und damit wirtschaftlich zu schädigen. Die Antragstellerin zähle zu den führenden Herstellern von qualitativ hochwertigen (Sicherheits-)Funkfernsteuerungen für Krane, Maschinen und Fahrzeuge für die Industrie, den Bausektor, für den Bereich der mobilen Hydraulik sowie den Sonderfahrzeugbau. Bei der NOVA-Serie handele es sich um kleine, robuste Funkfernsteuerungen für digitale und proportionale Anwendungen in speziellem Design in drei unterschiedlichen Größen (M, L, XL). Die Markeninhaberin sei ein US-amerikanisches Unternehmen und gehöre zur HETRONIC-Gruppe. Seit dem 06/06/2014 stünden sich die Parteien mit ihren Produkten als Konkurrenten auf dem deutschen Markt gegenüber. Bereits im Juni 2014 habe die Inhaberin begonnen, die bisherigen Kunden der Antragstellerin zu kontaktieren und abzuwerben.


Die Antragstellerin macht die Firmengeschichte und die Verbindungen zwischen der Antragstellerin und der Markeninhaberin bekannt. Der Ursprung der gesamten HETRONIC-Gruppe befinde sich in Langquaid und gehe bis ins Jahr 1982 zurück. Damals habe Max Heckl mit der Entwicklung der ersten Funkfernsteuerungen begonnen. Aus seiner Firma „Heckl Electronic“ sei am 09/04/1990 die HETRONIC Steuersysteme GmbH hervorgegangen, die am 13/08/2007 in HETRONIC Deutschland GmbH umbenannt worden sei. In den folgenden Jahren sei ein weltweites Netzwerk gegründet worden, unter anderem HETRONIC Asia, HETRONIC Malta, HETRONIC USA, HETRONIC International. Die Entwicklung und die Produktion seien bei der HETRONIC-Steuersysteme GmbH in Deutschland verblieben. Die vom Gründer, Max Heckl, bis 2008 allein geführte HETRONIC-Gruppe sei im Herbst 2008 geteilt worden, und zwar in den Teilkonzern, der mit Unternehmenskaufvertrag von Methode Electronics Inc., USA erworben worden sei, und in die HETRONIC Deutschland GmbH. Die HETRONIC Deutschland GmbH sei nicht Gegenstand des Unternehmenskaufvertrages geworden. Zu den Vermögenswerten der Firma hätten auch die Rechte an der nicht eingetragenen Marke „NOVA“ gehört. Mit Unternehmenskaufvertrag vom 31/03/2010 seien sämtliche Vermögenswerte der HETRONIC Deutschland GmbH an die HETRONIC Germany GmbH verkauft und auf sie übertragen worden - somit auch die Rechte an der nicht eingetragenen Marke „NOVA“. Im Jahre 2013 hätten die Geschäftsführung und ein wesentlicher Teil der technischen Leitung die Antragstellerin verlassen. Am 06/06/2014 seien die vorgenannten Verträge seitens der Markeninhaberin außerordentlich gekündigt worden. Danach sei die Firma der Antragstellerin (Abitron Germany GmbH) am 06/06/2014 gegründet worden. Somit habe die Antragstellerin alle Vermögenswerte der HETRONIC Germany GmbH durch Unternehmenskaufvertrag vom 31/08/2014 erworben.


Des Weiteren führt die Antragstellerin die Historie der NOVA-Produkte der Antragstellerin aus. Die Serie sei in den 90er Jahren von der HETRONIC Steuersystem GmbH entwickelt worden. Die neu entwickelte Funkfernsteuerung sei mit der Kennzeichnung „NOVA“ auf der Messe „BAUMA 1995“ vorgestellt worden. Die vertraglichen Regelungen innerhalb der HETRONIC-Gruppe seien eindeutig gewesen: Die HETRONIC Steuersysteme GmbH sei von Anfang an Inhaberin der Rechte an dem Zeichen „NOVA“ gewesen. Sie allein bzw. die nachfolgende HETRONIC Germany GmbH hätten die NOVA-Produkte in Deutschland vertreiben dürfen. Die Rechte seien zu keinem Zeitpunkt auf die Markeninhaberin übergangen oder übertragen worden. Die Vermögenswerte der HETRONIC Deutschland GmbH sollten ausdrücklich bei dieser verbleiben. Somit sei die Markenanmeldung bösgläubig und zum Zweck erfolgt, die Antragstellerin an der weiteren Verwendung des Zeichens NOVA in Deutschland zu hindern.


Die Antragstellerin bezieht sich auch auf die nicht eingetragene Marke „NOVA“, die von ihr verwendet werde. Das Zeichen habe durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr bereits Ende der 1990er Jahre innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt. Bei den beteiligten Verkehrskreisen handele sich um gewerbliche Kunden aus den Bereichen Bau, Industrie und Hydraulik. Die Produktreihe sei seit 1995 allein von der HETRONIC Steuersysteme GmbH und seit 2007 von der HETRONIC Deutschland GmbH auf dem deutschen Markt angeboten und verkauft bzw. vermietet worden. Das Zeichen sei seit 1995 umfassend genutzt worden und habe einen enormen wirtschaftlichen Erfolg.


Die Markeninhaberin bestreitet bzw. „berichtigt“ den Vortrag der Antragstellerin bezüglich der Firmengeschichte, der Benutzung des Zeichens „NOVA“ sowie der Verbindungen zwischen der Antragstellerin und der Markeninhaberin. Die Markeninhaberin trägt vor, dass der Gründer Max Heckl im Zuge der Verlagerung des Firmenstammsitzes in die USA alle immateriellen Vermögensgüter, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte der HETRONIC Steuersysteme GmbH und den übrigen verbundenen Unternehmen der HETRONIC-Gruppe, auf die neu gegründete HETRONIC International übertragen habe. Somit seien die Rechte an dem Zeichen „NOVA“ auf die HETRONIC International übergegangen. Die HETRONIC Steuersysteme GmbH habe lediglich als ein nicht-exklusives Montage- und lokales Vertriebsunternehmen für Hetronic-Produkte fungiert. Die Firma sei im Jahr 2007 in HETRONIC Deutschland GmbH umbenannt worden, die auch als nicht-exklusiver Vertriebs- und Montagepartner von HETRONIC International in Deutschland agiert habe. Die von der Firma zusammengebauten Systeme seien mit dem HETRONIC-System-Identifizierungslabel versehen worden. Die HECTRONIC-Gruppe sei mit Unternehmenskaufvertrag vom 30/09/2008 an Methode Electronics Inc. verkauft worden. Somit hätten Methode und deren Tochtergesellschaften sämtliche Vermögensgegenstände und Anteile aller HETRONIC-Gesellschaften der HETRONIC-Gruppe mit Ausnahme der HETRONIC Deutschland erworben. Die Inhaberrechte an den Marken „HETRONIC“ sowie an der deutschen Benutzungsmarke „NOVA“ seien auf Methode und ihre Tochtergesellschaften übertragen worden. Die Firma HETRONIC Deutschland sei nicht Gegenstand des Vertrages und habe weiterhin das Vertriebs- und Montagegeschäft geführt. Einige Unternehmen der Methode-Gruppe hätten unter der Kontrolle der Markeninhaberin weiterhin in ganz erheblichem Umfang diverse Produkte der Marken „HETRONIC“ bzw. „NOVA“ direkt an verschiedene Kunden in Deutschland verkauft. Zwar trage die Antragstellerin richtig vor, dass die HETRONIC Deutschland an HETRONIC Germany GmbH verkauft worden sei, jedoch hätten die Rechte an der deutschen Benutzungsmarke „NOVA“ nicht zu den übertragenen Vermögenswerten gehört. HETRONIC Germany habe das Recht, „NOVA“-Produkte, die sie entweder als fertige Produkte von der Markeninhaberin bezogen oder selbst unter Benutzung von Originalteilen der Markeninhaberin montiert habe, zu beerben, zu vermarkten und zu verkaufen. Stattdessen seien unter Verletzung des Vertrags gefälschte Teile verwendet worden, was zur Beendigung der vertraglichen Beziehungen geführt habe. Nachdem die Markeninhaberin von den Vertragsverstößen Kenntnis erlangt hatte, habe sie den Lizenz- und den Vertriebsvertrag außerordentlich gekündigt. Nach der Beendigung der vertraglichen Beziehungen seien die HETRONIC-Produkte von den mit der Markeninhaberin verbundenen Unternehmen der Methode-Gruppe unter der Kontrolle der Markeninhaberin an Abnehmer in Deutschland geliefert worden. Auch in der Zukunft beachsichtige die Markeninhaberin den Verkauf der „NOVA“-Produkte fortzusetzen. Zwar möge die Antragstellerin durch den Kaufvertrag vom 31/08/2014 sämtliche Vermögenswerte erworben haben, zu diesen zählte aber mitnichten ein Recht an dem Produktnamen „NOVA“. Die Markeninhaberin habe die Antragstellerin mit Schreiben vom 02/07/2015 abgemahnt und aufgefordert, die Benutzung des Zeichens „NOVA“ zu unterlassen. Auf diese Abmahnung habe die Antragstellerin mit dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit reagiert.


Die Markeninhaberin führt aus, dass kein relativer Nichtigkeitsgrund vorliege. Die Antragstellerin habe nicht beweisen können, dass ihr die Rechte an dem Produktnamen „NOVA“ in Deutschland zustünden. Die Markeninhaberin stimmt zu, dass die Benutzung des Zeichens zur Kennzeichnung von Funkfernsteuerungen in Deutschland bereits Ende der 1990er Jahre begonnen habe, und das Zeichen als Marke Verkehrsgeltung erworben habe. Das Zeichen sei im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem einzigen bestimmten Unternehmen, nämlich dem der HETRONIC Steuersysteme gesehen worden. Mit der Übertragung einer Benutzungsmarke wechsele lediglich die Inhaberschaft an dieser Marke. Für den weiteren Bestand einer Benutzungsmarke komme es nicht darauf an, ob mit der Marke ein konkretes Unternehmen in Verbindung gebracht werde. So sei das Zeichen von HETRONIC Steuersysteme auf HETRONIC International, auf Methode-H (2008) und die Markeninhaberin übertagen worden. Mithin sei die Markeninhaberin bis heute Inhaberin der Benutzungsmarke. Die Antragstellerin sei nicht Inhaberin der älteren deutschen Marke und habe kein älteres Recht nachgewiesen.


Die Markeninhaberin trägt vor, dass die Anmeldung der Unionsmarke keinesfalls als bösgläubig bewertet werden könne. Die bloße Kenntnis genüge nicht für die Annahme der Bösgläubigkeit. Die Markeninhaberin habe mit der Anmeldung eine eigene Benutzungsabsicht verfolgt. Die Inhaberin habe ein berechtigtes Ziel gehabt, da sie gewusst habe, dass die Antragstellerin versuche, Nutzen aus der Verwendung ihres bekannten Zeichens „NOVA“ zu ziehen.


Die Antragstellerin bestreitet die Inhaberschaft der Markeninhaberin an der nicht eingetragenen Marke „NOVA“. Das Vorbringen der Inhaberin sei sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch bezüglich des behaupteten Übertragungsvorgang und -inhalts unsubstantiiert. Es bleibe auch unklar, wann die von der Markeninhaberin behauptete Übertragung stattgefunden haben soll. Es fehlten Vereinbarungen über die Rechte an der nicht eingetragenen Marke „NOVA“. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sei die Rechtslage eine vollkommen andere. Die Benutzung des Zeichens sei bis August 2014 ausschließlich durch die HETRONIC Steuersysteme GmbH, HETRONIC Deutschland GmbH sowie HETRONIC Germany GmbH erfolgt. Diese Firmen hätten ein exklusives Vertriebsrecht für HETRONIC-Produkte in Deutschland. HETRONIC International bzw. Methode H-International Inc. hätten allein aufgrund der Direktbelieferung von BOMAG durch die HETRONIC Malta Limited kein eigenes Recht an der deutschen nicht eingetragenen Marke „NOVA“ erworben.


Die Markeninhaberin bestreitet weiterhin die Inhaberschaft der Antragstellerin an der nicht eingetragenen Marke. Die Markeninhaberin habe eine Klage gegen die HETRONIC Germany beim United States District Court for the Western District of Oklahoma gestellt. Im Rahmen einer Voruntersuchung des Verfahrens habe eine Zeugenvernehmung stattgefunden. Herr Heckl sei unter anderem zur Entstehung der Marke „NOVA“ befragt worden. Die von Herrn Heckl gemachten Ausführungen bestätigten die in bisherigen Schriftsätzen der Markeninhaberin dargelegte Auffassung der Sach- und Rechtslage. Herr Heckl habe ausdrücklich bestätigt, dass alle eingetragenen und nicht eingetragenen Markenrechte im Jahr 2000 von der HETRONIC Steuersysteme GmbH auf die damals neu gegründete U.S.-Gesellschaft übertragen worden seien. Darüber hinaus seien diese Rechte im Jahr 2010 auf die Methode Electronics Inc. übertragen worden. Herr Heckl bestätige, dass die HETRONIC Steuersysteme ein nicht exklusives Montage- und lokales Vertriebsunternehmen für die HETRONIC Produkte gewesen seien. HETRONIC Deutschland habe auch keine geistigen Eigentumsrechte an den Funkfernsteuerungen.


Die Antragstellerin bestreitet weiterhin die Inhaberschaft der Markeninhaberin. Bezüglich der Aussagen von Herrn Heckl trägt sie vor, dass diese zwar richtig seien, die Schlussfolgerungen daraus hingegen nicht. Herr Heckl sagt aus, die Übertragung sei dokumentiert worden, dieses Dokument sei aber nicht auffindbar. Es wisse niemand mehr, zu welchen Konditionen sie stattgefunden hätte. Des Weiteren sei kein Kaufpreis gezahlt worden. Erhebliche Zweifel drängten sich an der Glaubwürdigkeit von Herrn Heckl auf.


Die Markeninhaberin erwidert, dass an der Glaubwürdigkeit des Herrn Heckl, an der Richtigkeit seiner Aufführungen sowie an der Rechte an der Marke „NOVA“ der Inhaberin keine Zweifel bestünden.



Zur Stützung ihrer Ausführungen hat die Antragstellerin am 20/07/2015 folgende Unterlagen eingereicht:


  • Auszug aus dem Internetauftritt der Antragstellerin www.abitronremote.com vom 14/07/2015. Im Auszug sind NOVA Produkte von Abitron zu sehen.


  • Eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführerin der Antragstellerin, Frau Daniela Hammerer, vom 16/07/2015. In der Erklärung wird die Firmengeschichte vorgetragen. Frau Hammerer führt aus, dass die von HETRONIC Germany GmbH angebotenen Funkfernsteuerungen, insbesondere die NOVA-Serie, zum größten Teil in Deutschland hergestellt worden seien. Der Anteil der NOVA-Serie am Gesamtumsatz der HETRONIC Germany GmbH habe in den Jahren 2010-2014 zwischen 40 und 43% umfasst. Bei der ABITRON Germany GmbH sei dieser bisher auf etwa die Hälfte (49%) des Gesamtumsatzes gestiegen. Die HETRONIC International (Markeninhaberin) führe einen Rechtsstreit gegen die HETRONIC Germany GmbH, Gegenstand der Klage sei eine angebliche Vertragsverletzung. Des Weiteren sei eine Klageerweiterung auf die ABITRON Germany GmbH erfolgt.


  • Auszug aus dem Unternehmenskaufvertrag vom 31/03/2010. Der Vertrag sei zwischen der HETRONIC Deutschland GmbH (Verkäufer) und der HETRONIC Germany GmbH (Käufer) entstanden. Der Verkäufer verkaufe und übergebe unter anderem „sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände“ an den Käufer. Die Antragstellerin trägt vor, dass auch die Rechte an der nicht eingetragenen Marke „NOVA“ dazu gehörten. Im Vertrag erscheint diese Bezeichnung jedoch nicht, und es gibt keinen einzigen Hinweis auf die konkreten Produkte, insbesondere auf NOVA-Produkte.


  • Auszug aus dem Lizenzvertrag (License Agreement) vom 31/03/2010. Der Vertrag sei zwischen der HETRONIC International (Markeninhaberin) und der HETRONIC Germany GmbH entstanden. Die Anlage ist auf Englisch, es fehlt die deutsche Übersetzung. Es ist jedoch festzustellen, dass es sich im Dokument um die Bezeichnung „HETRONIC“ handelt, das Zeichen bzw. die Benennung „NOVA“ erscheint nicht.


  • Auszug aus dem Vertriebsvertrag (Distribution und Assembling Partner Agreement) vom 31/03/2010. Der Vertrag sei zwischen der HETRONIC Germany GmbH und der HETRONIC International (Markeninhaberin) entstanden. Das Dokument ist in englischer Sprache verfasst, es fehlt die deutsche Übersetzung. Es handelt sich um „HETRONIC“-Produkte, es gibt aber keinen Hinweis auf die konkreten „NOVA“-Waren.


  • Auszug aus dem Unternehmenskaufvertrag vom 31/08/2014 zwischen der HETRONIC Germany GmbH und der ABITRON Germany GmbH. Der Verkäufer verkaufe und übertrage „sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände“ an den Käufer. Im Dokument gibt es keine bestimmten Regelungen über die „Nova“-Waren bzw. über die Benutzung der Bezeichnung.


  • Eidesstattliche Versicherung des Herrn Anton Mayer, Mitarbeiter der Antragstellerin, vom 16/07/2015. Im Jahre 1993 sie von Herrn Max Heckl ein Auftrag an eine Designagentur vergeben worden, um für die Fernfunksteuerung ein neues Gehäuse zu entwickeln. Zwei Namen seien im Spiel gewesen, und zwar NAUTILUS und NOVA.


  • Konstruktionszeichnungen „NAUTILUS“ vom 30/09/2014 sowie Konstruktionszeichnungen „NOVA“ vom 20/06/1995 und 20/12/1996. In den Unterlangen erscheinen die Firma HETRONIC Steuersysteme und die Bezeichnungen NAUTILUS und NOVA.


  • Werbeanzeigen für NOVA in den Zeitschriften „Bauwoche“ vom Juni 1995 mit Abbildungen und „Hebezeuge und Fördermittel“ vom Juli 1995. In der letzteren erscheint der Produktname „NOVA“. Die Quellen, d. h. die Zeitschriftnamen und die Ausgabedaten, werden von der Antragstellerin in Handschrift angegeben.


  • Abmahnschreiben vom 02/07/2015. Mit dem Abmahnschreiben fordert die Markeninhaberin die Antragstellerin auf, die Nutzung der Bezeichnung „NOVA“ in Deutschland ab sofort zu unterlassen. Ein weiteres gerichtliches Vorgehen gegen die Antragstellerin sei zu befürchten.


  • Kundenanschreiben der HETRONIC Germany GmbH vom 26/08/2014 und der Antragstellerin vom 01/09/2014. Die Schreiben informieren die Kunden, dass sich die Firmengruppe und ihre Produkte ab 01/09/2014 unter dem neuen Namen ABITRON präsentierten. In den Unterlagen werden allgemeine Angaben gemacht und unter „ARBITRON Produkte“ sind auch allgemeine Informationen zu finden. Das Zeichen „NOVA“ erscheint nicht in den Schreiben.


  • Fotos von Messeauftritten auf der BAUMA 2010 und 2013 , Hannovermesse 2013 und 2014, CV-Show 2015. Auf den Fotos erscheinen die Bezeichnungen HETRONIC und NOVA zusammen sowie ABITRON und NOVA zusammen mit den Abbildungen der Produkte. Die Unterlagen sind undatiert. Ausstellungsort und -zeit werden von der Antragstellerin angegeben.


  • Werbeanzeigen und Pressemitteilungen über NOVA-Produkte aus dem Zeitraum 1996-2013. Die Unterlagen enthalten Informationen über die NOVA-Serie. Als Kontaktpartner werden Hydronic Handelsges.m.b.H., HETRONIC Steuersysteme, HETRONIC Deutschland angegeben.


  • Deckblatt Bedienungsanleitung NOVA – undatiert.


  • 2 Rechnungen aus dem Jahre 1999. Die Rechnungen wurden von HETRONIC Steuersysteme an zwei Adressaten in Deutschland ausgestellt und beziehen sich auf jeweils 1 Stück NOVA-Funkfernsteuerung.



Am 24/12/2015 hat die Inhaberin der Unionsmarke zur Stützung ihrer Ausführungen folgende Unterlagen eingereicht:


  • Eine bildliche Darstellung des Sachverhalts bezüglich der Firmengeschichte und der Verbindungen zwischen der Antragstellerin und der Markeninhaberin: