OPPOSITION n° B 2 567 439

S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., Rue Laporte, 34, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)

c o n t r e

Nutrifood SASU, Actinova Bat C 37 Francois Gernelle, ZAC Saint Martin, 84120 Pertuis, France (demanderesse), représentée par Legabrand, Patricia Bismuth, 41, rue Papety, 13007 Marseille, France (mandataire agréé).

Le 19/04/2018, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 002567439 est accueillie pour tous les produits contestés:

Classe 3: Savons liquides et solides, gels nettoyants; huiles essentielles, sels et pastilles de bain effervescentes a usage non médical; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux, shampoings et lotions pour cheveux; préparations cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le visage et le corps, crèmes cosmétiques; produits dépilatoires, déodorants corporels, produits de rasage; laits de toilette, émulsions, masques de beauté, lotions a usage cosmétique, crèmes solaires a savoir préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles solaires (cosmétiques), produits cosmétiques pour l'amincissement, huiles a usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotion cosmétique, patchs a usage cosmétique, produits démaquillants; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles; produits de maquillage; encens, bois odorants, parfums, parfums pour le linge, parfums d'ambiance, extraits de fleurs, eaux de toilette, eaux de senteur.

Classe 32: Eaux minérales et eaux gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; nectars de fruits; boissons isotoniques; boissons énergisantes, sodas, limonades, poudres pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons, boissons de légumes mixes, jus végétaux (boissons).

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 717 814 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est admise pour les services non contestés.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

remarque prÉliminaire

Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 717 814 puis a limité son opposition aux produits en classes 3 et 32. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement Benelux « SPA » n° 389 230 pour la classe 32. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5 du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d'opposition examinera en premier lieu l'opposition fondée sur la marque antérieure du Benelux n° 389 230, au titre de laquelle l'opposante prétend jouir d’une renommée au Benelux.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMC ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les signes doivent être identiques ou similaires;

b) la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

c) atteinte à la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (arrêt du 16/12/2010, affaires jointes, T-345/08 et T-357/08, « BOTOCYL », point 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

a) Les signes

SPA
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est le Benelux.

La marque antérieure est une marque verbale composée de SPA qui sera compris du public pertinent car fréquemment utilisé pour désigner la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l’hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas. Cependant, le terme SPA est distinctif pour des eaux minérales.

La marque contestée est composée du terme DIETISPA stylisé et soulignée, qui dans son ensemble n’a pas de signification. Toutefois, il convient de rappeler que, selon le Tribunal, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du Tribunal du 13/02/2007, T-256/04, « RESPICUR », point 57). En conséquence, le terme «SPA » sera perçu de manière indépendante dans la marque contestée et aura donc la même signification que la marque antérieure. Le préfixe « DIETI » sera quant à lui compris par le public pertinent comme se référant à « diététique » en français, « dieet » en néerlandais ou «diätische » en allemand en raison de leur racine commune « dieta » très proche de « dieti ». Ce préfixe est donc plus faible pour les produits en classe 32.

Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen dans la mesure où ils coïncident par les trois lettres « S-P-A ». Celles-ci constituent l’intégralité de la marque antérieure et les trois dernières lettres de la demande de marque. Par ailleurs, les signes diffèrent en ce que la demande de marque est figurative et contient les cinq premières lettres « DIETI », formant un préfixe rentenu comme étant faible pour une partie des produits.

Sur le plan phonétique, le signe antérieur se prononce /SPA/, tandis que la marque contestée se prononce /DIE-TI-SPA/. Les signes sont identiques en ce qui concerne la syllabe /SPA/. La marque antérieure est donc entièrement reprise dans la demande de marque. Les signes diffèrent en ce que la demande de marque contient les syllabes additionnelles /DIE-TI/. Compte tenu des observations qui précèdent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun la syllabe « SPA ».

Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes ont en commun les concepts véhiculés par le terme ‘SPA’, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. En outre, le public pertinent associera « DIETI » à « diététique » en français qui est plus faible pour les boissons en classe 32.

Il découle de ce qui précède que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen.

b) Preuve de l’usage et renommée de la marque antérieure

La division d’opposition étudiera en même temps la preuve d’usage de la marque antérieure et sa renommée.

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée et en particulier de la marque Benelux « SPA » n° 389 230.

La marque contestée a été publiée le 27/05/2015. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 27/05/2010 au 26/05/2015 inclus.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée (et pour lesquels une renommée a été revendiquée), à savoir ce qui suit:

Classe 32: Eaux minérales et gazeuses.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 05/09/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/11/2016 prorogé jusqu’au 10/01/2017 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 10/01/2017 (dans le délai imparti).

Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

En outre, selon l’opposante, la marque antérieure est renommée au Benelux.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

La marque contestée a été déposée le 06/02/2015. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure a acquis une renommée au Benelux avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir: eaux minérales et gazeuses en classe 32.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants, tels que décrits par l’opposante (les documents déposés le 10/01/2017 sont les mêmes pour cette marque que les documents déposés le 11/01/2016):

4.A. Extrait de la publication « LE GUIDE DU BUVEUR D’EAU » d’Emmanuelle Evina, Editions Solar 1997, se référant à plus de 90 eaux minérales et eaux de source testées et analysées et citant la marque SPA en pages 241 à 245 et indiquant la renommée ainsi que la grande pureté de l’eau minérale SPA REINE.

4.B. Extrait du magazine hebdomadaire belge « Echos de SPA THEUX », édition du 26 août 1998, « Bons Baisers de Spa » : où l’on peut lire que Spa Monopole en plus d’être une entreprise mondialement connue est devenue un pôle touristique incontournable dans la région.

4.C. Copie d’extrait du journal belge hebdomadaire « La Meuse Verviers » édition du 7 décembre 1999 intitulé « LES ARTISTES » en bouteille, établissant l’usage de la dénomination Spa Monopole relative à l’inauguration d’un trente-cinquième captage pour Spa Monopole et dans lequel on peut lire que la société produit plus de 500 millions de litres par an.

4.D. Extrait du livre « LES EAUX DE SPA » de L.M. Crismer, pages 9, 10, 11, 64, 65, 69, 70, 82, 90, 94, 95 et 97 (édition 1983). En page 64, un extrait retrace la panoplie d’étiquettes de la marque verbale « SPA » depuis 1921.

4.E. Extrait d’une publication intitulée « THE GOOD WATER GUIDE » de Maureen &Timothy Green - THE WORLD’S BEST BOTTLED WATERS, Editions Rosendale Press, 1994, page 88, ainsi qu’une traduction en français montrant aussi une étiquette comportant la marque verbale « SPA ».

4.F. Extrait d’une publication intitulée « FAMOUS BRANDS » de Theo Visser & Robert-Jan Heijning, Editions Markgraaf 1985, page 122, se référant à l’eau minérale SPA.

4.G. Copie d’un extrait d’un supplément du Journal La Dernière Heure en date du 10 juin 1994 intitulé « SPECIAL NATURE L’EAU », pages 4 et 8.

4.H. Copie d’un extrait du Journal Le Soir sous la rubrique Echo Soir en date du 1er septembre 2000.

4.I. Information relative aux différents événements sponsorisés par l’opposante que l’on peut retrouver sur le site Internet utilisant la dénomination commerciale SPA ou SPA MONOPOLE, y compris le dépliant relatif aux « 20 KM DE BRUXELLES – Edition 2000 » où l’on peut voir que les participants revêtent un dossard montrant la marque verbale « SPA » .

4.J. Une déclaration de Monsieur Marc du Bois, Administrateur Délégué de S.A. Spa Monopole N.V. concernant les chiffres de vente et au budget publicitaire global relatifs aux produits vendus par S.A. Spa Monopole N.V. sous la marque « SPA » dans le territoire du Benelux (eaux minérales naturelles, eaux minérales gazeuses, limonades et autres boissons non alcoolisées), pour la période de 1990 à 2014.

4.K. Un CD concernant les rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 1989 à 1999. Ces rapports montrent également les différentes publicités de la marque « SPA » et l’intensité de l’usage des différentes marques de Spa Monopole S.A.

4.L. Un CD montrant l’activité de la société Spa Monopole depuis de nombreuses années et reprenant une compilation des différentes publicités de la marque « SPA » dans les années 1923, 1960, 1975, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 et 2000.

4.M. Un CD montrant les différentes publicités de la société Spa Monopole S.A. concernant la marque « SPA ».

4.N. Extraits de la publication Trends Top 5000 n° 51-52 de décembre 1999, n° 51 de décembre 2000 et n° 50 de décembre 2003. Ces extraits concernent le classement des Top 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers 1997-1998, 1998-1999, 2000 et 2002. Spa Monopole se classe initialement à la 3ème place et ensuite à la 2ème place dans son secteur.

4.O. Extraits du magazine intitulé « Bottledwaterworld », Mai - Juin 2001.

4.P. Copie d’extraits de la publication « Le grand livre de l’eau, Histoire, Tradition, Environnement, Art de vivre » de Jacques Mercier, La Renaissance du Livre, 2000, citant l’opposante en page 112 et relatif au marché des eaux minérales en Belgique où l’on peut lire que SPA est le leader du marché avec 23,6% en page 117.

4.Q. Copie d’extraits de la Libre Entreprise du 22 juillet 2000 « Que d’eaux, que d’eaux ».

4.R. Copie de 3 étiquettes apposées sur les produits de l’opposante où l’on peut noter la mention « reconnue par l’Académie Royale de Médecine de  »elgique" et montrant également l’usage sur les étiquettes de la marque verbale « SPA ».

4.S. Copie d'extraits de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles en date du 31 mars 1983.

4.T. Copie d'un article de presse « Nestlé Waters/Spadel Des eaux fortes » publié dans Trends Tendances n° 30-31 du 25 juillet 2002;

4.U. Extraits du livre London Baby Book 2002 / 2003 de Kate Calvert, Editions Harden’s.

4.V. Extraits des rapports annuels relatifs aux publicités de Spa Monopole montrant l'image de pureté de l'eau minérale « SPA » des années 1991, 1993-1997.

4.W. Copie d'un leaflet concernant le Biennial Spa Foundation Prize « The Original Spa Water » créé en 2003 et traduction partielle en langue française.

4.X. Copie d’un extrait paru dans La Libre Belgique du 20 décembre 2005 citant la marque SPA comme la 7ème marque belge la plus cotée.

4.Y. Copie d’un extrait du journal belge La Dernière Heure du 12 mars 2005 relatif à une enquête effectuée par le Reader’s Digest citant la marque « SPA » comme la marque la plus fiable, parmi les marques européennes, pour les boissons, pour les années 2003, 2004, 2005 et copie du site Internet relatif au résultat de l’enquête « Trusted Brands » confirmant la renommée de la marque « SPA », tant en Belgique qu’aux Pays-Bas pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées (années 2003 à 2005 ).

4.AA. Extraits d'un article du journal L'Echo du 17 janvier 2003 concernant les parts de marché des eaux embouteillées en Belgique.

4.BB. Extraits de presse relatifs à la notoriété de la marque « SPA » pour les eaux minérales: extraits d'articles de presse Het Laatste Nieuws (13/03/2003), La Dernière Heure 13/3/2003, De Financieel- Economische Tijd (17/03/2003) relatifs à une enquête parmi les consommateurs belges concernant leurs marques préférées et citant « SPA » pour les eaux.

4.CC. Copie d’un article de presse intitulé « Spa couronnée meilleure eau d’Europe » paru dans La Dernière Heure – Les Sports en date du 30 janvier 2009. Ce prix est attribué par le CERAM (Centre Européen de Recherche en Eaux Minérales). L’attribution du Prix découle d’une étude scientifique basée sur 4 critères: les caractéristiques intrinsèques du produit, la politique de l’entreprise, en matière de protection des ressources naturelles, la Recherche et le Développement ainsi que le marketing du produit. C’est la première fois que le CERAM a attribué ce prix européen à SPA «une eau belge qui a marqué d’une pierre blanche l’histoire des eaux minérales naturelles et qui, aujourd’hui encore, est reconnue pour sa pureté originelle et sa qualité constante». Copie du rapport de presse du CERAM de même qu’une copie de l’article de presse paru dans Le Soir en date du 30 janvier 2009.

4.DD. Extrait du site Internet www.wherebrandsbecomestars.com/The-Brand- Rankings.aspx imprimé le 29 avril 2010 concernant le résultat qui montre la marque « SPA » – dans le secteur de l’alimentation et des boissons – en 22ème position parmi les 100 marques les plus importantes sur le plan des performances dans les supermarchés hollandais pour les années 2008 et 2009.

4.EE. Extrait d’un catalogue du supermarché Colruyt daté du 19 mai 2010 au 1er juin 2010 faisant état d’une campagne pour les 30 ans de prix rouges et en particulier l’eau minérale « SPA » commercialisée en 1980 et une comparaison de l’étiquette utilisée en 1980 à celle utilisée en 2010.

4.FF. Copie d’un extrait de la publication belge Bizz de juin 2010 publiant un article «La cure de jouvence d’une eau multicentenaire».

4.GG. Copie d’extraits des rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et relatifs aux eaux minérales et limonades commercialisées sous la marque SPA ainsi que certains chiffres d’affaires relatifs à la marque « SPA ».

4.HH. Copie d’un article de presse d’ »Entreprendre Today » concernant une enquête effectuée par la société indépendante « akkanto » qui montre que Spadel (marques SPA et BRU) est la seconde entreprise belge avec la meilleure réputation parmi les 10 meilleures des entreprises belges. Plus de 14.000 personnes, représentatives de la population belge ont été sondées pour cette enquête entre janvier et février 2012.

4.II. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2012 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 8 décembre 2011) et Trendstop 2013 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 6 décembre 2012). Ces extraits concernent le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2009, 2010 et 2011 et montrent Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.JJ. Copie d’articles de presse datés de 2008, 2009, 2010, 2011.

4.KK. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2014 (supplément à Trends-Tendances n° 49 du 5 décembre 2013). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2011 et 2012 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.LL. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2015 (supplément à Trends-Tendances n° 50 du 11 décembre 2014). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2012 et 2013 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

4.MM. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2016 (supplément à Trends-Tendances n° 50 du 10 décembre 2015). Cet extrait concerne le classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2013 et 2014 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non).

La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

L’argument de la demanderesse se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.

Les preuves ci-dessus concernent des eaux minérales et gazeuses en classe 32. Ceci ressort clairement, par exemple, des dépenses de marketing, des rapports sur les parts de marché, de la déclaration sous serment, des chiffres des ventes, des différents articles de presse et des publicités. On notera également un nombre important de références dans des articles de presse au succès, à l’usage et au rayonnement de la marque. Tous ces chiffres et documents constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent. Aussi, pour ces produits, il ressort clairement des preuves produites non seulement que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif mais encore qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes.

A cet égard, il convient en outre de constater que cette renommée a été reconnue à maintes reprises dans des procédures antérieures, devant la division d’opposition et les chambres de recours (voir par exemple la décision du 2 février 2009, dans les affaires R 1231/2005-4 et R 1250/2005-4, « WINE SPA/SPA », paragraphe 34 ; du 26 avril 2012, dans l’affaire R 264/2011-4, « SPA SERENITY/SPA », paragraphe 51 ; du 22 juin 2012, dans l’affaire R 135/2011-4, « OLEOSPA/SPA », paragraphe 57 ; du 26 octobre 2012, dans l’affaire R 2157/2011-4, « VICHY SPA/SPA », paragraphe 36 ; du 21 juin 2006, dans l’affaire R 759/2005-1 « SPA marine GERMAINE DECAPUCCINI/SPA et al. », paragraphes 27 et 28 ; du 12 décembre 2003, dans l’affaire R 168/2003-2 « AROMASPA/SPA »). Le Tribunal a également reconnu cette renommée dans l’affaire T-67/04 du 25 mai 2005 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contre l’OHMI (« Spa-Finders »), point 35 ; T-93/06 du 19 juin 2008 « Mineral Spa », point 36 et T-438/07 du 12 novembre 2009 De Francesco Import GmbH contre l’OHMI (« SpagO »), point 19).

Plus récemment, comme rappelé par l’opposante, le Tribunal a à nouveau confirmé l’usage et la renommée de la marque verbale « SPA » en classe 32 au Benelux dans son arrêt du 16 mars 2016 dans l’Affaire T-201/14 (SPA WISDOM): « 24 En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque antérieure, enregistrée au Benelux sous le numéro 389 230 pour des produits relevant de la classe 32, a acquis, ainsi que cela ressort du point 28 de la décision attaquée, en raison de son usage sérieux et très important sur ledit territoire une grande renommée pour les produits visés par cette dernière. »

c) Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir qu'une marque plus récente portera atteinte à la renommée d'une marque antérieure, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8, paragraphe 5, du RMC, mais elle a été confirmée par l'arrêt du 23/10/2003, C-408/01, «Adidas», points 29 et 31 et par l'arrêt du 27/11/2008, C-252/07, «Intel Corporation», point 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce, si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (arrêt du 27/11/2008, C-252/07, «Intel Corporation», point 42):

• Le degré de similitude entre les signes;

• La nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

• L’intensité de la renommée de la marque antérieure;

• Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

• L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

Premièrement, il a été déterminé que les signes en cause ont, dans l'ensemble, un degré de similitude moyen du fait que la marque antérieure est totalement incorporée dans la marque contestée. De plus, en relation avec les produits en question l’élément «DIETI» est faible pour les produits diététiques.

Deuxièmement, pour établir la proximité des produits respectifs, il est nécessaire de comparer, d'une part, l’«eau minérale» de la marque antérieure avec les produits en classes 3 et 32 de la marque demandée.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants, à la suite d’un rejet partiel lors d’une opposition parallèle (classe 5 rejetée dans l’opposition B 2 568 155) et d’une limitation de l’opposition aux classes 3 et 32:

Classe 3: Savons liquides et solides, gels nettoyants; huiles essentielles, sels et pastilles de bain effervescentes a usage non médical; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux, shampoings et lotions pour cheveux; préparations cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le visage et le corps, crèmes cosmétiques; produits dépilatoires, déodorants corporels, produits de rasage; laits de toilette, émulsions, masques de beauté, lotions a usage cosmétique, crèmes solaires a savoir préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles solaires (cosmétiques), produits cosmétiques pour l'amincissement, huiles a usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotion cosmétique, patchs a usage cosmétique, produits démaquillants; préparations pour le soin des ongles, vernis a ongles; produits de maquillage; encens, bois odorants, parfums, parfums pour le linge, parfums d'ambiance, extraits de fleurs, eaux de toilette, eaux de senteur.

Classe 32: Eaux minérales et eaux gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; nectars de fruits; boissons isotoniques; boissons énergisantes, sodas, limonades, poudres pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons, boissons de légumes mixes, jus végétaux (boissons).

Les eaux minérales pour lesquelles la marque antérieure est renommée sont identiques ou similaires aux produits contestés en classe 32 eaux minérales et eaux gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; nectars de fruits; boissons isotoniques; boissons énergisantes, sodas, limonades, poudres pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons, boissons de légumes mixes, jus végétaux (boissons). Il s’agit en effet de boissons non alcooliques ou de produits complémentaires. Le lien avec ces produits est par conséquent évident.

Les produits en classe 3 sont:

1. Des produits cosmétiques (produits de maquillage; gels nettoyants; shampoings et lotions pour cheveux; préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques; produits dépilatoires; déodorants corporels; produits de rasage; laits de toilette; émulsions; masques de beauté; lotions à usage cosmétique; crèmes solaires à savoir préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; huiles solaires (cosmétiques); produits cosmétiques pour l'amincissement; huiles à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; patchs a usage cosmétique; produits démaquillants; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles ; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux);

2. Des produits de parfumerie pour le corps (huiles essentielles, parfums; extraits de fleurs; eaux de toilette; eaux de senteur);

3. Des produits lavants pour le corps (savons liquides et solides; sels et pastilles de bain effervescentes à usage non médical);

4. Des produits d’intérieur pour parfumer (encens; bois odorants; parfums pour le linge; parfums d'ambiance).

La Cour a déjà constaté similitude entre les «cosmétiques» au sens large (y compris les produits de parfumerie et les produits lavants pour le corps) de la classe 3 et l’«eau minérale» de la classe 32.

Dans son arrêt du 25 mars 2009 T-21/07, « Spaline », points 34 à 35, la Cour, lors de l'évaluation de l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, a considéré ce qui suit: «(...) il convient également de prendre en compte en tant que facteurs pertinents dans l’appréciation de l’existence d’un tel lien les circonstances que, d’une part, elles ciblent le même public et, d’autre part, il existe une proximité entre les produits qu’elles visent. En effet, il est exact de souligner, ainsi que l’a fait la Chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, que les eaux thermales et les produits cosmétiques peuvent être utilisés ensemble pour des traitements de la peau et des soins de beauté et que les eaux minérales et leurs sels minéraux peuvent être utilisés dans la production de savons et d’autres produits cosmétiques. En outre, la chambre de recours a estimé à juste titre que cette proximité entre les produits était augmentée par le fait que les exploitants d’eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d’eaux ».

En outre, dans son arrêt du 19 juin 2008 T-93/06, «Mineral Spa», point 42, la Cour a estimé lors de l'évaluation de l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE: «...Ensuite, les produits visés par la marque demandée et ceux de la marque antérieure ne sont pas éloignés. En effet, ainsi que le souligne la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, les eaux thermales, les produits cosmétiques, les savons et les huiles essentielles peuvent être utilisée ensemble pour des traitements de la peau et des soins de beauté. De plus, les eaux minérales et les sels minéraux peuvent être utilisés dans la production de savons, d’autres produits cosmétiques et de lotions pour les cheveux. En outre, les exploitants d’eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d’eaux minérales. »

Les eaux thermales étant également des eaux minérales, il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien évident entre les produits de la marque antérieure et ceux de la marque demandée.

La marque antérieure jouit d'une solide réputation pour les produits eaux minérales sachant que boire de l’eau minérale s’accompagne d’une promesse de bien-être et que naturellement, les consommateurs peuvent penser qu’il existe un lien entre les eaux, les cosmétiques et les parfums de toutes sortes y compris sortis du strict cadre des parfums pour le corps.

Bien que la Cour a considéré que le terme «spa» est souvent utilisé pour désigner la ville belge du même nom et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, les lieux dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas (voir l’arrêt du 25 mai 2005, T-67/04, «Spa-Finders», paragraphe 44), le fait demeure que le terme «SPA» évoque principalement dans l'esprit du consommateur moyen du Benelux une association avec la ville du même nom, célèbre pour ses eaux minérales, et que cette association est d'autant plus probable par rapport aux produits de beauté, tels que les cosmétiques pour le soin des cheveux et les huiles essentielles (voir la décision du 1er août 2006, dans les affaires R 91/2003-4 et R 164/2003-4, « DR. GRANEL SPA », paragraphe 31). En tout état de cause, la marque «SPA» a acquis son propre caractère distinctif parmi le public pertinent pour les eaux minérales.

Enfin, s’il est vrai qu'il y a des éléments factuels de cette affaire qui suggèrent un fort degré de proximité entre les eaux minérales et les cosmétiques au sens large et les produits de parfumerie, l'existence d'un risque de confusion n'est pas un prérequis à la protection de l'article 8, paragraphe5 du RMUE (voir arrêt du 29 mars 2012 T-369/10, « BEATLE » paragraphe 59, et la jurisprudence citée).

Comme conséquence de la similitude existant entre les marques en conflit et de la renommée importante de la marque antérieure, le public du Benelux pourra vraiment effectuer un rapprochement entre les marques en conflit, c'est-à-dire établir un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas. Il est tout à fait probable que le public associera la marque contestée avec la marque renommée «SPA», qu’il connaît bien et pourra même être induit à penser que les produits portant la marque contestée proviennent de la même entreprise ou qu’ils ont été produits sous le contrôle ou la licence de l’opposante, compte tenu du fait que, bien que les produits cosmétiques et de parfumerie de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque renommée, la distance entre eux n’est pas assez grande pour que le public ne puisse pas établir un certain lien entre eux. Les eaux minérales et les produits cosmétiques au sens large et de parfumerie peuvent être utilisés conjointement pour des traitements de la peau et des soins de beauté sans oublier que lesdites eaux et les sels minéraux des mêmes eaux peuvent être utilisés dans l’élaboration de produits cosmétiques. Cette proximité entre les produits concernés est accrue par le fait que le public consommateur de l’une et de l’autre classe de produits peut être le même.

Il est bien connu par le consommateur de référence que les sociétés exploitant les eaux minérales rentabilisent la notoriété acquise par la marque pour les eaux minérales, en étendant la marque à d’autres produits, notamment des produits cosmétiques.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu'un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (voir l’arrêt du 26/09/2012, T-301/09, «CITIGATE», point 96).

d) Atteinte à la renommée

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

• la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

• la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ;

• la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que, dans une procédure d’opposition, le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (voir l’arrêt du 06/06/2012, T-6010, « ROYAL SHAKESPEARE », point 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

En l’espèce, l’opposante avance les arguments suivants: la demande de marque tire indûment profit de la renommée et du pouvoir de vente de la marque antérieure «SPA » en raison de l’association entre les marques en conflit et du lien évident existant entre les produits pertinents.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, il est constant que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les eaux minérales et gazeuses en classe 32.

Profit indu

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir, en ce sens, l’arrêt du 06/06/2012, T-60/10, « ROYAL SHAKESPEARE », point 48, et l’arrêt du 22/03/2007, T-215/03 « VIPS », point 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants: Le signe contesté «DIETISPA» tire indûment profit de la renommée et du pouvoir de vente conséquent de la marque antérieure « SPA » en raison de l’association entre les marques en conflit et de la proximité des produits désignés. La proximité entre les eaux minérales et les produits cosmétiques au sens large et la parfumerie - qui peuvent être utilisés conjointement pour la beauté et qui peuvent contenir des eaux - a été reconnue à maintes reprises. Par conséquent, les bénéfices dont profiterait la demanderesse ne seraient pas basés sur ses propres mérites mais sur la grande renommée de la marque antérieure. Cette dernière influencerait positivement la perception du public pertinent.

L’Office partage l’avis de l’opposante et considère que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association, est établi en l’espèce.

Comme conséquence de la similitude existant entre les marques en conflit et de la renommée importante de la marque antérieure, le public du Benelux pourra vraiment effectuer un rapprochement entre les marques en conflit, c'est-à-dire établir un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas.

Il est tout à fait probable que le public associe la marque contestée «DIETISPA» avec la marque renommée « SPA », qu’il connaît bien et puisse même être induit à penser que les produits portant la marque contestée proviennent de la même entreprise ou qu’ils ont été produits sous le contrôle ou la licence de l’opposante, compte tenu du fait que, bien que les différents produits cosmétiques et parfumerie de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque renommée, la distance entre eux n’est pas assez grande pour que le public n’établisse aucun lien entre eux.

Les eaux minérales et les produits cosmétiques et parfums peuvent être utilisés conjointement pour des traitements et des soins de beauté sans oublier que lesdites eaux peuvent être utilisés dans l’élaboration de produits cosmétiques. Cette proximité entre les produits concernés est accrue par le fait que le public consommateur de l’une et de l’autre classe de produits peut être le même. Il est bien connu par le consommateur de référence que les sociétés exploitant les eaux minérales rentabilisent la notoriété acquise par la marque antérieure pour les eaux minérales, en réalisant une sorte d’extension de la marque à d’autres produits, notamment des produits cosmétiques.

Grâce à ce lien, à l’association entre les marques en conflit et à la proximité entre produits, il est tout à fait probable qu’avec l’usage de la marque contestée, la demanderesse tirerait indûment profit de la renommée et du pouvoir de vente conséquent de la marque antérieure. En effet, la demanderesse pourrait tirer profit du fait que le public connaît bien la marque « SPA » pour lancer sa propre marque sans encourir un grand risque et ni de frais pour introduire, sur le marché, une marque totalement inconnue.

L’existence d’une telle probabilité suffit pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’étant nécessaire ni la preuve de l’usage effectif de la marque contestée ni, par conséquent, la réalisation effective du profit indu ou des conditions alternatives du préjudice potentiel au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, compte tenu que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est applicable à la demande d’enregistrement de la marque contestée, ce qui implique que l’usage de cette marque pourrait n’avoir pas encore commencé.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

Comme défendu par l’opposante, l’argument selon lequel « la déposante étant française et son marché prioritaire la France, elle ignorait l’existence de la marque « SPA », qui n’est manifestement pas distribuée dans son pays » n’est pas pertinent compte tenu du caractère de la marque de l’Union européenne et du fait que les droits antérieurs ainsi que la renommée de la marque SPA sont invoqués au Benelux et non en France.

e) Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.

Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SUPLICE

Jessica Norma LEWIS

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109, paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).