Rifiuto di una domanda di marchio comunitario ex articolo 7, RMC, e regola 11, paragrafo 3, REMC

Alicante, 30/10/2015

STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9 I-10121 Torino ITALIA

Fascicolo nº:	013928502
Vostro riferimento:	MC3331/dab/ar
Marchio:	SULTANA
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	LOCHIM MERCHANT LIMITED PARTNERSHIP 15 Athol Crescent Edinburgh EH3 8HA REINO UNIDO

In data 29/04/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMC, per i motivi esposti nella lettera allegata.

Dopo una richiesta d’estensione del termine entro il quale depositare osservazioni, in data 13/07/2015 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che i prodotti di maggiore interesse per lui sono quelli nella classe 33. Di conseguenza gli argomenti sono relativi soltanto alla difesa del segno oggetto della domanda per bevande alcoliche; vini; spumanti; bevande a base di vino.

2. Il segno oggetto della domanda non presenta un vincolo concettuale con i prodotti compresi nella classe 33. Il termine “SULTANA” non è comunemente usato per i prodotti in questione, l’uva della varietà sultanina non è usata per produrre vino o altre bevande alcoliche.

Si allega una dichiarazione da una ditta italiana indipendente del settore del vino, Vino Veritas Snc., in cui si afferma che l’uva sultanina non viene utilizzata per produrre il vino. Anzi, in Italia l’uva sultanina è classificata come “uva da tavola” ed, in quanto tale, è espressamente vietata nella produzione di vino in Italia.

Il termine “SULTANA” fa in realtà riferimento alla “moglie del sultano” (titolo storico, tra altri, del sovrano dell’Impero Ottomano) come si evince dallo stile arabeggiante che caratterizza il segno richiesto . Inoltre, la motivazione dell’obiezione di descrittività non può risultare della mera citazione di solo uno dei possibili significati della parola “SULTANA”.

Nessuna prova è stata fornita a sostegno che il pubblico pertinente stabilirà immediatamente e senza riflessione un rapporto concreto e diretto tra i prodotti in questione e il significato del segno. I due esempi strati da internet dimostrano che il collegamento tra “SULTANA” ed il vino non è cosi ovvio.

3. L’Ufficio ha considerato sufficientemente distintivi altri segni meramente denominativi per prodotti simili che sono molto meno distintivi del segno oggetto della domanda:

• CTM n. 29 611, “PRIME UVE”.

• CTM n. 2 882 348, “MELOGRANO”.

• CTM n. 4 970 422, “VIGNE ALTE”.

Ai sensi dell’articolo 75 RMC, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

1. Dato che il richiedente non ha fatto nessuna osservazione per quanto riguarda i prodotti oggetto di rifiuto nelle classi 29 e 30, l’Ufficio ritiene che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo, per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, per i prodotti elencati: frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate, composte nella classe 29; altresì pasta e pasta fresca; prodotti a base di farina; preparati fatti di cereali; pane; pasticceria; confetteria; biscotti nella classe 30.

2. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Doublemint”, punto 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (sentenza del 26/11/2003, T‑222/02, “Robotunits”, punto 34).

Si deve anche tenere in conto che l’esame del carattere descrittivo di un segno deve essere valutato soltanto, da un lato, in relazione alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e, dall'altro, in relazione ai prodotti o servizi oggetto della domanda (sentenza del 09/06/2010, T‑315/09, ‘Safeload’, punto 17).

Nella presente, il pubblico di riferimento rispetto al quale il segno è stato valutato è il consumatore di lingua inglese, spagnola e greca nell’Unione Europea. Il richiedente non ha contestato le conclusioni dell’Ufficio ma ha fatto le sue osservazioni dal punto di vista del consumatore di lingua italiana.

Negli esempi strati da internet sul collegamento tra la parola “SULTANA” ed i prodotti in questione, il richiedente ha omesso di osservare che la varietà sultana può essere utilizzata anche nell’elaborazione di vino. Il primo esempio specifica chiaramente che se bene questa è una varietà comunemente consumata come uvette, viene anche usata nell’elaborazione di vino.

http://www.vitivinicultura.net/uva-blanca-sin-pepitas-sultanina.html

Potenziale enologico: Una varietà tradizionalmente usata per la produzione di uvette e consumo fresco, ma può essere utilizzata anche per la vinificazione.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo si veda il seguente risultato trovato su internet il 30/10/2015, che contrariamente all’argomento del richiedente, conferma che le uve della varietà “sultana” sono utilizzate nell’elaborazione di vino:

http://www.tasteturkey.com/default.asp?page=moreinformation&product=26

Il sito web, con sede nel Regno Unito, offre questo vino elaborato da uve della varietà “sultana”: http://www.tasteturkey.com/default.asp?page=contactus .

Non ostante, rispetto all’argomento del richiedente che il termine “sultana” non appare nei dizionari oppure ha più di un significato, è giurisprudenza consolidata che perché l’UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Doublemint”, punto 32, sottolineatura aggiunta).

3. Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'UAMI, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio comunitario, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (sentenza del 15/09/2005, C‑37/03 P, “BioID”, punto 47; e sentenza del 09/10/2002, T‑36/01, “Surface d'une plaque de verre”, punto 35).

Nei casi indicati dal richiedente, l’Ufficio rileva come questi siano stati accettati tra il 1998 ed il 2007. È evidente che il mercato, la percezione dei consumatori e, inoltre, la prassi dell'Ufficio avrebbero potuto soffrire cambi durante questo periodo. Inoltre, i marchi indicati siano composti da diciture che sono tutte al più suggestive o allusive.

Non ostante, l’Ufficio vuole aggiungere a mero titolo informativo che “come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (sentenza del 27/02/2002, T‑106/00, “Streamserve”, punto 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMC, la domanda di marchio comunitario n. 13 928 502, , è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMC, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.

Octavio MONGE GONZALVO