Avslag av en ansökan om ett gemenskapsvarumärke utfärdat i enlighet med artikel 7 i varumärkesförordningen och regel 11.3 i genomförandeförordningen om gemenskapsvarumärken

Alicante, 05/11/2015

AWAPATENT AB Stortorget 17 SE-251 10 Helsingborg SUECIA

Ansökningsnummer:	013945019
Er ref.:	CTM-31034412
Varumärke:	SUPERIOR DRUMMER
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Toontrack Music AB Verkstadsgatan 13 SE-904 32 Umeå SUECIA

1. Harmoniseringskontoret gjorde en invändning den 27 april 2015 i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden beviljades en tidsfrist på två månader och lämnade in sina synpunkter den 1 juli 2015 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

Beskrivande karaktär och Avsaknad av särskiljningsförmåga

Sökanden begränsar varu- och tjänsteförteckningen till att omfatta följande varor och tjänster:

Klass 9: Datormjukvara för musikkomposition; datormjukvara för musikproduktion; datormjukvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet hos ljudutrustning; datormjukvara för bildhantering.

Klass 42: Design och utveckling av datormjukvara för musikproduktion och musikkomposition; molntjänster.

Klass 15 stryks från ansökningen.

Efter begränsningen riktar sig varorna och tjänsterna primärt till professionella användare. Dessa personer är väl medvetna om vilka produkter och tjänster de köper och från vilket företag de kommer. Vad gäller icke-professionella användare rör det sig om konsumenter med ett mycket starkt musikintresse och med ett liknande köpbeteende som en professionell användare.

Det föreligger inte ett tillräckligt direkt samband mellan märket och varorna och tjänsterna. Ett märke som enbart anspelar på varorna eller tjänsterna är suggestivt.

Den lexikaliska betydelsen av de engelska orden SUPERIOR DRUMMER bestrids inte i sig; sökanden har dock en annan uppfattning om relevansen av betydelsen jämfört med den begränsade varuförteckningen.

En mjukvara för musikkomposition syftar inte till att göra användaren till en ”förstklassig trumslagare”; inte heller rör det sig om en ljudinspelning av en ”förstklassig trumslagare”. Nationalencyklopedin definierar trumslagare som ”en person som spelar trummor”. När en maskin istället används är det korrekta ordet trummaskin (drum machine). Användingen av DRUMMER istället för DRUM i märket är en anspelning på en person och inte mjukvaran.

Det finns inget som visar att den högt specialiserade målgruppen omedelbart och utan eftertanke kommer att uppfatta märket som en referens till varorna och tjänsterna ifråga eller som ett berömmande reklambudskap.

Varumärket SUPERIOR DRUMMER har registrerats i USA för software för musikkomposition i klass 9 utan anmärkningar (registreringsbevis bifogas).

Sökanden hänvisar till rättspraxis för att stödja sina argument.

Visad användning

Bifogat är ett revisorsintyg med försäljningsuppgifter som sökanden begär att behandlas som konfidentiellt.

Som exempel på hur många personer som omsättningskretsen kan röra sig om hänvisar sökanden till antalet medlemmar i olika yrkesförbund såsom Föreningen Svenska Tonsättare (370 medlemmar) och European Composer and Songwriter Association (12 000 medlemmar).

I en majoritet av EUs 28 länder har märket visat sig fungera bra som ett kännetecken.

Sökandens produkter recenseras och nämns ofta i olika branschtidningar. Bifogat är exempel på sådana recensioner och artiklar som förekommit i ledande publikationer inom musikindustrin i Europa.

Ett intyg från Muisc Store professional GmbH i Tyskland bifogas, där det intygas att sökandens produkt i flera år ingått i dess sortiment.

Ett intyg från chefredaktören för tidningen Sound on Sound bifogas, där han intygar att han väl känner till sökandens produkter och att de är välkända i hela musikindustrin.

Ett antal uttalanden från köpare av sökandens produkt på Amazon.co.uk från maj 2013 till mars 2015 bifogas.

Uttalanden från branschtidningar mellan augusti 2008 och juli 2009 bifogas också.

Vidare bifogas exempel från olika internationella webshopar där SUPERIOR DRUMMER saluförs och där det framgår att märket används som ett varumärke och inte som en reklamslogan.

Det ingivna materialet visar att märket har använts i stor utsträckning sedan 2008 och kontinuerligt därefter och att märket fått stor uppmärksamhet i den aktuella branschen. Sökanden menar att materialet och intygen visar att de berörda konsumenterna uppfattar märket som en angivelse om kommersiellt ursprung.

3. I enlighet med artikel 75 i varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Beskrivande karaktär och Avsaknad av särskiljningsförmåga

Enligt artikel 7.1 c i varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som gemenskapsvarumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(Se dom av den 23/10/2003, C‑191/01 P, ”Wrigley”, punkt 31.)

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (dom av den 26/11/2003, T‑222/02, ”ROBOTUNITS”, punkt 34).

Enligt artikel 7.1 b i varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (dom av den 27/02/2002, T‑79/00, ”LITE”, punkt 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (dom av den 15/09/2005, T‑320/03, ”LIVE RICHLY”, punkt 65).

Ett kännetecken, till exempel en slogan, som fyller andra funktioner än den som det klassiska varumärket fyller har emellertid särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen endast om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna, så att den relevanta målgruppen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (dom av den 05/12/2001, T‑130/01, ”REAL PEOPLE. REAL SOLUTIONS”, punkt 20, och dom av den 03/07/2003, T‑122/01, ”BEST BUY”, punkt 21).

Till att börja med bekräftas att varu- och tjänsteförteckningen har begränsats enligt sökandens begäran.

Tjänsterna och vissa av varorna riktar sig främst till professionella användare, men mjukvara för musikkomposition kan även anskaffas av amatörer som är intresserade av att skapa musik. I vilket fall som helst skulle omsättningskretsen när de ser märket SUPERIOR DRUMMER i samband med de aktuella varorna och tjänsterna omedelbart förstå att dessa är avsedda för förstklassig trumslagare eller att de kan bidra till att göra en trumslagare förstklassig. Märkets budskap är direkt, klar och omöjligt att missförstå. Det finns inget inslag överhuvudtaget i märket som skulle göra att konsumenterna uppfattar märket som en urspungsangivelse.

I avsaknad av ett ytterligare särskiljande element kommer inte märket att uppfattas som suggestivt utan som beskrivande och som ett berömmande budskap.

Uttrycket SUPERIOR DRUMMER i samband med en mjukvara för musikkomposition kan mycket väl ange att mjukvaran avser att göra användaren till en ”förstklassig trumslagare”, eller att mjukvaran är för användning av professionella trumslagare. Användingen av ordet DRUMMER istället för DRUM MACHINE i märket är en direkt angivelse om att det avser en person som spelar trummor vare sig det avser en faktisk trumma eller ett program för att simulera trumspelning. En mjukvara kan simulera verklig trumspelning och instruera i hur man spelar trummor.

Det finns inget som visar att målgruppen omedelbart och utan eftertanke kommer att uppfatta märket som ett varumärke.

När det gäller de nationella beslut som sökanden hänvisar till måste man hålla i minnet att det tydligt framgår av rättspraxis att

gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling mål och regler som är specifika för detta system, varvid ledning inte behöver hämtas utifrån, eftersom denna ordning ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. Harmoniseringskontoret och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna är därför inte bundna av ett beslut som fattats på medlemsstatsnivå eller av ett tredje land där det fastställs att det berörda kännetecknet kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som harmoniserats med direktiv 89/104 eller i ett land som ingår i det språkområde som ordmärket härstammar från.

(Se dom av den 27/02/2002, T‑106/00, ”STREAMSERVE”, punkt 47.)

Visad användning

Enligt artikel 7.3 i varumärkesförordningen utgör de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d i den förordningen inget hinder mot registrering av ett varumärke om detta till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka registreringen sökts. Under de förhållanden som avses i artikel 7.3 i varumärkesförordningen är den omständigheten att den relevanta målgruppen uppfattar det kännetecken som utgör det ifrågavarande varumärket som en angivelse av varans eller tjänstens kommersiella ursprung frukten av en ekonomisk ansträngning som varumärkessökanden gjort. Denna omständighet gör det befogat att bortse från de hänsyn till allmänintresset som ligger bakom bestämmelserna i artikel 7.1 b, c och d i varumärkesförordningen, som innebär krav på att de varumärken som avses i dessa bestämmelser ska kunna användas fritt av alla, så att det kan undvikas att en enskild ekonomisk aktör åtnjuter någon rättsstridig konkurrensfördel … .

För det första framgår det av rättspraxis att det för att ett varumärke ska uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning erfordras att åtminstone en betydande andel av den relevanta målgruppen tack vare varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret att särskiljningsförmåga ska kunna anses ha uppnåtts genom användning ska anses vara uppfyllt kan dock inte fastställas enbart på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser … .

För att ett varumärke ska kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i varumärkesförordningen krävs det för det andra att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den del av Europeiska unionen där det enligt artikel 7.1 b, c och d i den förordningen saknade särskiljningsförmåga … .

I ett enskilt mål måste man för det tredje vid bedömningen av huruvida varumärket uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning beakta faktorer som bland annat varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning varumärket använts, i vilken geografisk utsträckning och hur länge detta skett, hur stora investeringar i marknadsföring företaget gjort, den andel av omsättningskretsen som med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare, näringslivsförbund och andra yrkessammanslutningar. Om bedömningen av dessa faktorer visar att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, med ledning av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, ska kravet i artikel 7.3 i varumärkesförordningen för registrering av varumärket anses vara uppfyllt … .

För det fjärde ska ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet den särskiljningsförmåga som detta uppnått till följd av användning, enligt rättspraxis bedömas även med avseende på de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering och med beaktande av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsuments förmodade uppfattning om den ifrågavarande varu- eller tjänstekategorin … .

(se dom av den 10/11/2004, T‑396/02, ”Form d'un bonbon”, punkterna 55-59; dom av den 04/05/1999, de förenade målen C‑108/97 och C‑109/97, ”Windsurfing Chiemsee”, punkt 52; dom av den 22/06/2006, C‑25/05 P, ”Storck”, punkt 75 och dom av den 18/06/2002, C‑299/99, ”Philips”, punkt 63.)

Eftersom sökanden angivit att viss informationen som ingivits är konfidentiell så kommer kontoret att beskriva inarbetningsmaterialet endast i allmänt hållna ordalag utan att avslöja någon specifik information.

Eftersom märket utgörs av engelska ord utgörs omsättningskretsen av konsumenter i de engelsktalande medlemsstaterna, nämligen Storbritannien, Irland och Malta, samt i de medlemsstater där engelska förstås väl, nämligen, Cypern, Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige.

För att visa att märket förvärvat särskiljningsförmåga så är det inte bara nödvändigt att visa stor försäljning inom det relevanta området (vilket inte har gjorts) utan också att den relevanta omsättningskretsen uppfattar märket som ett kännetecken för varorna och tjänsterna, t.ex. genom en marknadsundersökning. Yttranden från handelskammare eller andra handels- eller professionella organisationer skulle också ge vikt åt sökandens försäkran att märket förvärvat särskiljningsförmåga.

Enligt dessa kriterier är det inarbetningsmaterial som lämnats in uppenbarligen otillräckligt.

Sökanden anger antalet sålda produkter för perioden 2006 -2015.

Med tanke på att musikbranschen är en relativt stor industri och att omsättningskretsen inte bara omfattar professionella kompositörer, ljudingenjörer och musiker, utan också amatörmusiker, så måste försäljningen inom det relevanta området anses vara ganska låg.

Inga marknadsföringssiffror har ingivits, och det material som ingivits är mest artiklar där SUPERIOR DRUMMER mest refereras till som Toontrack SUPERIOR DRUMMER, dvs. märket används sällan ensamt.

De intyg som ingivits kan inte heller ges mycket vikt då de endast är två, varav ett från Tyskland som inte ingår i det relevanta språkområdet.

Det noteras också att det saknas material som visar att den relevanta omsättningskretsen uppfattar märket som ett kännetecken för varorna och tjänsterna, t.ex. genom en marknadsundersökning. Några yttranden från handelskammare eller andra handels- eller professionella organisationer har heller inte ingivits.

För att summera så har sökanden inte visat att märket vid tiden för inlämnandet av ansökan förvärvat särskiljningsförmåga för de sökta varorna och tjänsterna hos den relevanta omsättningskretsen i de engelsktalande medlemsstaterna, nämligen Storbritannien, Irland och Malta, samt i de medlemsstater där engelska förstås väl, nämligen, Cypern, Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett gemenskapsvarumärke nr 13945019 för följande varor och tjänster:

Klass 9 Datormjukvara för musikkomposition; datormjukvara för musikproduktion; datormjukvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet hos ljudutrustning; datormjukvara för bildhantering.

Klass 42 Design och utveckling av datormjukvara för musikproduktion och musikkomposition.

Ansökan godtas för ”molntjänster” i klass 42.

Enligt artikel 59 i varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till harmoniseringskontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Dessutom ska grunderna för överklagandet anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 800 EUR har betalats.

Cecilia ALIN