OPPOSIZIONE N. B 2 576 349

BP S.A.S. di Salimbeni Andrea & C., Via dei Tintori 6, 59013 Montemurlo (PO), Italia (opponente), rappresentata da Ing. Mari & C. S.r.l., Via Garibotti 3, 26100 Cremona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Match Group LLC., P.O. Box 25458, 75225 Dallas, Stati Uniti di America (richiedente), rappresentata da Maucher Jenkins, 26 Caxton Street, SW1H 0RJ Londra, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 27/09/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 576 349 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 979 513 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

Inizialmente l’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 979 513 per il marchio denominativo ‘SWIPE RIGHT’, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. In seguito alla divisione della domanda di marchio del 24/11/2015, i prodotti in Classe 25 sono rimasti gli unici prodotti rivendicati dalla presente domanda e quindi l’opposizione è ora diretta contro tutti i prodotti della domanda di marchio. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 795 381 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Accappatoi; costumi da bagno; cuffie da bagno; scarpe da bagno; bandane; biancheria personale antisudorifica; body; busti; calzature; calzature per lo sport; scarpe da ginnastica; calze; calze antisudorifiche; calzini; cinture; cinture in tessuto; abbigliamento per ciclisti; fasce per la testa; gambali di stivali; ghette; guaine [sottovesti] busti; guanti; tasche di indumenti; indumenti per la ginnastica; jerseys [indumenti]; leggings; maglieria; felpe; pantaloni; pantaloni da ciclista; pantaloni da sci; pantaloni di tute; pantaloni da jogging; pantaloni da snowboard; magliette e pantaloncini per lo sport; giacche; sotto-piedi; fasce tergisudore; fasce (copricapi); polsini; reggiseni; scaldamuscoli; stivali; stivaletti; T-shirt; tute [indumenti]; visiere; berretti; fascette per il sudore; paraorecchie.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Le scarpe del marchio contestato includono, in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono con le scarpe da ginnastica dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

La voce abbigliamento del marchio contestato include, in quanto categoria più ampia, o si sovrappone con l’ abbigliamento per ciclisti dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ ampia categoria dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

La voce cappelleria del marchio contestato include, in quanto categoria più ampia, o si sovrappone con i berretti dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ ampia categoria dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Il richiedente sostiene che nel settore della moda i consumatori ‘prestano un livello d’attenzione maggiore nella selezione dei prodotti’. A tale proposito, la Divisione d’Opposizione osserva che i prodotti coperti dal marchio anteriore e quelli designati dal marchio contestato sono gli articoli di abbigliamento, le calzature o la cappelleria in generale o alcuni tipi particolari di articoli di abbigliamento, cappelleria o calzature. Si tratta di beni di consumo corrente, destinati al grande pubblico, e per l’acquisto dei quali il consumatore mostra generalmente un livello di attenzione nel complesso medio.

3. I segni

	SWIPE RIGHT
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Poiché il richiedente allega che il segno contestato ha un significato chiaramente comprensibile in lingua inglese e ciò contribuirebbe a creare un'impressione concettuale distinta sul consumatore rispetto al marchio anteriore, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla la lingua inglese, come per esempio la parte del pubblico che parla, ad esempio, la lingua italiana o spagnola.

Il marchio contestato è un marchio denominativo. Esso è composto dai termini ‘SWIPE’ e ‘RIGHT’, i quali sono privo di significato per la stragrande maggioranza del pubblico rilevante. Pertanto, esso è distintivo.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato dall’elemento verbale ‘SWIP’ riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero. La parte superiore della lettera ‘I’ è lievemente stilizzata. Al di sopra di tale elemento verbale si trova un elemento figurativo che consiste in due segmenti elicoidali di color bianco e negro che si intrecciano formando una lettera ‘S’ stilizzata posta all’interno di un cerchio e su sfondo bianco.

L’elemento ‘SWIP’ contenuto nel marchio anteriore non ha significato alcuno per il pubblico in questione ed è quindi distintivo cosi come lo è l’elemento figurativo, che, nel caso fosse percepito come una lettera ‘S’ stilizzata, verrebbe visto come un mero riferimento alla parola ‘SWIP’ sottostante.

Sebbene nel segno contestato l’elemento figurativo sia leggermente più grande dell’elemento verbale, quest’ultimo è più lungo e occupa una superficie maggiore a livello orizzontale. Di conseguenza nessun elemento che compone il marchio anteriore può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Il marchio contestato è di tipo denominativo e, in quanto tale, non contiene elementi che possano considerarsi dominanti sotto il profilo visivo.

Tuttavia, per quanto riguarda il marchio anteriore si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘SWIP’ che conformano quasi interamente il primo elemento del segno contestato e l’unico elemento verbale del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera del termine ‘SWIPE’ del segno impugnato nonché nel termine aggiuntivo ‘RIGHT’ dello stesso, oltre che nell’elemento figurativo del marchio anteriore. Come poc’anzi indicato, tale elemento figurativo, in linea di principio, provocherà un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘SWIP’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘RIGHT’ che conformano il secondo elemento del segno impugnato e nella lettera addizionale ‘E’ dello stesso. Inoltre differisce nel suono della lettera ‘S’ stilizzata del marchio anteriore benché quest’ultima tendenzialmente non sarà pronunciata in quanto lettera iniziale dell’elemento verbale ‘SWIP’.

Di conseguenza, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella Classe 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente simili in grado medio mentre l'aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, l’unico l’elemento verbale del marchio anteriore ‘SWIP’ è interamente incluso nel segno impugnato e per di più nella sua parte iniziale, che, per regola generale, è quella a cui il consumatore attribuisce maggiore importanza. Inoltre per i motivi sopra menzionati, e contrariamente agli argomenti della richiedente, l’elemento figurativo del marchio anteriore ha un peso minore rispetto all’elemento verbale mentre la parola ‘RIGHT’ del segno impugnato appare in seconda posizione.

Si ritiene pertanto che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, come già ribadito i prodotti sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Infine, occorre sottolineare che, in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza dell’elemento verbale ‘SWIP’ comune ad entrambi i segni, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana o spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 979 539 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Riccardo RAPONI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.