OPOSICIÓN Nº B 2 603 820

Profesional Cosmetics S.A., Ctra. Nacional II, Km. 592, Pol. Ind. Can Sunyer, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), España (parte oponente), representada por Tellavas, S.L.U., Rambla Cataluña, 38 8ª, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Laboratorios Ximart S.A., Polígono Industrial Martiartu, Calle 1, Parcela 6, 48480 Arrigorriaga (Vizcaya), España (solicitante), representado por José Ramón Trigo S.L., Gran Vía 40, 6º 2, 28013 Madrid, España (representante profesional).

El 20/02/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 603 820 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14 267 017, en concreto contra todos los productos y servicios de las clases 3 y 35. La oposición está basada en el registro de marca española nº 999 746 y en el nombre comercial registrado en España nº 95 155. En su escrito de alegaciones, la parte oponente hace referencia también al registro de marca española nº 1 001 932 como base de su oposición. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

(marca española nº 999 746) PROFESIONAL COSMETICS, S.A. PROCSA (nombre comercial nº 95 155) PROFESIONAL (marca española nº 1 001 932)
Derechos anteriores	Marca impugnada

ADMISIBILIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 15, apartado 2, letra c), del REMUE, el escrito de oposición deberá incluir los motivos en los que se base la oposición, en concreto una declaración que indique que se cumplen los requisitos correspondientes del artículo 8, apartados 1, 3, 4 y 5, del RMUE.

En particular, los motivos se considerarán adecuadamente indicados si está marcada una de las casillas correspondientes del formulario de escrito de oposición o si se han indicado en alguno de sus anexos o documentos acreditativos. Los motivos también se considerarán adecuadamente indicados si las marcas anteriores están identificadas, y si es posible identificar de manera inequívoca los motivos y la oposición está basada en lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 17, apartado 2, del REMUE, si el escrito de oposición no contiene los motivos de la oposición de conformidad con la regla 15, apartado 2, letra c), del REMUE, y si no se ha subsanado dicha irregularidad antes de que expire el plazo de oposición, la Oficina rechazará la oposición como inadmisible.

El 03/11/2015, la parte oponente presentó un escrito de oposición contra la solicitud impugnada. Basándose, entre otros, en el siguiente derecho anterior “PROFESIONAL COSMETICS, S.A. PROCSA”. En el formulario de oposición, la parte oponente identificó dicho derecho anterior como “marca nacional” e invocó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, como base para dicha oposición. No obstante, la parte oponente en sus alegaciones, incluidas dentro del propio formulario de oposición, indicaba que el citado derecho anterior consistía en un nombre comercial registrado. Dicho aspecto fue confirmado con la inclusión del certificado de renovación del nombre comercial “PROFESIONAL COSMETICS, S.A. PROCSA”, expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, la parte oponente no indicó en el formulario de oposición ni en sus alegaciones la invocación del artículo 8, apartado 4 del RMUE.

Por razones de exhaustividad, incluso aun asumiendo que la intención de la parte oponente era la invocación del artículo 8, aptado 4 del RMUE, cosa que no se produjo, no hay prueba de uso ni referencia a la ley nacional aplicable que, en base a ese signo, le confiera derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Por tanto, la oposición se rechaza por inadmisible en cuanto se basa en este derecho anterior.

JUSTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS ANTERIORES

Con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE, la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

Con arreglo a la regla 19, apartado 2, del REMUE, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

En concreto, en el caso de que la oposición se base en una marca registrada que no sea una marca de la Unión Europea, la parte oponente deberá facilitar una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca – regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del REMUE.

En el asunto que nos ocupa, el escrito de oposición no iba acompañado de ninguna prueba relativa a la marca española anterior nº 1 001 932, PROFESIONAL, en que se basa la oposición.

El 10/11/2015 se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, a partir del período de reflexión para aportar el material antes mencionado. Dicho plazo expiró el 15/03/2016.

La parte oponente no presentó ninguna prueba relativa a la marca anterior que sirve de fundamento a la oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del REMUE, si dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, del REMUE, la parte oponente no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en cuanto se basa en esta marca anterior.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE (en la versión vigente en el momento de la presentación de la oposición), a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante al menos cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca española nº 999 746 en que se basa la oposición.

La solicitud de marca de la Unión Europea fue publicada el 03/08/2015.

El certificado de renovación de la marca española anterior no muestra la fecha de registro de la misma, sin embargo, teniendo en cuenta que ésta se ha renovado por un período de 10 años (hasta 08/03/2022), la División de Oposición considera que la marca anterior ha permanecido en el registro desde al menos 2002; por consiguiente, ha estado registrada con anterioridad a la fecha de publicación de la marca impugnada por más de cinco años. La petición se presentó dentro de plazo y es admisible.

Por lo tanto, la parte oponente debería presentar prueba de uso de la marca anterior durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación, es decir desde 03/08/2010 a 02/08/2015.

El 18/05/2016 se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso solicitada. Dicho plazo expiraba el 23/07/2016.

La parte oponente no presentó prueba alguna que demostrase el uso de la marca española anterior nº 999 746 en que se basa la oposición, ni tampoco alegó que existiesen causas justificativas para la falta de uso.

Con arreglo a la regla 22, apartado 2, del REMUE, si la parte oponente no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

Por consiguiente, la solicitud debe ser desestimada en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE y la regla 22, apartado 2, del REMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Beatrix STELTER

Octavio MONGE GONZALVO

Julia SCHRADER

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).