Weigering van de aanvraag voor een Gemeenschapsmerk (artikel 7 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (“GMV”) en regel 11, lid 3 van de Uitvoeringsverordening (“GMUV”))

Alicante, 22/12/2015

LANDMARK B.V.

Drentsestraat 4

NL-3812 EH Amersfoort

NEDERLAND

Aanvraagnr.:	014284021
Uw kenmerk:	TM3652EU00
Benaming van het merk:	Chips & Snacks Amsterdam
Merksoort:	Beeldmerk
Aanvrager:	Yung-Fung Pan, handelende onder de naam Chips en Snacks Amsterdam Wieldraaierlaan 61 NL-7577 NW Oldenzaal NEDERLAND

Het Bureau heeft op 03/08/2015 ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 7, lid 2, GMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

De aanvrager heeft op 16/09/2015 zijn opmerkingen ingediend, die als volgt kunnen worden samengevat:

De betreffende merkaanvraag bestaat niet uitsluitend uit een beschrijvend teken maar is een combinatie van woordelementen, beeldelementen, kleuren en de compositie daarvan.

De afbeelding van de puntzak met de drie reuzenfrieten en de bijzondere schrijfwijze van de woorden ‘Chips & Snacks’ bezitten op zichzelf al onderscheidend vermogen.

De drie hoofdbestanddelen bestaande uit de afbeelding van de puntzak met drie reuzenfrieten, de rood, wit, blauwe cirkel en de schrijfwijze van de woorden werken samen om het merk een sterk onderscheiden vermogen te verlenen.

Een vergelijkbaar gemeenschapsmerk ‘chips & go’ Nummer 13869391 is eerder geaccepteerd door het Bureau.

Ingevolge artikel 75 GMV is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen de aanvrager verweer heeft kunnen voeren.

Echter, na ruime overweging van de argumenten van de aanvrager, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven voor alle waren en diensten.

Op grond van artikel 7, lid 1, sub c, GMV kunnen ‘merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten’ niet worden ingeschreven.

Het is vaste rechtspraak dat de in artikel 7, lid 1, GMV vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat in aanmerking wordt genomen, moet andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als Gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c, GMV een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

‘De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, GMV doelt, zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de verbruiker kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van waren of diensten als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd’ (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, GMV kunnen ‘merken die elk onderscheidend vermogen missen’ niet worden ingeschreven.

Zoals het Gerecht heeft geoordeeld, vallen onder artikel 7, lid 1, sub b, GMV met name die merken die het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop van de betreffende goederen of diensten de aankoopkeuze te herhalen, indien de ervaring positief was, of in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dit is inter alia het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

De aanvrager voert aan dat het Bureau nalaat om de absolute weigeringsgrond in zijn geheel in acht te nemen. Het teken bestaat immers uit een combinatie van woordelementen, beeldelementen, kleuren en een compositie daarvan.

Het Bureau is het met de aanvrager eens dat, omdat het in dit geval om een samengesteld merk gaat, dit merk in zijn geheel dient te worden beschouwd bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Dit verzet zich er evenwel niet tegen dat vooraf elk bestanddeel van het merk wordt onderzocht (09/07/2003, T 234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).

Het Bureau merkt op dat de aanvrager geen argumenten heeft ingediend betreffende het beschrijvende karakter van term ‘Chips&Snacks’ voor de de aangevraagde waren en diensten en dat er kan worden uitgegaan dat de zuivere woordcombinatie ‘Chips&Snacks’ in relatie tot de aangevraagde waren en diensten als zodanig niet te monopoliseren is.

Wat betreft de lettertypes is het Bureau van mening de woorden ‘Chips&Snacks’, in de weergegeven lettertype dermate gebruikelijk is dat van onderscheidend vermogen geen sprake kan zijn. De tekst is weergegeven in een duidelijk leesbare lettertype die, ondanks dit ontwerp, niet wezenlijk afwijkt van wat er gebruikelijk is in het aanbod van lettertypes waarmee een algemeen publiek wordt geconfronteerd en deze weergave zal de boodschap van ‘Chips&Snacks’ in het geheel niet veranderen of er iets ongebruikelijks aan toevoegen. Voor het algemene publiek die niet de gewoonte heeft om een teken uitgebreid en in detail te analyseren zal het lettertype er gewoon één zijn zoals vele andere lettertypen. In het onderhavige geval is de consument niet in staat om de oorsprong van de waren en diensten vast te stellen op basis van een combinatie van eenvoudige en gangbare lettertypes, ook al zijn die speciaal voor dit merk ontworpen.

Het is gemeengoed in de handel om beschrijvende termen in kleur of in een bijzondere grafische weergave te presenteren. Ook termen die op de verpakking van de goederen zijn aangebracht in een oogstrelende of aandachtopeisende wijze blijven beschrijvend van aard. Dus het eenvoudigweg weergeven van een beschrijvende aanduiding in geel gekleurde letters van een gangbaar lettertype, tegen de achtergrond van gestileerde maar desondanks duidelijk herkenbare frieten zal het merk niet een onderscheidend vermogen verschaffen. In de snack- en cateringbranche en ook algemeen in de voedingssector is het gebruikelijk om de product- en bedrijfsstilering uit te voeren in gekleurde afbeeldingen van letters, logo’s of een afbeelding het product zelf tegen de achtergrond van geometrische vormen of de nationale kleuren van het land van herkomst.

Het argument dat het figuratieve teken niet gangbaar is omdat uit een vergelijkend onderzoek dit soort combinaties niet gevonden zijn dient ook te worden weerlegd. Voor een weigering van inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub c, GMV is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

De aanvrager voert aan dat in de afbeelding van het aangevraagde merk de puntzak met de drie reuzenfrieten en de tekst als het ware uit de cirkel naar voren springt en dat dit zich onderscheidt van andere gestileerde puntzakken met frietes die na een kort onderzoek op het Internet aangetroffen zijn.

De relevante consument, professioneel of doorsnee eindgebruiker, zal bij het zien van de gedeponeerde combinatie niet opmerken dat deze decoratieve combinatie van een achtergrond met een weergave van patates frites wezenlijk afwijkt van wat er gangbaar zou zijn omdat doorgaans er op het moment van productkeuze geen vergelijking is met andere vergelijkbare tekens voor dezelfde waren. Door dit gebrek aan referentiekader zal de consument in het aangevraagde beeldelement slechts een banale verwijzing zien naar het aangeboden product en daarin nog eens bevestigd worden door de aanduiding ‘Chips&Snacks’. De door de aanvrager ingediende voorbeelden van puntzak logo’s met meer dan drie frieten en een meer natuurlijke weergave toont niet aan dat de beschrijvende boodschap ‘Chips&Snacks’ tegen de achtergrond van een zak met frieten enig onderscheidend vermogen heeft.

Daarom is het betrokken teken niet onmiddellijk op te vatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de goederen en restauratiediensten en kan de consument het teken niet met goederen en diensten van een bepaalde ondernemer in verband brengen, zodat het aangevraagde teken niet kan voldoen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk de herkomst van de waren en diensten van het merk te identificeren.

Verder voert de aanvrager aan dat een vergelijkbaar gemeenschapsmerk ‘chips & go’ onder nummer 13869391 is eerder geaccepteerd door het Bureau.

Wat betreft het argument van verzoekster dat een vergelijkbare inschrijving door het BHIM is aanvaard, is het voldoende om op te merken dat volgens de vaste rechtspraak beslissingen ter zake van de inschrijving van een teken als Gemeenschapsmerk op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De vraag of een teken als Gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van het Bureau (zie het arrest van 15/09/2005, C-37/03 P, 'BioID', punt 47, en het arrest van 09/10/2002, T‑36/01, 'Glaverbel', punt 35).

Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers dat de eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling te verenigen moet zijn met de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie het arrest van 27/02/2002, T-106/00, 'STREAMSERVE', punt 67).

Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven (reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 45, en BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, punt 45). Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren. Of een teken als merk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en aan de hand waarvan moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is (zie in die zin omtrent artikel 3 van richtlijn 89/104, arrest van 12 februari 2004, Henkel, C‑218/01, Jurispr. blz. I‑1725, punt 62).

Het is voor het Bureau niet mogelijk om de motivatie van de onderzoeker te achterhalen waarom een ander teken wél is geaccepteerd voor registratie. Vast staat dat het allemaal andere merken zijn met enkel gelijksoortige deelelementen en dat er de toetsing van registreerbaarheid van merken altijd aan een evolutie onderhevig is. Het Bureau weerlegt het argument dat deze evolutie heeft geleid tot een rigoreuze verhoging van de drempel om onderscheidend vermogen aan beeldelementen toe te kennnen. Het is het Bureau gelegen om zo veel mogelijk de zelfde richtlijnen voor toetsing te hanteren en willekeur te voorkomen middels interne richtlijnen, handleidingen (gepubliceerd via de BHIM website) en trainingen om zo het algemene publieke belang te dienen en het register vrij te houden van beschrijvende of niet-onderscheidende tekens. Om tekens te accepteren louter en uitsluitend vanwege een eerdere acceptatie van mogelijk gelijksoortige tekens compromiteert het legaliteitsbeginsel van de uitvoering van het Gemeenschapsverdrag.

Om de hierboven uiteengezette redenen en ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) en c) en artikel 7, lid 2, GMV wordt de aanvraag van Gemeenschapsmerk nr. 14284021 hierbij verworpen voor alle waren en diensten.

Uit hoofde van artikel 59 GMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60 GMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 800 EUR is betaald.

Steven STAM