Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 GMV und Regel 11 Absatz 3 GMDV

Alicante, 24/11/2015

Kjell-Olav Torgard Kreuzbergstrasse 78, D-10965 Berlin ALEMANIA

Anmeldenummer:	014326615
Ihr Zeichen:
Marke:	Daytrip Shoes
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Kjell-Olav Torgard Kreuzbergstrasse 78 D-10965 Berlin ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 13/07//2015 die Anmeldung teilweise unter Berufung auf die fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 7 Absatz 2 GMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 10/09/2015 hierzu Stellung. Darin erklärt sie sich unter Berücksichtigung der in der Beanstandung des Amtes angeführten Auffassung bereit, aus dem Anmeldezeichen „Daytrip Shoes“ „sollte es notwendig sein“, das Wort „Shoes“ herauszunehmen, so dass es bei der Warenkategorie „Schuhwaren“ keinen direkten Hinweis auf Schuhe geben würde.

Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Anmelderin tritt der Auffassung des Amtes entgegen, wonach der Begriff „Daytrip Shoes“ auf eine besondere Eigenschaft von Schuhen hinweise, nämlich dass diese „für Tagesauflüge gut geeignet“. Eine derartige Qualität oder Eigenschaft, die nur bestimmten Schuhen eigen sei, gäbe es nicht. Die Bezeichnung könne daher nicht auf eine solche Qualität hinweisen und sei daher auch nicht beschreibend.

2. Es sei ferner fraglich, ob in der Bezeichnung „Daytrip“ eine lobende bzw. anpreisende Wirkung eingeschlossen sei. Eine Bezeichnung, die eine Schuhware so charakterisiere, dass sie lediglich für einen Tag gut geeignet sei, sei überhaupt nicht lobend. Sie würde lediglich bei einem Verbraucher die Assoziation wecken, dass nach einem Tagesausflug die Schuhe komplett verbraucht bzw. abgenutzt seien.

3. Die Anmelderin argumentiert, dass die Parallele mit der Bezeichnung „Quick Restaurants“ im Beanstandungsschreiben des Amtes konstruiert wirke. Das Wort „Daytrip“ könne auf keine von den anderen unterscheidende erfassbare oder materiell berührbare Qualität hinweisen.

4. Das Amt habe den Begriff einer beschreibenden Angabe zu weit ausgelegt. Zur Untermauerung ihres Arguments verweist die Anmelderin auf zur Eintragung zugelassene Marken, ohne indes auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Bezug zu nehmen.

5. Sollte die Anmelderin das Amt nicht von ihren Ausführungen überzeugt haben, bittet die Anmelderin, ihre Position nochmals ausführlich erörtern zu dürfen.

Entscheidung

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Der von der Anmelderin vorgebrachte vorschlagsweise Verzicht des Wortes „Shoes“ aus der Anmeldemarke „Daytrip Shoes“ wird vom Amt als Antrag ausgelegt, der eine hilfsweise Einschränkung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung darstellt. Zu sog. „hilfsweisen“ Anträgen ist sodann festzustellen, dass Anträge ausdrücklich und unbedingt zu erklären sind (Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-396/02 vom 10. November 2004, „Dreidimensionale Marke – Form eines Bonbons“, Rdnr. 19 m.w.N.). Eine hilfsweise, d.h. unter der prozessualen Bedingung, dass dem vollumfänglichen Begehren nicht entsprochen wird, erklärte Zurücknahme oder Einschränkung der Anmeldung oder des darin enthaltenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist somit als solche nicht zulässig.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 GMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C‑329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (Urteil vom 27.02.2002, T‑79/00, „LITE“, Randnummer 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (Urteil vom 15.09.2005, T‑320/03, „LIVE RICHLY“, Randnummer 65).

Die Eintragung „einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen“ (Urteil vom 04.10.2001, C‑517/99, „Merz & Krell“, Randnummer 40). „Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen“ (Urteil vom 11.12.2001, T‑138/00, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Randnummer 44).

Da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, ist sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (Urteil vom 19.09.2001, T‑118/00, „Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle“, Randnummer 59).

Wie bereits im Beanstandungsschreiben vom 13/07/2015 ausgeführt, besteht die angemeldete Marke aus den Wörtern „daytrip“ und „shoes“. Da es sich hierbei um Wörter aus der englischen Sprache handelt, ist bei der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse auf den englischsprachigen Verbraucher innerhalb der Gemeinschaft abzustellen.

„Daytrip“ bezeichnet im Englischen nach dem Pons Online Wörterbuch einen Tagesausflug, während der Begriff „shoes“ im Deutschen die Bedeutung Schuhe hat (vgl. http://pons.com ). Folglich werden die maßgeblichen Verkehrskreise den Gesamtausdruck mit einer bestimmten Bedeutung verstehen, nämlich als „Tagesausflugsschuhe, Schuhe, die geeignet sind für einen Tagesausflug“.

Eine Marke ist bei der Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit und im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, wobei auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist.

Das Argument der Anmelderin, wonach der Ausdruck „Daytrip Shoes“ nicht auf die unterschiedlichen Eigenschaften von Schuhen hinweise, da Schuhe per se nicht über bestimmte Eigenschaften verfügten, kann sich das Amt nicht anschließen. Die Wortfolge „Daytrip Shoes“ ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, denen jeweils ein eindeutiger Bedeutungsgehalt zukommt. Der Ausdruck ist sprachüblich gebildet und weist keine ungewöhnliche syntaktische Struktur auf. Der englischsprachige Verbraucher wird die Wortkombination in Bezug auf die beanstandeten Schuhwaren ohne weiteres als Hinweis darauf verstehen, dass die derart gekennzeichneten Schuhe über bestimmte Eigenschaften verfügen, nämlich, dass sie bestens für Tagesausflüge oder stundenlanges Gehen, geeignet sind. Entgegen der Auffassung der Anmelderin weisen Schuhe sehr wohl unterschiedliche Merkmale auf, die entsprechend den jeweiligen „Anlässen“ variieren: so richtet sich das richtige Schuhmodell nach dem Terrain, auf dem es vorrangig eingesetzt wird, wie beispielsweise Gesundheitsschuhe, Schuhe zum Wandern, zum Joggen, Hausschuhe etc. Folglich vermittelt das Wortzeichen „Daytrip Shoes“ nach gängiger Praxis in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren, nämlich Schuhe, eine eindeutig anpreisende Aussage oder Werbebotschaft, die dem englischsprachigen Verbraucher signalisiert, dass die derart gekennzeichneten Schuhe so bequem sind, dass sie für langes Stehen oder Gehen bestens geeignet sind. Keinesfalls werden die Verkehrskreise den Ausdruck in dem von der Anmelderin vorgetragenen Bedeutungsgehalt sehen, dass derart gekennzeichnete Schuhe lediglich für einen Tag geeignet sind. Auch ist nicht schlüssig, weshalb die Verkehrskreise aus dem Ausdruck „Daytrip Shoes“ den Hinweis ableiten sollten, dass nach einem Tagesausflug die derart gekennzeichneten Schuhe verbraucht oder abgenutzt seien. Das Gegenteil ist der Fall: die maßgeblichen Verkehrskreise werden die damit gekennzeichneten Waren Schuhe ohne Weiteres in dem Sinne verstehen, dass diese Schuhe über Merkmale verfügen, die langes Stehen oder Laufen ohne Weiterers ermöglichen.

Das Argument der Anmelderin, wonach der Ausdruck „Daytrip Shoes“ nicht auf ein Merkmal der beanspruchten Waren hinwiese, geht fehl. Das Amt hat die angemeldete Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 GMV beanstandet und gerade nicht aufgrund beschreibenden Charakters. Wie bereits dargelegt, werden die maßgeblichen Verkehrskreise den angemeldeten Ausdruck ohne weiteres einzig als eine belobigende Aussage wahrnehmen, die die positiven Aspekte der betreffenden Waren hervorhebt, nämlich dass die derart gekennzeichneten Waren so bequem und daher für langes Gehen und Stehen, also auch für Tagesausflüge, bestens geeignet sind. Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Da die maßgeblichen Verkehrskreise der Anmeldemarke diese Bedeutung ohne Interpretationsaufwand zuordnen können, kann das Argument der Anmelderin, das Wort „Daytrip“ sei zu eng ausgelegt und könne auf keine erfassbare oder materiell berührbare Qualität der derart gekennzeichneten Schuhe hinweisen, nicht durchgreifen.

Folglich vermag der angemeldete Ausdruck „Daytrip Shoes“ in seiner Allgemeinheit keine Individualisierung der angemeldeten Waren herbeizuführen. Diese werden von gleichartigen Waren anderer Unternehmen nicht unterscheidbar gemacht.

Hinsichtlich der von der Anmelderin geltend gemachten Indizwirkung mehrerer Gemeinschaftsmarkenregistrierungen, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der aufgeführten Marken nicht mit dem Anmeldezeichen „Daytrip Shoes“ zu vergleichen sind, da diesen nicht wie im vorliegenden Fall ein eindeutiger werbeanpreisender Bedeutungsgehalt zukommt: das Wort „Birkenstock“ bezeichnet beispielsweise Sandalen aus Birkenholz und nicht aus Birkenstock, der Bestandteil „Jack“ in der Marke „Jack Wolfskin“ ist ein männlicher Vorname, der nicht auf ein Merkmal der gekennzeichneten Waren hinweist. Im Übrigen genügt in diesem Zusammenhang der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (vl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 15. September 2005 in der Rechtssache C-37/03 P, BioID AG/HABM, BioID, HABM (Real People, Real Solutions) Slg. 2002, II-5179, Rdnr. 19, 20; Urteil des Gerichts erster Instanz vom 31. März 2004 in der Rechtssache T-216/02, Fieldturf Inc. …/. HABM, (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), Rdnr. 25).

Wenn – wie der EuGH im „SAT.2“-Urteil (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH ./. HABM (SAT.2) Slg. 2004, I8317, Rdnr. 25) erneut hervorgehoben hat – das bei der Erörterung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigende Allgemeininteresse mit der erforderlichen Herkunftsfunktion korrespondiert, kommt die Eintragung einer Marke nur in Betracht, soweit sich deren Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion positiv feststellen lässt. Diese Voraussetzungen sind für das verfahrensgegenständliche Zeichen nicht erfüllt.

In der Tat enthält der Ausdruck „Daytrip Shoes“ keine Bestandteile, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich diesen Ausdruck über seine offenkundig bewerbende Bedeutung hinaus ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke und damit als Herkunftskennzeichen für die beanspruchten Waren einzuprägen. Der beanspruchten Wortmarke – ohne jeden grafischen oder anderweitig eigentümlichen Zusatz – fehlt insoweit das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 7 Absatz 2 GMV, da sie vom angesprochenen Verkehr lediglich als anpreisender und informativer Hinweis auf die Eigenschaft der angebotenen Waren verstanden wird und nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis.

Im vorliegenden Fall ist daher auch nach weiterer, eingehender Prüfung der angemeldeten Marke festzustellen, dass sie in ihrer Gesamtheit in der anzunehmenden Wahrnehmung des Publikums eine reine werbewirksame Aussage enthält, die darüber hinaus in direktem Zusammenhang zu den angemeldeten Waren steht und keine Herkunftsfunktion übernehmen kann.

Insoweit die Anmelderin darum ersucht, ihre Position im Falle der Aufrechterhaltung der Beanstandung vonseiten des Amtes nochmals ausführlicher erläutern zu können, ist darauf hinzuweisen, dass das Amt hierfür keine Notwendigkeit sieht, da es auf der Grundlage des Sachvortrags der Anmelderin vom 10/09/2015 entscheiden kann.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 7 Absatz 2 GMV wird hiermit die Anmeldung für die Gemeinschaftsmarke Nr. 14 326 615 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die folgenden Waren:

Klasse 25: Schuhwaren.

Die Anmeldung wird für die übrigen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 18, 25 und 35 zugelassen.

Gemäß Artikel 59 GMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 EUR als eingelegt

Sigrid DICKMANNS