Afslag på ansøgning om EF-varemærke i henhold til artikel 7

i EF-varemærkeforordningen og regel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen

Alicante, 27/10/2015

SANDEL, LØJE & PARTNERE

Øster Allé 42, 6

P.O. Box 812

DK-2100 København Ø

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	014398309
Deres ref.:	TM16628EU00/BBR/DGN
Varemærke:
Mærketype:	Tredimensionelt
Ansøger:	A.H. Riise Rum LLC 3511 Silverside Road, Suite 105 Wilmington 19810 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Harmoniseringskontoret rejste indvending den 04/08/2015 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Ansøgeren fremsatte den 05/10/2015 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Varmærket er distinktivt og har særpræg.

2. Bilagene vedlagt OHIM’s brev af 04/08/2015 henviser ikke til det rette produktmarked (EU), og der kan ikke lægges afgørende vægt på, at der findes lignende produkter på markedet.

3. Særprægsvurderingen skal alene foretages i forhold til de ansøgte varer.

I henhold til artikel 75 i EF-varemærkeforordningen skal Harmoniseringskontoret træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Harmoniseringskontoret besluttet at opretholde indvendingen.

Færst og fremmest skal det bemærkes, at ansæger ikke har bestridt at varerne hovedsageligt tager sigte på gennemsnitsforbrugeren.

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen er "varemærker, som mangler fornødent særpræg", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (dom af 16.9.2004, C‑329/02 P, "SAT.1", præmis 25).

De omhandlede varemærker i artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeordningen er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (dom af 27.2.2002, T‑79/00, "LITE", præmis 26).

1. Ad varemærket er distinktivt og har særpræg

Ansøger gør gældende at væremærket er distinktivt og skriver i sit brev af 05/10/2015 at:

”...varemærket (flasken) afviger betydeligt fra normen eller sædvanen inden for det relevante produktmarked...”

og

”...ved udformningen af det ansøgte varemærke er foretaget flere betydlige designmæssige valg som f.eks. de karakteriske ”brædder” eller riller, der skaber et helt unikt udtryk af en trætønde.”

Ifølge fast retspraksis mangler kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, ikke fornødent særpræg i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) i EF-varemærkeforordningen (dom af 12.1.2006, C‑173/04 P, "Deutsche SiSi-Werke", præmis 31).

Derudover skal det helhedsindtryk, den nævnte flaske giver, analyseres for at bedømme, om den omhandlede flaskes form vil blive opfattet som varens oprindelsesbetegnelse af offentligheden (dom af 24.11.2004, T‑393/02, "Henkel", præmis 37).

Det følger af det anførte, at det ansøgte tredimensionelle varemærke, efter Harmoniseringskontorets opfattelse består af en kombination af elementer, som er typiske for de berørte varer. Den omhandlede form adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra visse af de berørte varers grundformer, som normalt anvendes i handelen, men den fremtræder snarere som en variation af disse grundformer. Da de påståede forskelle ikke er lette at opfatte, adskiller den omhandlede form sig følgelig ikke tilstrækkeligt fra andre former, der normalt anvendes for ansøgerens varer, og den gør det ikke muligt for den relevante kundekreds umiddelbart og sikkert at adskille ansøgerens varer fra varer, der har en anden handelsmæssig oprindelse.

På trods af, at ansøger har foretaget visse designmæssige valg, afviger helhedsindtrykket af flasken ikke tilstækkeligt fra hvad der må anses som almindeligt i handelen med de pågældende varer. Til dette kan der henvises til bilagene vedlagt Kontorets brev af 04/08/2015. Således som det varemærke, der ansøges om, opfattes af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, kan det ikke individualisere de berørte varer og adskille dem fra varer, der har anden handelsmæssig oprindelse. Som følge heraf mangler det varemærke, der ansøges om, fornødent særpræg for disse varer.

Ansøger gør herudover gældende, at:

”Tønder anvendes normalt ikke i handelen af alkoholiske drikke, idet det pågældende produkt, når det sælges til forbrugeren, allerede er blevet fyldt på flasker. Tønder anvendes derimod ofte i produktionen af alkoholiske drikke, hvortil forbrugeren ikke har nogen kontakt.”

Først og fremmest bestrider kontoret, at alkoholholdige drikke ikke kan købes på tønder af forbrugeren.¹

Derudover skal det bemærkes, at det ansøgte tredimensionelle mærke ikke er en tønde, men en flaske udformet som en tønde.

Det kan nævnes, som ansøgeren selv bemærker, at det må anses som almindeligt at benytte tønder i produktionen af alkoholholdige drikke, ved fx lagringsprocessen. Det medfører dog blot at en forbruger kan opfatte mærket som en indikation af at ansøger har benyttet tønder i produktionen af de alkoholholdige drikke. Det skal dog bemærkes, at afslaget stadig er begrundet på baggrund af vurderingen fremsat i Kontorets brev af 04/08/2015.

2. Bilagene vedlagt OHIM’s brev af 04/08/2015 henviser ikke til det rette produktmarked (EU), og der kan ikke lægges afgørende vægt på, at der findes lignende produkter på markedet.

Ansøger gør gældende, at:

”De vedhæftede eksempler på side 4-7 i OHIM’s afslag, synes alle at være eksempler på flasker, som ikke er tilstede på det europæiske marked. Alene af denne årsag skal flaskerne ikke indgå i vurderingn af, om varemærket afviger betydeligt fra normen eller sædvanen indenfor det relevante produktmarked, idet varemærkeretten er territotialt begrænset.”

Det skal først og fremmest bestrides, at de vedlagte eksempler til Kontorets brev af 04/08/2015, ikke retter sig mod det europæiske marked, da man kan købe disse flasker online og få sendt dem til mange forskellige europæiske lande.²

Derudover skal det gøres gældende, at selvom de vedlagte bilag indeholder resultater fra udbydere som er bosat uden for EU, vil den europæiske forbruger stadig være påvirket. Det må anses som den mest essentielle egenskab ved the World Wide Web, at det er muligt at nå forbrugere fra hele verden. Den europæiske forbruger kan uden yderligere formål få adgang til internettet og til hjemmesider fra alverdens lande (se dom af 15/06/2009, sag R 29/2009-4, -‘ALL IN ONE’, præmis 18).

Ansøger gør deruodver gældende, at:

”...hvorvidt et tegn er egnet til at identificere en vare, som stammende fra en bestemt virksomhed, ikke påvirkes af, om der findes et større eller mindre antal lignende produkter på markedet.”

og

”...dog har OHIM i sit afslag lagt helt afgørende vægt på, at der fandtes lignende produkter på markedet [...]. OHIM synes hermed at have indfortolket et nyhedskrav, hvilket ikke eksistere i varemærkeretten.”

Kontoret bestrider at der er blevet indfortolket et nyhedskrav ved vurderingen af varemærkets særpræg. Kontoret har i vurderingen af det ansøgte mærkes særpræg, lagt vægt på hvorvidt den relevante forbruger - i dette tilfælde gennemsnitforbrugeren – vil opfatte mærket som en oprindelsesbetegnelse. Det kan hertil bemærkes, at Domstolen har stadfæstet, at:

Når appelkammeret konkluderer, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg i sig selv, kan det støtte sin analyse på kendsgerninger, som er et resultat af den generelle praktiske erfaring, der er opnået ved markedsføring af almindelige forbrugsvarer, dvs. kendsgerninger, som enhver kan have kendskab til, og som bl.a. forbrugerne af disse varer har kendskab til… I et sådant tilfælde er appelkammeret ikke forpligtet til at give eksempler på en sådan praktisk erfaring.

(Jf. dom af 15.3.2006, T‑129/04, "Forme d'une bouteille en plastique", præmis 19.)

Det følger heraf, at Kontoret ikke er forpligtet til at fremkomme med eksempler på, at mærket er uden særpræg, men kan foretage en vurdering på baggrund af denne erhvervede erfaring. Dog gøres det gældende, at de eksempler vedlagt Kontorets brev af 04/08/2015, understøtter Kontorets vurdering af, at en forbruger ikke vil opfatte mærket som en oprindelsesbetegnelse, da den ansøgte emballage må anses som almindelig i handlen med de pågældende varer.

Eftersom ansøgeren, til trods for Harmoniseringskontorets analyse på grundlag af ovennævnte erfaringer, hævder, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, påhviler det ansøgeren at fremlægge konkrete og velunderbyggede indicier, der påviser, at det ansøgte varemærke enten har fornødent særpræg i sig selv eller et særpræg opnået ved brug, da ansøgeren/indehaveren i kraft af sit indgående kendskab til markedet langt bedre er i stand til at gøre det (dom af 5.3.2003, T‑194/01, "Tablette ovoïde", præmis 48).

3. Særprægsvurderingen skal alene foretages i forhold til de ansøgte varer

Ansøger gør gældende:

”Endvidere forudsætter OHIM i sit afslag (side 2, andet afsnit), at der er tale om varer til masseforbrug. Det bemærkes, at der er blevet ansøgt om registrering i klasse 33. Særprægsvurderingen skal derfor som udgangspunkt alene foretages i forhold til varer, som indgår i denne produktkategori”.

Kontoret fastholder, at alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder rom, i klasse 33, må anses som varer til masseforbrug. Dette har betydning for vurderingen af bevidsthedsgraden hos den relevante forbruger. Dog betyder dette ikke, at særprægsvurderingen er foretaget i forhold til andre varer, end dem ansøgt. Kontorets særprægsvurdering af det ansøgte 3D mærke er foretaget i forhold til alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder rom, i klasse 33.

Sagens videre forløb

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EF-varemærke nr. 14 398 309 for samtlige varer, der er omfattet af ansøgningen.

I overensstemmelse med artikel 59 i EF-varemærkeforordningen har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 60 i EF-varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Inden for fire måneder efter den samme dato skal der desuden indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 800 EUR er betalt.

Cecilie Leth BOCKHOFF

Søgningsresultater fra internettet

fra den 23/10/2015

http://www.sbdh.dk/standard-tonde.html

http://www.maxim.com/entertainment/food-drink/article/buying-jack-daniels-barrel

https://www.masterofmalt.com/delivery/

http://www.amazon.co.uk/Blantons-Bourbon-Special-Reserve-Whisky/dp/B00KZD9G4I

http://www.hennessy.com/int-eu