Denegación de una solicitud de marca comunitaria de acuerdo con el artículo 7 del RMC y la regla 11, apartado 3 del REMC

Alicante, 11/01/2016

HERRERO & ASOCIADOS Alcalá, 35 E-28014 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	014426316
Referencia:	HA1553/15
Marca:	AMERICAN & BRITISH ACADEMY ABA ENGLISH
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	ENGLISH COURSE, S.L. C/ Copérnico 22-24 5º 1ª E-08021 BARCELONA ESPAÑA

La Oficina objetó el 19/8/2015 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMC al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 17/12/2015, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El representante alude a una serie de marcas que ha registrado la Oficina con el acrónimo “ABA”. La mayoría de las marcas referidas son figurativas

2. El signo solicitado no es descriptivo para los productos de la clase 9, 16 o 41

3. El signo solicitado, además añade un logo altamente distintivo con el acrónimo ABA en su interior

4. El solicitante solicita, en base al artículo 7.3 RMC la distintividad de la marca en base al uso. Para probar la distintividad adquirida por el uso, aporta una serie de pruebas.

5. En el Anexo 1, se indica que según Alexa.com, la página web del solicitante tiene más de 1.5 millones de visitas.

6. En el Anexo 2, se aportan una serie de artículos de prensa de la prensa española.

7. En www.elperiodico.com se indica que la Academia ABA English tiene 4 millones de alumnos.

8. En europapress.com se hace referencia a 2014 donde el nuevo proyecto acabó con 2.5 millones de alumnos en 200 países

9. En msn.com se refiere a la academia ABA English con más de 4 millones de alumnos

10. En Expansion.com se publica que ABA English saltará a Asia con una oficina en China a finales de 2015

11. En Whatsnew.com, se refiere a los cursos de ABA English como los mejores cursos de inglés que se pueden realizar en Internet

12. En el Economista.es, se hace referencia a que ABA English cuenta ya con 350.000 alumnos en este país.

13. En Europa Press hace referencia a la información proporcionada por ABA English sobre la cantidad de tiempo que dedican los españoles a estudiar inglés comparado con otros estudiantes.

14. El solicitante hace referencia a otros casos similares que ha aceptado la Oficina

De acuerdo con el artículo 75 del RMC, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción, por los siguientes motivos:

1. El signo objetado por la Oficina no hace referencia al acrónimo ABA sino a un conjunto de palabras, AMERICAN AND BRITISH ACADEMY ABA. El dibujo que contiene ABA es un acrónimo de las palabras que forman el signo, es decir hace referencia a la primera parte del signo solicitado.

2. Dicho signo hace referencia explícita a una academia americana y británica, que en el contexto de los productos solicitados, indica explícitamente que el signo se refiere a una academia de inglés británico y americano.

3. Por otra parte, los productos solicitados hacen referencia a materiales de grabación para fines educativos, a material de enseñanza y a servicios de educación.

4. Por consiguiente, un signo solicitado que hace referencia explícita a una academia de inglés americano y británico y que se solicita para materiales de grabación para educación y para servicios de educación, es un signo descriptivo que no puede ser registrado como marca en base al Artículo 7.1 b) y c) del RMC.

5. En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca comunitaria... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMC, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (sentencias de 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», apartado 47 y de 09/10/2002, T 36/01, «Surface d'une plaque de verre», apartado 35).

6. ”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (sentencia de 27/02/2002, T 106/00, «STREAMSERVE», apartado 67).

7. El solicitante ha pedido que se considere la distintividad adquirida por el uso en base al Artículo 7.3 RMC. Para ello, ha presentado una serie de documentos que justifiquen que los consumidores son capaces de identificar dicho signo descriptivo como capaz de identificar un determinado origen comercial de los productos y servicios solicitados.

8. En virtud del artículo 7.3 RMC, los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3 del RMC, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del [solicitante][titular] de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMC], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico.

9. En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados.

10. En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3 del RMC, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento.

11. En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3 del RMC ... .

12. En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

13. Ver las sentencias: T 396/02 de 10/11/2004, «Forme d'un bonbon», apartados 55-59; sentencia de 04/05/1999, asuntos acumulados C 108/97 y C 109/97, «Windsurfing Chiemsee», apartado 52; sentencia de 22/06/2006, C 25/05 P, «Storck», apartado 75 y sentencia de 18/06/2002, C 299/99, «Philips», apartado 63.)

14. En el presente caso, el solicitante presenta pruebas de la visita de la pagina web del solicitante y una serie de artículos de prensa española (ver puntos 5 en adelante, arriba).

15. En primer lugar, hay que recordar, que el signo solicitado es en lengua inglesa, y que el público para el que es descriptivo es un público de habla inglesa de la Unión Europea. Por lo tanto, las pruebas que ha enviado a la Oficina el solicitante, que muestran la presencia de la marca en el mercado español, son irrelevantes al presente caso, puesto que la marca solicitada no puede cumplir con su función de identificador comercial con respecto a aquellos consumidores cuya lengua principal sea la lengua inglesa, no con aquellos cuya lengua principal es la lengua española.

16. El hecho de que el solicitante tenga muchas visitas en su página web, no prueba que los consumidores son capaces de identificar la marca solicitada como el indicador del origen de un determinado producto o servicio. En internet existen numerosas referencias sobre servicios de enseñanza en inglés británico y americano, que no se identifican con el solicitante. Señalar que una determinada página web indica inmediatamente que esa pagina web hace que los consumidores lo identifiquen con un determinado origen comercial, no se puede aceptar como prueba.

17. Por último, el solicitante no ha presentado pruebas de lo habituados que están los consumidores de lengua inglesa en identificar dicho signo con una determinada empresa. Simplemente ha enviado una serie de pruebas que demuestran que la marca se usa en España, pero no justifican que los consumidores de habla inglesa sean capaces de identificar un signo descriptivo como marca.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) y el artículo 7, apartado 2 del RMC, se deniega la solicitud de marca comunitaria nº 14426291 para todos los productos y servicios.

En virtud del artículo 59 del RMC tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMC, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina dentro del plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la presente resolución y, dentro del plazo de cuatro meses a partir de esa misma fecha, deberá presentar un escrito en el que se expongan los motivos del recurso. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado una tasa de 800 EUR.

Claudio MARTINEZ MÖCKEL