Recusa de um pedido de registo de marca comunitária

(artigo 7.º do Regulamento sobre a marca comunitária (“RMC”) e regra 11, n.º 3, do Regulamento de Execução do Regulamento sobre a marca comunitária (“RERMC”))

Alicante, 03/02/2016

SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL & ASSOCIADOS - CONSULTORES, LDA.

Rua Castilho, 167, 2º andar

1070-050 Lisboa

PORTUGAL

N.º do pedido:	014457303
Sua referência:	DD-13655
Marca:	PATAUA
Tipo de marca:	Marca nominativa
Requerente:	P. L. BRAGA ADMINISTRAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME Rua Victor Lacorte, 1278 Araraquara/SP 14801-460 BRASIL

Em 24/09/2015, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa do pedido de marca apresentado de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 7.º, n.º 2, do RMC uma vez que a marca é descritiva e desprovida de carácter distintivo em relação aos produtos designados, pelas razões referidas na carta em anexo.

O requerente apresentou as suas observações, em 20/11/2015 e em 22/12/2015, onde se expõem os seguintes argumentos:

1. O público relevante não entende o significado da palavra ‘patauá’, pelo que encarará a marca como uma expressão fantasiosa e, portanto, distintiva. A marca não contém informação óbvia e direta sobre as qualidades dos produtos em causa, em particular porque a árvore em causa não é comummente conhecida pelas suas propriedades cosméticas, pelo que não existe nexo suficientemente direto e concreto, e o sinal não é descritivo.

2. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil concedeu a marca idêntica, ‘PATAUA’ (nominativa), para os mesmos produtos, em 2013. Isso demonstra que o sinal tem suficiente capacidade distintiva.

Nos termos do artigo 75.º do RMC, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

Considerado o teor das observações do requerente e avaliado o seu conteúdo, o Instituto decide manter as objeções notificadas.

1.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMC, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMC é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (acórdão de 16.9.2004, C‑329/02 P, 'SAT.1', n.º 25).

Ao proibir o registo como marca comunitária destes sinais ou indicações, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMC «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca» (acórdão de 23.10.2003, C‑191/01 P, 'Wrigley', n.º 31).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do [RMC] são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público‑alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo» (acórdão de 26.11.2003, T‑222/02, 'ROBOTUNITS', n.º 34).

Ora, tal como já oportunamente referido, o público relevante em relação ao qual deve ser apreciado o motivo absoluto de recusa é o consumidor comunitário que fala português. Conforme referido na notificação de 24/09/2015, em língua portuguesa, a palavra ‘patauá’ designa um tipo de ‘palmeira do Brasil’. O requerente contesta as definições dos dicionários indicados pelo Instituto (Dicionários eletrónicos Priberam e Léxico; consultas realizadas a 24/09/2015; http://www.lexico.pt/pataua/ e https://www.priberam.pt/dlpo/patau%C3%A1 – conforme indicado na notificação de 24/09/2015) – no entanto, sem apresentar qualquer fundamentação a esse respeito. O Instituto considera que não existe nenhuma razão para duvidar da veracidade das informações supracitadas (como aliás, decorre logicamente da própria argumentação do requerente, que anexa um artigo, em português, que contém informações detalhadas sobre a palmeira patauá e os seus frutos).

Como tal, a conclusão de que a marca ‘PATAUA’ será entendida como uma indicação clara e direta de que os produtos em causa na classe 3, para os quais é pedido o registo, consistem em cosméticos feitos a partir de, ou que contêm, essências, extratos e/ou óleos da palmeira patauá, é legítima, lógica e fundamenta-se em informações corroboradas por fontes objetivas, que foram devidamente referidas na supracitada notificação.

O requerente alega que o público relevante não conhece o significado da palavra ‘patauá’, pelo que encarará a marca como uma expressão fantasiosa e distintiva. Contudo, a fundamentação do requerente para justificar tal afirmação não refuta as conclusões expostas pelo Instituto na sua notificação de 24/09/2015.

O requerente aponta que a palavra não consta nos prestigiados dicionários da Academia das Ciências de Lisboa e da Porto Editora; é ainda referido que, ainda que a palavra conste noutros dicionários, tal não significa que seja conhecida do consumidor médio em apreço.

A esse respeito, cabe sublinhar que, para recusar um sinal, o examinador não necessita de provar que a palavra se encontra nos dicionários. Além disso, os termos utilizados no âmbito de uma terminologia especializada para designar as características relevantes dos produtos e serviços devem ser considerados descritivos. Nestes casos, não é necessário demonstrar que o significado do termo é imediatamente percetível para os consumidores relevantes aos quais se destinam os produtos e serviços. Basta que o termo se destine a ser utilizado, ou seja suscetível de ser entendido pelo público relevante, como uma descrição dos produtos ou serviços reivindicados, ou como uma característica dos produtos e serviços (ver acórdão de 17/09/2008, T-226/07, «PRANAHAUS», n.º 36).

Portanto, ainda que uma expressão não conste em determinados dicionários e que não seja comummente utilizada no mercado relevante para designar os referidos produtos, resulta claro para que um registo seja recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMC, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços.

Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal verbal deve, assim, ser objeto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, pelo menos um dos seus significados potenciais designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (acórdão de 23/10/2003, C‑191/01 P, 'Wrigley', n.º 32, itálico nosso).

Portanto, o argumento de que o sinal em causa ainda não está a ser usado de forma descritiva em Portugal, ou não é conhecido do consumidor médio em Portugal, não colhe e, certamente, não pode justificar que sejam concedidos direitos exclusivos sobre uma expressão meramente descritiva.

No caso em apreço, os resultados das pesquisas na internet referidos pelo Instituto na notificação de 24/09/2015 confirmam de forma objetiva que os óleos e extratos da palmeira patauá são frequentemente utilizados para tratamentos cosméticos.

Ora, face ao acime exposto, cabe concluir que a marca ‘PATAUA’ transmite informações claras e diretas sobre a espécie, as qualidades e a composição dos produtos relevantes, isto é: cosméticos feitos a partir de, ou que contêm, essências, extratos e/ou óleos da palmeira patauá.

Consequentemente, a informação transmitida pela marca descreve características essenciais dos produtos supracitados. Portanto, o sentido descritivo do sinal é óbvio e direto e resulta do significado do conceito que compõe a marca, em relação aos produtos designados; por outras palavras, contrariamente à alegação do requerente, existe um claro e direto nexo descritivo entre o sinal e os referidos produtos na classe 3.

Como tal, o sinal seria visto apenas como uma mera mensagem informativa e não como uma marca que tem a capacidade de individualizar a origem dos produtos relevantes e de os distinguir dos que têm outra origem.

Por fim, é de notar que a omissão do acento sobre a última letra na marca em questão, ‘PATAUA’, não impedirá que a marca seja imediatamente reconhecida e compreendida como significando ‘patauá’. A omissão de elementos linguísticos básicos, tais como os acentos, nas marcas comerciais constitui uma prática comercial corrente. O consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento, é ciente de tal prática. Portanto, embora a omissão do referido acento torne a palavra incompleta do ponto de vista gramatical, tal não lhe confere carácter distintivo, pois o seu sentido continua a ser suficientemente claro e evidente para o público relevante. Sentido esse que, conforme referido acima, é claramente descritivo da espécie, qualidades e composição dos produtos relevantes.

Cumpre salientar que para chegar a estas conclusões, o Instituto pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos, factos esses que são suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos. Em tais casos, o Instituto não é obrigado a dar exemplos de tal experiência prática ou demonstrar que o sinal é efetivamente usado de forma descritiva no mercado.

Portanto, o Instituto baseou o seu exame em factos resultantes da referida experiência prática para alegar que os consumidores terão a perceção da marca requerida como um sinal comum e meramente informativo, e não como a marca de um titular em particular. Na medida em que o requerente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do Instituto baseado na experiência acima referida, é a ele que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, dado que o requerente está em melhores condições de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado (acórdão de 5.3.2003, T‑194/01, 'Tablette ovoïde', n.º 48).

Considerando o acima exposto, o Instituto conclui que o sinal em questão é descritivo e, consequentemente, abrangido pela proibição definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMC.

Outrossim, o facto de o sinal em apreço ser composto por termos que informam o público acerca de características próprias dos produtos em questão permite concluir que a marca nominativa ‘PATAUA’, considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo para designar os referidos produtos (na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMC).

2.

Quanto ao argumento do requerente apoiado na decisão anterior do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil que admitiu o registo de marca idêntica, ‘PATAUA’ (nominativa), para os mesmos produtos, em 2013, é suficiente referir o princípio que decorre da jurisprudência comunitária a esse respeito:

o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e prosseguindo objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional … Em consequência, a possibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada unicamente com base na regulamentação comunitária pertinente. Assim sendo, o Instituto e, sendo caso disso, o juiz comunitário não estão vinculados pela decisão adotada a nível de um Estado‑Membro, ou mesmo de um país terceiro, que admita a possibilidade de registo desse mesmo sinal enquanto marca nacional. Tal sucede mesmo que a decisão seja tomada em aplicação de uma legislação nacional harmonizada com a Diretiva 89/104 ou ainda num país pertencente à zona linguística em que tem origem o sinal verbal em causa.

(Acórdão de 27.2.2002, T‑106/00, 'STREAMSERVE', n.º 47.)

Portanto, naturalmente, o facto de o mesmo sinal ter sido concedido pelo INPI no Brasil não determina que o resultado do presente exame tenha de ser idêntico.

Considerando os argumentos citados, e em conformidade com as alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e com o artigo 7.º, n.º 2, do RMC, o Instituto procede à recusa do pedido de marca n.º 14 457 303 relativamente a todos os produtos designados.

Em conformidade com o disposto no artigo 59.º do RMC, o requerente tem o direito de recorrer desta decisão. Nos termos do artigo 60.º do RMC, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere, devendo as alegações com os fundamentos do recurso ser igualmente apresentadas por escrito no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 800 EUR.

Gueorgui IVANOV