Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2015/2424 (UMV) und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (DV)

Alicante, 12/10/2016

Herrn PA Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus LORENZ Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Str. 2-4 89522 Heidenheim Deutschland

Anmeldenummer	14487813
Ihr Zeichen	M12197M/EP
Marke	wenn's drauf ankommt
Anmelderin	Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72622 Nürtingen Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 22. Dezember 2015 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) GMV (jetzt UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Der Anmelder nahm mit Schreiben vom 17. Februar 2016 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die neuere Rechtsprechung bezüglich Slogans spreche klar für die Akzeptanz der Anmeldemarke.

2. „Drauf“ sei umgangssprachlich und die von der Prüfungsabteilung angeführte Erklärung des Slogans sei kaum glaubwürdig.

3. WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT sei nicht mit dem hier zu prüfenden Slogan zu vergleichen.

4. Das Amt habe pauschal geprüft.

5. Der Slogan werde schon seit Jahren von der Anmelderin benutzt.

6. Nach den Definitionen von Eisenführ und Schennen sei dieser Slogan eintragungsfähig.

7. Viele ähnliche Slogans seien bereits vom Amt eingetragen worden.

8. Der Slogan werde nicht von Dritten benutzt.

9. Die BK-Entscheidung PRO TOOLS treffe hier zu.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren zurückzuweisen:

7

Werkzeuggeräte, insbesondere elektrische oder druckluftbetriebene Werkzeuggeräte und deren Teile; Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthalten, sowie Zubehör; Bohrmaschine; Schlagbohrmaschinen; Schlagschrauber; Tischbohrmaschinen; Bohrschrauber; Bohrfutter; Bohrhämmer und Meiselhämmer; Schrauber; Nutfräsgeräte; Schleif-, Trenn- und Schruppgeräte, wie Schwingschleifgeräte; Winkelschleifgeräte; Dreieckschleifgeräte; Exzenterschleifgeräte; Bandschleifgeräte und Sander; Bandfeilen; Rohrbandschleifer; Kehlnahtschleifer; Winkelpoliergeräte; Geradschleifgeräte; Kurvenscheren; Blechscheren (elektrisch); Knabbergeräte; Klebepistolen; Heißluftpistolen; Tacker, Tisch- und Handkreissägen; Stichsägen; Tauchkreissägen; Kapp- und Gehrungssägen; Säbelsägen; Bandsägemaschinen; Abrichtmaschinen; Hobelmaschinen; Fräsmaschinen, insbesondere Oberfräsen und Tischfräsmaschinen; Satiniermaschinen; Tischbandschleifmaschinen; Absauggeräte und Entstaubungsgeräte für die vorstehend genannten Waren; Allessauger, die vorstehend genannten Waren auch als akkuangetriebene Handwerkzeuggeräte; Stall-, Garten- und landwirtschaftliche Geräte; Heckenscheren; Kettensägen; Gartensauger; Rasentrimmer; Elektrosensen (Maschinen), die vorstehenden Waren insbesondere akkuangetrieben; Pumpen, insbesondere Wasserpumpen, Hauswasserwerke (Pumpen); maschinelle Einrichtungen zur Drucklufterzeugung und Druckluftverteilung und Druckluftversorgung; Schweißanlagen, hauptsächlich bestehend aus Schweißmaschinen; Kompressoren sowie Zubehör hierfür soweit in Klasse 7 enthalten; Schweißgeräte, sowie Zubehör hierfür soweit in Klasse 7 enthalten; Transportbehälter und Koffer für die vorstehend genannten Waren.

9

Akkumulatorenpackungen; Ladegeräte für Akkumulatoren; Akkumulatoren und Batterien.

11

Lampen; Baustrahler; Handleuchten, auch akkubetrieben.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Die neuere Rechtsprechung bezüglich Slogans spreche klar für die Akzeptanz der Anmeldemarke.

Das ist eine Behauptung, der das Amt nicht folgen kann. Diese Kriterien sind kurz zusammengefaßt, daß der Slogan:

• eine gewisse Originalität besitzt;

• ein Minimum an Interpretationsaufwand aufweist;

• bei dem Konsumenten einen Denkprozeß auslöst.

„Wenn’s drauf ankommt“. Das Amt sieht hier weder Originalität noch Interpretationsaufwand. Was kann man daran interpretieren? Drüber nachdenken muß man auch nicht. „Wenn’s drauf ankommt“ ist ein schlichter und sehr üblicher und oft benutzter Kurzsatz, der in jeglichem Kontext von jedem benutzt werden könnte und deshalb nicht in der Lage ist, auf einen bestimmten Anbieter hinzuweisen.

Ohne jeglichen Interpretationsaufwand wird der deutschsprachige Durchschnittsverbraucher verstehen, daß die Werkzeuge der Anmelderin nicht versagen werden, wenn’s drauf ankommt, d.h. wenn einmal wirklich maximales Vermögen oder Ähnliches verlangt wird.

Die Sloganpolitik der Luxemburger Gerichte ist restriktiv. Seit Januar 2010 hat es u.a. folgende Slogans vor Gericht und Gerichtshof gegeben. Alle wurden zurückgewiesen.

T-157/08 INSULATE FOR LIFE vom 8. Februar 2011

T-251/08 PASSION FOR BETTER FOOD vom 23. September 2011

C-311/11P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH vom 12. Juli 2012

T-22/12 QUALITÄT HAT ZUKUNFT vom 11. Dezember 2012

T-126/12 INSPIRED BY EFFICIENCY dated 6. Juni 2013

T-515/11 INNOVATIONS FOR THE REAL WORLD vom 6. Juni 2013

T-570/11 LA QUALITÉ EST LA MEILLEURE DES RECETTES vom 12. Februar 2014

T-539/11 LEISTUNG AUS LEIDENSCHAFT vom 25. März 2014

T-601/13 PIONEERING FOR YOU vom 12. Dezember 2014

T-59/14 INVESTING FOR A NEW WORLD vom 29. Januar 2015

T-609/13 SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY? vom 29. Januar 2015

T-499/13 SMARTER SCHEDULING vom 5. Februar 2015

T-545/14 ENGINEERING FOR A BETTER WORLD vom 6. Oktober 2015

T-336/14 NOURISHING PERSONAL HEALTH vom 8. Oktober 2015

T-301/15 DU BIST, WAS DU ERLEBST vom 31. Mai 2016

Das hier zu prüfende Zeichen ist bestimmt nicht besser als die obigen, bereits zurückgewiesenen Slogans. Vergleiche:

“Die abstrakte Bedeutung des in Rede stehenden Werbeslogans enthält für die betreffenden englischsprachigen Verkehrskreise aber nicht ohne Weiteres einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder die Bestimmung dieser Waren, was für die Feststellung ausreicht, dass das angemeldete Zeichen keine Unterscheidungskraft hat (siehe oben, Randnr. 14).

Da die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht ohne Weiteres einen solchen Hinweis gibt, sondern vielmehr eine ausschließlich werbende und abstrakte Information enthält, nur geringe Aufmerksamkeit widmen, ist es wenig wahrscheinlich, dass sie sich im vorliegenden Fall die Mühe machen werden, die unterschiedlichen möglichen Funktionen des in Rede stehenden abstrakten Werbeslogans zu suchen. Außerdem ist das angemeldete Zeichen seiner Form nach ein klassischer Slogan, der keine Bestandteile enthält, die es über seine werbende Bedeutung hinaus dem betreffenden Durchschnittsverbraucher ermöglichen könnten, sich das Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren einzuprägen (vgl. in diesem Sinne Urteile Audi/HABM, Randnrn. 44, 45 und 56 bis 59, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, Randnrn. 28 und 29, und LIVE RICHLY, Randnr. 85).”

(Urteil des Gerichts vom 23. September 2011 in der Rechtssache T-251/08 HABM ./. Vion B.V. [PASSION FOR BETTER FOOD], Randnummer 27)

2. „Drauf“ sei umgangssprachlich und die von der Prüfungsabteilung angeführte Erklärung des Slogans sei kaum glaubwürdig.

Slogans werden in der Werbesprache benutzt und sind ipso facto oft in Umgangssprache gehalten. Eine reizende, verlockende Aussage in der Werbung sollte in einer Sprache gefaßt sein, die die meisten Verbraucher ohne Probleme verstehen. Diese Sprache ist deshalb oft die Umgangssprache, die die meisten Verbraucher besser verstehen und beherrschen als eine eher amtliche oder gehobene Sprache.

Die Bedeutung des Slogans im Sinne von „wenn es wirklich nötig/entscheidend ist“ oder „wenn es kritisch wird“ steht außer Zweifel.

3. WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT sei nicht mit dem hier zu prüfenden Slogan zu vergleichen.

Wenn’s drauf ankommt ./. Worauf es wirklich ankommt

Das Amt kann nicht nachvollziehen, daß die Anmelderin diese Slogans nicht für ähnlich hält. Drei der vier Bestandteile sind mehr oder weniger identisch: drauf/worauf – ’s/es – ankommt/ankommt.

4. Das Amt habe pauschal geprüft.

Die Anmelderin behauptet, die Waren seien gar nicht homogen und ein Slogan könne ja nicht alle gleich beschreiben. Das Amt habe also zu Unrecht pauschal geprüft.

Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Die Waren der Klassen 7, 9 und 11 sind doch homogen, weil sie alle Waren sind, die von Handwerkern und Hobbybastlern bei Bau- oder Reformarbeiten benutzt werden und die alle in Baumärkten erhältlich sind.

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer Bauleuchte und einem Bohrhammer, aber diese Unterschiede betreffen die Art der Waren, nicht deren Anwendung und auch nicht den Ort, an dem sie verkauft werden. Vergleiche:

„Insoweit erinnert das Gericht erstens daran, dass hinsichtlich der wesentlichen Förmlichkeiten, die bei der Prüfung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung zu beachten sind, der Rechtsprechung zu entnehmen ist, dass im Hinblick auf die Begründungspflicht die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse sich auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, erstrecken muss und dass die Entscheidung, mit der die zuständige Behörde die Eintragung einer Marke ablehnt, grundsätzlich in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen begründet sein muss. Ferner hat der Gerichtshof klargestellt, dass sich diese Begründungspflicht aus dem grundlegenden Erfordernis ergibt, dass jede Entscheidung einer Behörde, mit der die Gewährung eines vom Unionsrecht eingeräumten Rechts verweigert wird, gerichtlich überprüft werden kann; diese Prüfung soll einen effektiven Schutz des entsprechenden Rechts gewährleisten und hat sich somit auf die Rechtmäßigkeit der Begründung zu erstrecken. Wenn allerdings dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird, kann sich die zuständige Behörde auf eine globale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. April 2011, Euro‑Information/HABM [EURO AUTOMATIC PAYMENT], T‑28/10, Slg. 2011, II‑1535, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).“

(Urteil des Gerichts vom 12. Juni 2013 in der Rechtssache T-598/11 HABM ./. MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor [LEAN PERFORMANCE INDEX], Rn. 32)

5. Der Slogan werde schon seit Jahren von der Anmelderin benutzt.

Diese Bemerkung ist ohne Relevanz, weil erstens die Anmelderin Artikel 7(3) nicht beansprucht hat und zweitens sie diese langjährige Benutzung gar nicht nachgewiesen hat.

6. Nach den Definitionen von Eisenführ und Schennen sei dieser Slogan eintragungsfähig.

Zuerst muß klargestellt werden, daß Bücherweisheit nicht über die Eintragung oder Zurückweisung einer Unionsmarke entscheidet. Jegliche Anmeldung wird einer strengen und vollständigen Prüfung auf der Grundlage der Unionsmarkenverordnung und der Rechtsprechung der Luxemburger Gerichte unterzogen.

Zweitens wird klar, daß das Anmeldezeichen keinem der von den Autoren genannten Voraussetzungen entspricht:

• Prägnanz der Aussage – Die Aussage ist vollständig und gerade nicht prägnant.

• innerer Widerspruch – Gibt es nicht.

• witzige Formulierung – Was sollte daran witzig sein?

• Kurzreim – Gibt es nicht.

7. Viele ähnliche Slogans seien bereits vom Amt eingetragen worden.

Gewisse Unterschiede in der Würdigung jedes einzelnen Slogans wird es immer geben. Es ist daher nicht sachdienlich, diesen Slogan mit allen anderen Slogans, die das Amt je zugelassen hat zu vergleichen. Das Amt ist sowieso nicht an frühere Entscheidungen gebunden und nur sehr vergleichbare, fast identische Fälle könnten eine Indizwirkung haben. Vergleiche:

„Nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung hat das HABM zwar die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Demgemäß muss diese Prüfung in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C‑51/10 P, Slg. 2011, I‑1541, Rn. 73 bis 77, und Urteil RELY-ABLE, oben in Rn. 47 angeführt, Rn. 34).“

(Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2014 in der Rechtssache T-404/13 HABM ./. NIT Insurance Technologies, Inc. [SUBSCRIBE], Rn. 47)

Sachen wie: WENN, DANN RICHTIG, sind nicht mit WENN ES DRAUF ANKOMMT zu vergleichen.

8. Der Slogan werde nicht von Dritten benutzt.

Benutzung durch Dritte, entweder von Slogans oder von „normalen“ Markenzeichen, ist für die Zurückweisung auf Grund von Artikel 7(1)(b) oder 7(1)(c) nicht erheblich, wie aus dem Gesetzestext von Artikel 7(1)(c) hervorgeht:

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

9. Die BK-Entscheidung PRO TOOLS treffe hier zu.

Dies kann das Amt nicht nachvollziehen. PRO TOOLS ist kein Slogan und schon aus diesem Grund nicht mit dem hier zu prüfenden Slogan zu vergleichen.

Zudem ist diese BK-Entscheidung aus dem Jahre 2002, ungefähr anderthalb Jahre, bevor das DOUBLEMINT-Urteil erlassen wurde, in dem mit dem Argument der Mehrdeutigkeit endgültig abgerechnet wurde.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. WENN’S DRAUF ANKOMMT ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen deutschsprachigen Konsumenten eine klare Aussage über die Spitzenqualität der Waren darstellt, weil man sich auf sie verlassen kann, wenn’s drauf ankommt.

2. die Tatsache, daß WENN’S DRAUF ANKOMMT Umgangssprache ist, unerheblich bei der Feststellung von Eintragungshindernissen nach Artikel 7(1)(c) ist, weil erstens Slogans in der Werbung oft umgangssprachlich sind und zweitens die Unionsmarkenverordnung keinen Unterschied zwischen umgangssprachlichen Zeichen und Wörtern der gehobenen Sprache macht;

3. das Zeichen als marktüblicher Slogan auch nicht unterscheidungskräftig ist;

4. das Zeichen deshalb für alle Waren zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA