Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 GMV und Regel 11 Absatz 3 GMDV

Alicante, 04/01/2016

Bally Wulff Games & Entertainment GmbH Maybachufer 48 - 51 D-12045 Berlin ALEMANIA

Anmeldenummer:	014546618
Ihr Zeichen:
Marke:	The Expandable
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Bally Wulff Games & Entertainment GmbH Maybachufer 48 - 51 D-12045 Berlin ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 25. September 2015 die Anmeldung unter Berufung auf deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) sowie Absatz 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV). Die Mitteilung über Eintragungshindernisse wurde wie folgt begründet:

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 7 Absatz 2 GMV stehen der Eintragung der von Ihnen angemeldeten Marke entgegen.

Die angemeldete Marke „The Expandable“ ist zu beanstanden für:

Klasse 9 Audiovisuelle Geräte; Computerdatenträger mit darauf gespeicherter Software; Datenspeichermedien; Elektrische Einsteckkarten; Elektrische oder elektronische Informationsträger; Elektronische Datenträger; Elektronische Einsteckkarten; Identifikationskarten, magnetische; Identifikationsetiketten [maschinenlesbar]; Identifizierungsstreifen [kodierte]; Identifizierungsstreifen [magnetische]; Karten mit elektronisch gespeicherten Daten; Kodierte Bankkarten; Kodierte Identifikationsetiketten; Kodierte Karten; Kodierte Karten für den Zugriff auf Computersoftware; Kodierte Karten für den elektronischen Kapitaltransfer; Kodierte Karten für den elektronischen Transfer von Finanzgeschäften; Kodierte Karten mit Bezahlfunktion; Kodierte Kunststoffkarten; Kodierte Magnetkarten; Kodierte elektronische Chipkarten; Kodierte gedruckte Geldautomatenkarten; Kodierte oder magnetische Informationsträger; Kodierte Telefonkarten; Kreditkarten; Magnetische Geldkarten; Magnetische Programmträger; Magnetische Kreditkarten; Magnetische Sammelkarten; Magnetische Zahlkarten; Magnetische gedruckte Geldautomatenkarten; Magnetstreifenkarten; Magnetträger für Software; Maschinenlesbare Datenträger; Maschinenlesbare Informationsträger; Optische Aufzeichnungsträger; Optische Platten [Datenverarbeitung]; Speicherkarten für Videospielautomaten; Speicherstifte; USB-Sticks; Verschlüsselte Karten mit Sicherheitsfunktionen für Identifizierungszwecke; An Computer angepasste Peripheriegeräte; Computer und Computerhardware; Bildschirme; Computereingabegeräte; Datensichtgeräte; Grafische Anzeigegeräte; Grafiksichtgerät; Interaktive Bildschirme; Computerserver; Computerhardware; Datei-Server; Datenbankserver; Interaktive Computersysteme; Internet-Server; Intranet-Server; Server für die Übernahme von Hostfunktionen für Websites; Apparate mit künstlicher Intelligenz [Computer]; Datenverarbeitungsendgeräte; Datenendgeräte; Elektronische Datenverarbeitungsgeräte; Magnetstreifenlesegeräte; Computerhardware für die Telekommunikation; Datenkommunikationsempfänger; Datenübertragungsgeräte; Hardware für die Datenkommunikation; Mobile Datengeräte; Bildwiedergabegeräte.

Klasse 28 Computerspielgeräte; Elektronische Hand-Videospielgeräte; Elektronische Handspiele; Elektronische Spielautomaten mit Flüssigkristallanzeige; Freistehende Videospielautomaten; Hand-Computerspiele; Handgeräte zum Spielen von Videospielen; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Jetonbetätigte Videospielautomaten; Mit einem Flüssigkristalldisplay ausgestatteten Spielgeräte; Münzbetätigte Video-Spielautomaten; Speziell für Hand-Videospielgeräte angepasste Taschen; Steuergeräte für Spielkonsolen; Taschenspiele mit Flüssigkristallanzeigen; Tragbare Spiele mit LCD-Display; Videospielgeräte für Spielhallen; Elektronische Handspielkonsolen; Automatische münzbetätigte Spiele; Elektronische Spielautomaten für Spielhallen [münz- oder jetonbetätigte Apparate]; Elektronische Spiele; Flipperautomaten; Geldbetätigte Spielautomaten [Maschinen]; Geldbetätigte elektrische Vergnügungsapparate; Geldscheinbetätigte Spielgeräte; Geldspielautomaten; Geräte für Glücksspiele; Geräte für Spiele; Jetons für Glücksspiele; Jetons für Spiele; Münzbetätigte Automaten für Vergnügungsspiele; Münzbetätigte Flipperautomaten; Münzbetätigte Spiele; Münzbetätigte elektronische Spielautomaten; Münzbetätigte oder jetonbetätigte Flipperautomaten; Pachinko-Automaten; Pachinko-Spielautomaten; Roulettetische; Roulette-Sets; Spielautomaten [Maschinen]; Spielautomaten [Unterhaltungsautomaten]; Spielautomaten für Spielhallen; Spiele für Spielhallen; Spiele; Spielgeld; Spielmarken für Roulette.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (Urteil vom 27.11.2003, T‑348/02, „Quick“, Randnummer 29).

Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (Urteil vom 22.6.1999, C‑342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 26).

Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (Urteil vom 9.7.2003, T‑234/01, „Stihl“, Randnummer 32).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um besondere und an die breite Masse gerichtete Waren und sie sind sowohl für Durchschnittsverbraucher als auch Fachverbraucher bestimmt. Je nach Art der betreffenden Waren wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch oder der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind. Da sich der Ausdruck „The Expandable“ zudem aus englischen Wörtern zusammensetzt, sind die maßgeblichen Verkehrskreise, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis geprüft werden soll, englischsprachige Verbraucher innerhalb der Europäischen Union ('Lloyd Schuhfabrik Meyer', a.a.O., Randnummer 26; und 'Quick', a.a.O., Randnummer 30).

Die in der Anmeldung enthaltenen Wörter „The“ und „Expandable“ haben folgende Bedeutungen:

The = der/die/das

Quelle: Pons Online Wörterbuch

http://de.pons.com/übersetzung?q=the&l=deen&in=&lf=de

expandable = entwicklungsfähig, ausbaufähig, dehnbar.

Quelle: Pons Online Wörterbuch

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=expandable&l=deen&in=en&lf=en

expandable = That can be expanded; expansible.

Quelle: Oxford Online Wörterbuch

http://www.oed.com/view/Entry/66412?redirectedFrom=expandable#eid

Ergebnis einer Internetrecherche vom 25. September 2015

Übersetzung des Prüfers:

Das was erweitert werden kann, was ausbaufähig ist.

Der betreffende Verbraucher wird den Begriff somit nicht als ungewöhnlich, sondern als einen Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung wahrnehmen, nämlich mit der Bedeutung „Das Erweiterbare/Ausbaufähige“.

Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (Urteil vom 30/06/2004, T-281/02, 'Mehr für Ihr Geld', Randnummer 31).

Im vorliegenden Fall werden die maßgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck The Expandable als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrnehmen, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der angemeldeten Waren hervorzuheben. Dem Verbraucher wird mitgeteilt, dass die Waren der Klassen 9 und 28, bei denen es sich um Geräte, Karten, Spiele, Automaten und vergleichbare Waren handelt, erweiterbar sind und somit einen Vorteil gegenüber solchen Geräten haben, die nicht erweiterbar oder ausbaufähig sind (vergleiche hierzu das Urteil vom 20/11/2002, verbundene Rechtssachen T-79/01 und T-86/01, 'Kit Pro', Randnummer 26; Urteil vom 15/09/2005, T-320/03, 'LIVE RICHLY', Randnummer 83).

Vorliegend erschöpft sich der Sinngehalt von The Expandable völlig in seiner anpreisenden Aussage. Es handelt sich bei The Expandable im Hinblick auf die beanspruchten Waren um eine Botschaft in klarer Alltagssprache ohne Schnörkel oder Prägnanz, die die Wortfolge merkfähig machen würden. Die Formulierung ist gewöhnlich und entspricht den Regeln des englischen Sprachgebrauchs. Die Bedeutung der Aussage The Expandable ist im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren so klar, dass es keiner gedanklichen Anstrengung seitens des jeweils angesprochenen Verbrauchers (Unternehmer und/oder das allgemeine Publikum) bedarf, um diese zu erfassen. Sie erfordert keinen Interpretationsaufwand, der bei dem maßgeblichen Publikum einen Denkprozess auslösen würde. Die Wortfolge ist nicht phantasievoll, überraschend oder unerwartet. Der Verbraucher wird die Wortfolge daher nicht als Herkunftshinweis sondern ausschließlich als anpreisende Kaufaufforderung verstehen.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke – The Expandable – in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 GMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren von anderen zu unterscheiden.

Es wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Stellungnahme abzugeben. Wenn Sie keine Stellungnahme abgeben, wird die Anmeldung teilweise zurückgewiesen, und zwar für die oben genannten Waren der Klassen 9 und 28.

Für die verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 41 besteht nach derzeitiger Auffassung des Amtes kein Eintragungshindernis.

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 18. November 2015 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Verbraucher würde keine interpretierende und analysierende Betrachtungsweise an den Tag legen und das Zeichen in mehreren Gedankenschritten mit einer Bedeutung versehen.

2. Die Bezeichnung habe keinen „beschreibenden, im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt“. Es sei unklar was wie wodurch bei den angemeldeten Waren erweitert werden könne.

3. Die angemeldete Wiedergabe der Marke verfüge über das erforderliche „Minimum an Unterscheidungskraft“, das zur Schutzfähigkeit ausreiche.

4. Gleich wie die Marke „Vorsprung durch Technik“ sei die Marke einzutragen, da die Marke fantasievoll, überraschend und unerwartet sei.

Entscheidung

Gem. Art. 75 GMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Erläuterung des Begriffs der angemeldeten Wortmarke „The Expandable“

Wie bereits in der o. g. Mitteilung ausgeführt, besteht die angemeldete Bezeichnung aus den im Englischen verständlichen Begriffen „The“ und „Expandable“.

„expandable“ bedeutet Das was erweitert werden kann, was ausbaufähig ist. „The“ ist der bestimmte Artikel im Englischen.

Der betreffende Verbraucher wird den Begriff nicht als ungewöhnlich, sondern als einen Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung wahrnehmen, nämlich mit der Bedeutung „Das Erweiterbare/Ausbaufähige“.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um besondere und an die breite Masse gerichtete Waren und sie sind sowohl für Durchschnittsverbraucher als auch Fachverbraucher bestimmt. Je nach Art der betreffenden Waren wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch oder der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Im vorliegenden Fall werden die maßgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck The Expandable als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrnehmen, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der angemeldeten Waren hervorzuheben. Dem Verbraucher wird mitgeteilt, dass die Waren der Klassen 9 und 28, bei denen es sich um Geräte, Karten, Spiele, Automaten und vergleichbare Waren handelt, erweiterbar sind und somit einen Vorteil gegenüber solchen Geräten haben, die nicht erweiterbar oder ausbaufähig sind (vergleiche hierzu das Urteil vom 20/11/2002, verbundene Rechtssachen T-79/01 und T-86/01, 'Kit Pro', Randnummer 26; Urteil vom 15/09/2005, T-320/03, 'LIVE RICHLY', Randnummer 83).

Vorliegend erschöpft sich der Sinngehalt von The Expandable völlig in seiner anpreisenden Aussage. Es handelt sich bei The Expandable im Hinblick auf die beanspruchten Waren um eine Botschaft in klarer Alltagssprache ohne Schnörkel oder Prägnanz, die die Wortfolge merkfähig machen würden. Die Formulierung ist gewöhnlich und entspricht den Regeln des englischen Sprachgebrauchs. Die Bedeutung der Aussage The Expandable ist im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren so klar, dass es keiner gedanklichen Anstrengung seitens des jeweils angesprochenen Verbrauchers (Unternehmer und/oder das allgemeine Publikum) bedarf, um diese zu erfassen. Sie erfordert keinen Interpretationsaufwand, der bei dem maßgeblichen Publikum einen Denkprozess auslösen würde. Die Wortfolge ist nicht phantasievoll, überraschend oder unerwartet. Der Verbraucher wird die Wortfolge daher nicht als Herkunftshinweis sondern ausschließlich als anpreisende Kaufaufforderung verstehen.

Ferner enthält der Ausdruck The Expandable keine Bestandteile, die es über seine offenkundig werbende und anpreisende Bedeutung hinaus den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen einzuprägen (Urteil vom 5. Dezember 2002, Rechtssache T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp./HABM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Slg. II-5179, Randnummer 28).

Die Anmelderin argumentiert mehrmals, dass das Zeichen keinen beschreibenden Charakter hätte. Dies wurde vom Amt niemals behauptet; dem Zeichen wurde allein die Unterscheidungskraft nach Artikel 7.1(b) GMV abgesprochen, da das Zeichen als banaler Slogan eine einfache Sachaussage enthält, ohne beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu sein. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sie in ihrer Gesamtheit in der anzunehmenden Wahrnehmung des Publikums eine reine werbewirksame Aussage enthält, die keine Herkunftsfunktion übernehmen kann. „The Expandable“ ist lediglich eine verkaufsfördernde, lobende Aussage, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der angemeldeten Waren hervorzuheben. Sie teilt den Verbrauchern mit, dass diese Waren erweiterbar sind, und gleich auf welche Art und Weise.

Darüber hinaus reicht die Tatsache, dass das fragliche Zeichen verschiedene Bedeutungen haben oder ein Wortspiel sein kann oder es als ironisch, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, nicht aus, dass das Zeichen als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Diese verschiedenen Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden könnte, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (Vgl. Urteil vom 15.09.2005, T‑320/03, „LIVE RICHLY“, Randnummer 84).

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin, dass ein großzügiger Maßstab bei der Beurteilung der Unterscheidungsfähigkeit anzulegen sei, ist festzustellen, dass der Europäische Gerichtshof bisher diesen Maßstab nicht übernommen hat. Allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31. Mai 2007, „1 A Gesund“). Im Übrigen muss nach der für die Gemeinschaftsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache C-104/01 vom 06. Mai 2003, „Libertel“, Rdnr. 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 45 und Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-405/04 vom 23. Oktober 2007, „Caipi“, Rdnr. 63).

Die Anmelderin behauptet, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine neuartige Wortkombination handelt. Selbst wenn jedoch die Bezeichnung eine sprachliche Neuschöpfung darstellen würde, ist zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen die bloße Kombination von nicht-unterscheidungsfähigen Bestandteilen, dem Zeichen als Ganzes keine Unterscheidungskraft verleihen kann.

Eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweist, hat für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen nicht unterscheidungsfähigen Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit der neuen Bedeutung nicht selbst die Unterscheidungskraft fehlt. Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall nicht vor.

Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, denen Unterscheidungskraft fehlt.

Es wurde höchstrichterlich wiederholt festgestellt, dass Slogans dann als eintragungsfähig gelten, wenn diese ein Wortspiel enthalten oder eine fantasievolle, überraschende oder unerwartende Wortfolge beinhalteten. All diese Voraussetzungen treffen auf das Anmeldezeichen allerdings nicht zu (siehe hierzu die Entscheidung C-398/08P vom 21. Januar 2010, „Vorsprung durch Technik“). Es besteht kein Interpretationsaufwand bei dem Zeichen, das mitteilt, dass die unter diesem Zeichen angebotenen Waren „erweiterbar“ sind. Dies ist eine belobigende Aussage und somit nicht unterscheidungskräftig.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin hat das Amt keinen Rechtsfehler begangen und es ist auch nicht gezwungen die Feststellungen, die in dem Beanstandungsbescheid getroffen wurden zu belegen. Hinsichtlich Artikel 7.1(c) GMV, der vom Amt im vorliegenden Fall noch nicht einmal angewendet wurde, trifft das Amt eine Prognoseentscheidung hinsichtlich der Beschreibungseignung und ist nicht verpflichtet Verwendungsbeispiele anzuführen. Es ist völlig ausreichend wenn schlüssig dargelegt wird warum das Zeichen als beschreibend verstanden werden könnte.

Die Tatsache, dass eine beschreibende Benutzung des angemeldeten Begriffs nicht festgestellt werden kann, ist irrelevant. Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ist mittels Prognoseverfahren durchzuführen (unter der Annahme, dass die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird). Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV geht klar hervor, dass es genügt, wenn die Marke dazu „dienen kann“, Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen (siehe Urteil vom 23/10/2003, C-191/01 P, „Doublemint“, Randnr. 33).

Hinsichtlich der Feststellung des Artikel 7.1(b) GMV liegt die Schwelle geringer. Es muss nur dargelegt warum das Zeichen sich nicht als Herkunftshinweis eignet, z.B. weil es ausschließlich als Werbebotschaft wahrgenommen wird. Das reicht als Feststellung aus. Im vorliegenden Fall wurde dieser Pflicht ausreichend genüge getan.

Ein Nachweis darüber, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung für die aufgeführten Waren und Dienstleistungen oder für ihre Merkmale bereits verwendet werden, ist nicht erforderlich (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-64/02 P vom 21. Oktober 2004, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 46; Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-385/08 vom 08. Juli 2010, „Darstellung eines Hundes“, Rdnr. 34).

Generell ist zudem der Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucherkreise gegenüber reinen Werbesprüchen oder Slogans eher als gering einzuschätzen (siehe Urteil des Gerichts erster Instanz vom 5. Dezember 2002 in der Rechtssache T-130/01 Sykes Enterprises, Incorp./HABM („Real People, Real Solutions“) Slg. 2002, II-5179, Randnr. 24).

Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen. Hinsichtlich der Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass an diese keine strengeren Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Zeichen (siehe Urteil vom 21. Januar 2010 in der Rechtssache C-398/08 P Audi AG/HABM („Vorsprung durch Technik“) Slg. 2010, Randnr. 35, 36).

Aus der Rechtsprechung geht jedoch hervor, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (siehe „Vorsprung durch Technik“, a.a.O., Randnr. 37).

Der Gerichtshof hat zwar nicht ausgeschlossen, dass sich diese Rechtsprechung unter bestimmten Bedingungen für aus Werbeslogans bestehende Zeichen als relevant erweisen kann, doch hat er hervorgehoben, dass die Schwierigkeiten, die wegen der Natur solcher Marken möglicherweise mit der Bestimmung ihrer Unterscheidungskraft verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft, ersetzen oder von ihm abweichen (siehe „Vorsprung durch Technik“, a.a.O., Randnr. 38).

Ein Werbeslogan kann von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Der Gerichtshof hat sogar ausdrücklich hervorgehoben, dass es bei der Feststellung der Unterscheidungskraft „unerheblich ist, dass die Marke gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird“, „sofern die Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen“ (siehe „Vorsprung durch Technik“, a.a.O., Randnr. 45).

Dies ist natürlich zutreffend: wird die Marke als Herkunftshinweis wahrgenommen, dann ist sie unterscheidungskräftig. Dies gilt unabhängig davon, ob die Marke auch weitere Funktionen hat.

Insoweit kommt es aber immer auf den Einzelfall an. So ist weiter festzustellen, dass alle Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthalten (siehe „Vorsprung durch Technik“, a.a.O., Randnr. 56).

Selbst wenn solche Werbeslogans eine einfache Sachaussage enthalten, ohne beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (siehe „Vorsprung durch Technik“, a.a.O., Randnr. 57).

Im vorliegenden Fall ist jedoch auch nach weiterer, eingehender Prüfung der angemeldeten Marke festzustellen, dass sie in ihrer Gesamtheit in der anzunehmenden Wahrnehmung des Publikums eine reine werbewirksame Aussage enthält, die keine Herkunftsfunktion übernehmen kann. „the expandable“ ist lediglich eine verkaufsfördernde, lobende Aussage, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen hervorzuheben. Sie teilt den Verbrauchern mit, dass diese Waren erweiterbar sein sollen.

Der Sinngehalt des Zeichens ist im Zusammenhang mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen, als etwas durchweg Positives durch den Verbraucher anzusehen. Es ist kein gedanklicher Zwischenschritt nötig, das Zeichen hat auch im Gegensatz zu den Ausführungen der Anmelderin nichts Unscharfes oder Interpretationsbedürftiges.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen teilweise nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) GMV teilweise nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 GMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in dem Teil, in dem Englisch gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 sowie Artikel 37 GMV wird hiermit das Zeichen für die angemeldeten Waren der Klassen 9 und 28 zurückgewiesen.

Das Zeichen wird für die verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 41 zur Veröffentlichung zugelassen.

Sie haben das Recht, nach Artikel 59 der Verordnung des Rates gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Gemäß Artikel 60 der Verordnung ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung schriftlich beim Amt einzureichen. Innerhalb von vier Monaten nach diesem Datum ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 800 Euro als eingelegt.

Lars HELBERT

Hauptabteilung Kerngeschäft

Telefonnummer: +34 965 13 - 9475