Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 21/04/2016

FISCHETTI & WEBER Via Caffaro, 3/2 I-16124 Genova ITALIA

Fascicolo nº:	014686117
Vostro riferimento:	6303/ME
Marchio:	STOPFLOOD
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	STOOPFLOOD S.r.l. Via G. D'Annunzio 1 I-16121 Genova ITALIA

In data 06/11/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 16/12/2015 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente allega che il marchio oggetto dell’obiezione non trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere, qualità e destinazione d’uso dei prodotti e servizi in questione, bensì un “concetto” che secondo quanto riportato dall Enciclopedia Treccani è: “un pensiero, un’azione che esprime caratteri essenziali di una realtà che si forma afferrando i vari aspetti di un determinato oggetto”.

2. Il richiedente allega prove dell’acquisita distintività del segno, indicando che possiede il sito internet http://stopflood.it , nonché digitando “STOPFLOOD” sul motore di ricerca Google, l’espressione appare nella prima pagina ed i risultati si riferiscono alla richiedente. La denominazione sociale del richiedente coincide con il segno il che fa si che il carattere distintivo del segno accresca.

3. Le vocali “O” della parola inglese “flood” unite tra loro raffigurano il simbolo dell’infinito dotando il segno in questione di una particolare veste grafica.

4. Il richiedente indica una serie di marchi dell’Unione europea che l’Ufficio ha già registrato simili e che rivendicano prodotti e servizi simili a quelli in questione.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Osservazioni di carattere generale:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (sentenza del 26/11/2003, T‑222/02, “ROBOTUNITS”, punto 34).

Osservazioni del richiedente:

1. Il richiedente allega che il marchio oggetto dell’obiezione non trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere, qualità e destinazione d’uso dei prodotti e servizi in questione, bensì un “concetto” che secondo quanto riportato dall Enciclopedia Treccani è: “un pensiero, un’azione che esprime caratteri essenziali di una realtà che si forma afferrando i vari aspetti di un determinato oggetto”.

In primo luogo va rilevato che poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’ Ufficio concorda con il richiedente sul fatto che il marchio comunica un concetto, e il concetto è certamente quello espresso dall’Ufficio nella sua precedente comunicazione: barriera ferma inondazioni o barriera per inondazioni. Tale interpretazione è riconosciuta come corretta da richiedente.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata) è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti e che il pubblico di riferimento, ovvero il consumatore medio e professionale di lingua inglese dell’’Unione Europea, percepirà i termini come un’espressione dotata di significato, equivalente in italiano a “ferma inondazioni o barriere per inondazioni”.

L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali. Considerazioni o interpretazioni di altro genere non possono essere prese in considerazione.

Se applicata ai prodotti e servizi richiesti (Strutture e costruzioni trasportabili in metallo; barriere di sicurezza metalliche; Installazione di sistemi di allarme per inondazioni; servizi di ingegneria civile relativi alla prevenzione di allagamenti di edifici e terreni; Progettazione di opere ingegneristiche per la prevenzione dell'allagamento di terreni e di edifici in caso di inondazioni.) la dicitura “STOPFLOOD” indica in modo chiaro al consumatore che si tratta di prodotti e servizi che sono, contengono/dispongono di o sono destinati a/specificamente disegnati e concepiti per evitare, proteggere, prevenire o contro inondazioni o allagamenti.

Va altresì notato che perché l’Ufficio possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 32, sottolineatura aggiunta).

Pertanto come si è dimostrato precedentemente, questo è sicuramente il caso del segno in questione, poiché il marchio “STOPFLOOD” trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere, qualità e destinazione d’uso dei prodotti e servizi in oggetto.

2. Il richiedente allega prove dell’acquisita distintività del segno, indicando che possiede il sito internet http://stopflood.it , nonché digitando “STOPFLOOD” sul motore di ricerca Google, l’espressione appare nella prima pagina ed i risultati si riferiscono alla richiedente. La denominazione sociale del richiedente coincide con il segno il che fa si che il carattere distintivo del segno accresca.

È pertanto necessario valutare se esistano i presupposti per una possibile applicazione dell’articolo 7.3 RMUE, il quale, come e noto, riguarda l’acquisizione di capacita distintiva di un marchio attraverso l’uso.

Tuttavia, prima di procedere a tale valutazione, è opportuno fare una breve premessa.

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMC], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto .

(V. sentenza del 10/11/2004, T‑396/02, “Forme d'un bonbon”, punti 55-59; sentenza del 04/05/1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, “Windsurfing Chiemsee”, punto 52; sentenza del 22/06/2006, C‑25/05 P, “Storck”, punto 75 e sentenza del 18/06/2002, C‑299/99, “Philips”, punto 63.)

Come si è visto più sopra, i prodotti e servizi oggetto dell’obiezione sono destinati ad un pubblico composto sia da consumatori medi che professionali e il livello di attenzione varierà da medio ad alto indipendentemente dal pubblico interessato. Inoltre, come menzionato, la domanda in esame è composta dal segno “STOPFLOOD” che, come detto, significa “ferma inondazioni o barriere per inondazioni” in lingua inglese.

Nel presente caso è quindi necessario determinare se una parte significativa dei consumatori aventi una sufficiente conoscenza della lingua inglese, all’interno dell’ Unione Europea, sia stata “esposta” al segno in esame al punto da essere immediatamente in grado di riconoscerlo come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.

L‘Ufficio ritiene che la documentazione trasmessa non sia in grado di dimostrare tale circostanza.

Il richiedente non ha fornito cifre globali relative al fatturato, né ha specificato le quote di mercato detenute dal marchio, né ha trasmesso risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio.

Tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” (prove dirette) dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence” (prove secondarie), costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale prova, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in gradi di sostituirsi ad essi (si veda, inter alia, la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 12 settembre 2007, ne1 cas0 T-141/06, Glaverbel SA/Uami, paragrafi 41 e 44).

Il richiedente si è sostanzialmente limitato a fare riferimento al nome di dominio registrato/sito internet della richiedente http://stopflood.it , l’Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito internet di proprietà della richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi della richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura “STOPFLOOD” come nome di dominio non è una prova dell’uso effettivo del marchio (v. decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’Ufficio, 10 settembre 2001, “BUY.COM”).

La richiedente afferma che digitando “STOPFLOOD” nel motore di ricerca Google il sito della richiedente appare nelle prime pagine, l’Ufficio rileva che la posizione e la visibilità dei risultati di ricerca effettuati attraverso il motore di ricerca Google possono variare non solo in funzione del numero di visite (posizionamento naturale) dei siti ma anche attraverso l’indicizzazione o posizionamento a pagamento. Quindi, l’Ufficio non è in grado di determinare con la dovuta chiarezza l’origine dei risultati ottenuti tramite il motore di ricerca sopra citato. In ogni caso quandanche il riposizionamento della pagina web della richiedente fosse imputabile all’elevato numero di visite non sarebbe comunque prova sufficiente a dimostrare di per se che il marchio ha acquisito capacità distintiva tramite l’uso. Obiter duictum, l’Ufficio rileva che la pagina web in questione, alla data di oggi, non prevede una versione in lingua inglese e, pertanto, non si vede come la medesima possa aver causato o una acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso in relazione al consumatore di riferimento che, si ricorda, è quello di lingua inglese dell’Unione.

Per quanto riguarda l’argomento secondo il quale i vocaboli compresi nel segno corrisponderebbe alla denominazione sociale del richiedente, l’Ufficio fa notare che tale circostanza, di per se, non comporta l’acquisizione di capacità distintiva ed è pertanto irrilevante.

Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale.

Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa.

3. Le vocali “O” della parola inglese “flood” unite tra loro raffigurano il simbolo dell’infinito dotando il segno in questione di una particolare veste grafica.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel marchio , l’Ufficio ha provveduto al loro esame dettagliato e non può ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, confermando che essi non sono in grado di aggiungere distintivitá al segno. Infatti, le due vocali “O” unite tra loro a raffigurare il simbolo dell’infinito è un espediente grafico conosciuto da tempo. Tali elementi non sono in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore, né di sviare l’attenzione di quest’ultimo dal significato della dicitura, trattandosi di caratteri perfettamente leggibili. Tale elementi figurativi non necessitano di uno sforzo interpretativo da parte del pubblico interessato per capire/indovinare il significato degli elementi verbali.

4. Il richiedente indica una serie di marchi dell’Unione europea che l’Ufficio ha già registrato simili e che rivendicano prodotti e servizi simili a quelli in questione.

L’Ufficio rileva che si tratta di segni non comparabili con il segno in questione poiché possiedono una veste grafica rilevante che li rendono distintivi. Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (sentenza del 15/09/2005, C‑37/03 P, “BioID”, punto 47; e sentenza del 09/10/2002, T‑36/01, “Surface d'une plaque de verre”, punto 35).

Ecco che allora deve essere altresì respinta l’argomentazione del richiedente secondo la quale l’analisi della registrabilità per motivi assoluti viene fatta dalle imprese sulla base della prassi dell’Ufficio. Tale prassi è certamente un indicatore, ma non è vincolante. Inoltre la prassi dell’Ufficio è cambiata negli ultimi anni in ossequio all’interpretazione dei motivi assoluti di rifiuto fornita dal giudice comunitario.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 686 117 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

La informiamo che, ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Inoltre, si deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso si considera presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso di 720 EUR.

Antonino TIZZANO