Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 30/03/2016

A.A. MANZANO PATENTES & MARCAS, S.L. Embajadores, 55, 6º I E-28012 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	014906622
Referencia:	27184
Marca:	MobileFleet
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	Raul Gonzalez Rodrigo Calle Empecinado, 26 E-28801 Alcala de Henares (Madrid) ESPAÑA

La Oficina objetó el 1/2/2016 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 8/3/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. Una marca muy similar (CTM 4868618 MOBILEFLEET (figurativa)) ya ha sido registrada antes por la Oficina, para los mismos productos y servicios.

2. Se trata del mismo distintivo MOBILEFLEET y para los mismos productos y servicios.

3. La marca MOBILEFLEET está también registrada en México, Chile,

4. La marca es distintiva para los productos y servicios solicitados. Es una marca caprichosa.

5. La denominación no corresponde con ninguna definición habitual de aparatos electrónicos de telefonía, rescate, comunicación, localización.

6. Para la búsqueda de personas, vehículos, remolque de vehículos, se utilizan otros términos tales como “search car”, “looking persons”, etc. En el territorio español es una expresión infrecuente, así como en los países anglosajones.

7. Las palabras no están compuestas exclusivamente por términos descriptivos, ya que se añaden elementos decorativos y gráficos que le dan distintividad.

8. Hace referencia al caso Yukamaton/ Maton

9. Hace referencia a casos aceptados por la Oficina, tales como Pharmacy, PCDoctor, etc.

10. Así mismo adjunta una lista de marcas registradas por la Oficina que contienen las palabras MOBILE o FLEET.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

1. La marca registrada por la Oficina contiene elementos adicionales al caso que se examina aquí. En el presente caso, el conjunto de las letras, los colores y el símbolo “wifi” que acompañan, no son suficientes para añadir suficiente carácter distintivo a la marca, es decir, el consumidor habitual, será incapaz de retener dicho signo como proveniente de un determinado origen comercial, no logrando separar la función de los productos y servicios del signo solicitado, y no pudiendo dicho signo funcionar como identificador comercial de un determinado y único origen comercial.

2. Por tanto, los elementos figurativos que adornan la marca, no son capaces de quedar impresos de forma duradera en la mente del consumidor para así cumplir con la función de identificador de un origen comercial único.

3. La marca describe funciones esenciales de los productos y servicios solicitados. Una marca es descriptiva, si describe, entre otras cualidades los servicios solicitados, o características esenciales que dan dichos productos y servicios solicitados. En el presente caso, la traducción del término hace referencia a los servicios que proveen una “flota móvil”, la movilidad a la que puede acceder un cliente, porque el solicitante tiene una flota muy móvil, provee de movilidad con su flota de vehículos, provee de movilidad con la transmisión de datos, vehículos, personas, etc, que da su flota de vehículos. Y dicha movilidad la provee con una coordinación, conexión con servicios de comunicación entre su flota de vehículos y el cliente, perfectamente coordinada, etc. Por lo tanto, describe de forma laudatoria características esenciales de los productos y servicios y no puede ser registrada en base al Artículo 7.1 b) c) RMUE.

4. De todas maneras, en relación al argumento de que existen marcas similares registradas por las Oficinas Nacionales o la EUIPO, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (sentencias de 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», apartado 47 y de 09/10/2002, T 36/01, «Surface d'une plaque de verre», apartado 35).

5. Con respecto al hecho de que la marca está registrada en México y Chile, la marca se objetó porque es descriptiva y no distintiva para el público de lengua inglesa. Por lo tanto, el hecho de ser registrada en países de habla hispana, no es relevante para el presente caso. En todo, caso, el hecho de que se registre una marca supuestamente similar en otra Oficina Nacional, no afecta a la legalidad de las decisiones de la Oficina, tal y como se ha indicado en el punto 2 anterior.

6. En cuanto a que la marca no designa con palabras habituales, o que usa expresiones no habituales para describir la función de los productos y servicios solicitados, “el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata … A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción.” (sentencia de 15/09/2005, T 320/03, «LIVE RICHLY», apartado 88).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 14906622.

En virtud del artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60, apartado 1, del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina dentro del plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la presente resolución y, dentro del plazo de cuatro meses a partir de esa misma fecha, deberá presentar un escrito en el que se expongan los motivos del recurso. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado una tasa de 720 EUR.

Claudio MARTINEZ MÖCKEL