Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 27/05/2016

Centro Studi Dermatologici Via Cassia,1840 I-00123 Roma ITALIA

Fascicolo nº:	014947816
Vostro riferimento:
Marchio:	SKIN REGENERATION
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Centro Studi Dermatologici Via Cassia,1840 I-00123 Roma ITALIA

In data 04/01/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 28/04/2016 e 02/05/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’art.7 par.3 RMUE recita: “Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto”. Appare evidente, nel caso di specie, che il marchio “Skin Regeneration” rappresenti nell’ambito della Medicina Estetica e dell’Anti-Aging, un Protocollo di prodotti distinti, individuati ed individuabili, già diffusi ed utilizzati dai consumatori. Infatti, successivamente alla registrazione come Medical Device dell’iniettabile per la biostimolazione dermica denominato Linerase®, C.S.D. si è impegnata per mettere a punto un programma completo per la rigenerazione della pelle ed è pervenuta alla formulazione di una gamma di prodotti che, combinati tra loro, realizzano effetti rigeneranti a livello dermico ed epidermico, interessando, cioè, lo strato superficiale e quello più profondo della pelle, complessivamente intesa. Volendo individuare un arco temporale durante il quale detta operazione ha trovato spazio, basti considerare che la registrazione di Linerase® come Medical Device reca la data del 16.02.15 e che, da allora, C.S.D. ha fatto in modo che la distribuzione di quest’ultimo avvenisse contestualmente alla distribuzione dei Prodotti ad esso collegati, raggiungendo, pertanto, consumatori appartenenti al mercato nazionale ed internazionale, come risulta dai documenti di trasporto, che il richiedente allega.

2. “Skin Regeneration” identifica un protocollo impiegato nel campo della Medicina estetica ed Anti-Aging: il programma si articola in quattro fasi, combinate come segue: 1) maschera Peel Off denominata Linerase® Peel Off Skin Regeneration; 2) iniettabile per la biostimolazione dermica - Medical Device di classe III – denominato Linerase®; 3) maschera ad azione lenitiva denominata Linerase® Restoring Mask Skin Regeneration; 4) crema ad azione antiossidante e rigenerante, per il trattamento domiciliare, denominata Linerase® Anti Aging Cream Skin Regeneration. Tutti i prodotti elencati recano il marchio C.S.D. srl. Il Protocollo “Skin Regeneration” è adottato in Italia, ma anche in Germania, Spagna, Portogallo, Grecia e Polonia, attraverso i Distributori dedicati (Taumedika srl per Italia, Grecia e Polonia; Hans Biomed S.L. per Spagna e Portogallo; Menke Med GMBH per la Germania) che ne curano la diffusione su base territoriale; pendono, inoltre, trattative per la distribuzione in Austria (Beauty & Health KS) ed in Slovenia (SIA Beauty Expert Europe), dove la linea di Prodotti Skin Regeneration è attualmente in uso a titolo di campionatura. Lavori scientifici sono stati eseguiti in ordine al medesimo Protocollo e, successivamente, rappresentati presso i più accreditati Congressi nazionali ed internazionali di Medicina Estetica ed Anti-Aging (IMCAS 17th Annual World Congress “Heterologous Collagen type l for Skin Regeneration” - Irina Poleva, Andrea Corbo - Paris, January 29th - February 1st 2015; 30°Congreso Nacional Sociedad Española de Medicina Estética “Heterologous Collagen type l for Skin Regeneration” - Andrea Corbo - Málaga, Spagna 19-21 febbraio 2015; 18° Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica SIES - VALET “Il collagene eterologo di tipo I nel trattamento del chrono-aging e del photo-aging: follow up a 5 anni” - Enrico Guarino, Andrea Corbo - Bologna, 27 febbraio 1 marzo 2015; AMWC 2015 13th Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress - “Heterology Collagen Type I in the treatment of Chrono and Photoaging - Skin Regeneration” - Andrea Corbo, Vincenzo Varlaro, Enrico Guarino; Workshop “Linerase® Collagene eterologo di tipo I: un upgrade nella Biostimolazione cutanea – Skin Regeneration” - Andrea Corbo – Riga (Lettonia), 19 giugno 2015; Workshop “Linerase® Collagene eterologo di tipo I: un upgrade nella Biostimolazione cutanea – Skin Regeneration” - Andrea Corbo - Madrid (Spagna), 22 giugno 2015; Workshop “Linerase® Collagene eterologo di tipo I: un upgrade nella Biostimolazione cutanea – Skin Regeneration” - Andrea Corbo - Varsavia (Polonia), 4 luglio 2015; “Heterologous Collagen Type I in Skin Regeneration” - Enrico Guarino - Andrea Corbo - 8th Aesthetical & Antiaging European Congress AMEC – Parigi, 23-24 ottobre 2015; Estet Beauty Expo Congress of Beauty Industries “Linerase –Skin regeneration” Andrea Corbo - Kiev (Ucraina), 25 marzo 2016; Aesthetic & Anti- Aging Medicine World Congress “Skin regeneration with heterologous collagen type I: updatings and further steps” - Andrea Corbo, Maurizio Giuliani, Vincenzo Varlaro, Antonio Scarano, Gennaro Selvaggi, Cecilia Luci – Monte Carlo, Principato di Monaco, 31 marzo – 2 aprile 2016. Il sito www.linerase.it è attivo e correntemente visitato da Professionisti nazionali e internazionali del settore.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

In via preliminare, si rammenta che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (sentenza del 16/09/2004, C‑329/02 P, “SAT.1”, punto 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(V. sentenza del 23/10/2003, C‑191/01 P, “Wrigley”, punto 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (sentenza del 26/11/2003, T‑222/02, “ROBOTUNITS”, punto 34).

Come già rilevato nella precedente comunicazione, il cui contenuto si reitera nella presente, per il pubblico di lingua inglese il marchio “SKIN REGENERATION” informa immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti oggetto della domanda, ovvero prodotti per la cura della pelle nella classe 3 e preparati ed articoli medici e veterinari nella classe 5 servono alla rigenerazione della pelle.

Esso fornisce informazioni ovvie e dirette sulla destinazione, ovvero la funzione, dei prodotti in oggetto e rientra pertanto nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale. ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE.

Tuttavia, al fine di dare sostengo alle proprie argomentazioni relative a quanto stabilito nel dettato dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il richiedente ha prodotto i seguenti documenti:

• 8 pagine di documenti descrittivi di prodotti per il trattamento della pelle “LINERASE”, “SKIN REGENERATION”, “Anti-aging cream”. Due di esse sono redatte in lingua inglese, le restanti in lingua italiana.

• 5 documenti di trasporto riguardanti alcune decine di campioni di “Linerase Peel Off Skin Regeneration 10ml”, “Linerase Anti-aging cream Skin Regeneration 50 ml”, “Linerase Restoring Mask Skin Regeneration 5 ml”. I destinatari sono siti in Italia, Lettonia, Spagna, Slovacchia e Germania.

• Una fotografia raffigurante confezioni di “Linerase Skin Regeneration”, priva di data.

In relazione all’asserito carattere distintivo acquisito attraverso dell’uso del marchio, la Divisione d’Esame osserva, in via preliminare, quanto segue:

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

(V. sentenza del 10/11/2004, T‑396/02, “Forme d'un bonbon”, punti 55-59; sentenza del 04/05/1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, “Windsurfing Chiemsee”, punto 52; sentenza del 22/06/2006, C‑25/05 P, “Storck”, punto 75 e sentenza del 18/06/2002, C‑299/99, “Philips”, punto 63.)

Nel caso presente è quindi necessario determinare se una parte significativa dei consumatori di lingua inglese sia stata “esposta” al segno in esame per un “congruo” periodo di tempo in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.

La domanda di marchio è stata depositata in data 22/12/2015, pertanto la documentazione deve dimostrare che il marchio è stato oggetto di uso in Gran Bretagna, Irlanda e Malta in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 3 Prodotti per la cura della pelle.

Classe 5 Preparati ed articoli medici e veterinari.

La Divisione d’Esame considera che la documentazione trasmessa sia del tutto insufficiente.

Il richiedente non ha fornito cifre globali relative al fatturato, né ha specificato le quote di mercato detenute dal marchio, né ha trasmesso risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio.

È opinione della Divisione d’Esame che il materiale documentale fornito non provi incontrovertibilmente la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, e soprattutto l’estensione geografica (nel presente caso, Regno Unito, Irlanda e Malta), che sono alcuni degli elementi da prendere in considerazione nello stabilire il carattere distintivo acquisito

La grande maggioranza dei documenti forniti dal richiedente sono in lingua italiana e non presentano alcuna informazione in dettaglio rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione Europea, ossia, il Regno Unito, Irlanda e Malta. Gli unici riferimenti alla lingua inglese sono riscontrabili in due pagine di descrizione dei prodotti, la cui diffusione è del tutto ignota e non esplicitata in alcun modo dal richiedente.

Da questa circostanza discende la completa impossibilità di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio e senza effettuare artificiose deduzioni, che il marchio sia mai stato utilizzato in detti territori.

Si rileva altresì come il richiedente non abbia fornito alcuna cosiddetta “prova diretta”. Il Tribunale ha dichiarato che le prove dirette quali dichiarazioni di associazioni professionali e studi di mercato sono di solito i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso. Fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (sentenza del 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Alla luce di quanto sopra si deve concludere che quanto prodotto dal richiedente non sia in grado di dimostrare l’acquisita distintività secondo i criteri indicati dalla Giurisprudenza di cui sopra, ma nemmeno a provare un minimo uso del marchio nei territori, nel presente caso rilevanti, di lingua inglese.

Pertanto, la rivendicazione di acquisita distintività attraverso l’uso del marchio richiesto deve essere ritenuta non provata in quanto la prova allegata è del tutto insufficiente in relazione al pubblico rilevante.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 947 816 è respinta per tutti i prodotti.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA