Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 12/08/2016

KANCELARIA PATENTOWA DR JERZY LAMPART ul. Wyzwolenia 1b 42-624 Ossy POLONIA

Nr zgłoszenia:	014968424
Nr referencyjny zgłaszającego:	227/15
Znak towarowy:	Detailing MAFIA
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	Mucha Auto-Spa Maciej Parchan ul. Bajkowa 6 05-830 Nadarzyn POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 23/03/2016 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. f RZTUE, że zgłoszony znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 18/05/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Używanie słowa „mafia” nie jest zabronione ani przez ustawodawcę unijnego ani przez poszczególne ustawodawstwa państw członkowskich.

2. Używanie znaku "Detailing MAFIA" dla oznaczania usług sprzedaży, usług reklamowych, naprawy i wykańczania samochodów oraz szkoleń i wystaw o tej tematyce nie sposób uznać za działanie wspierające, zachęcające do podejmowania działań sprzecznych z prawem bądź też przynoszące jakiekolwiek korzyści grupie przestępczej, terrorystycznej.

3. Żadna z „mafii” nie jest wymieniona we wspólnym stanowisku Rady 2009/67/WPZiB (Dz.U. L 23 z 27/01/2009, s. 37), w którym wymienia się listę osób i grup, które dokonują lub usiłują dokonać aktów terrorystycznych lub biorą w nich udział, bądź też ułatwiają dokonanie aktów terrorystycznych na terytorium Unii Europejskiej.

4. Znak towarowy "DETAILING MAFIA" nie zawiera słów lub wyrażeń o charakterze bluźnierczym, obscenicznym, rasistowskim bądź dyskryminującym, nawet nie przywodzi na myśl takich znaczeń.

5. Wyraz „mafia” obecnie jest stosowany w różnym znaczeniu, nie tylko dla określenia grup przestępczych, ale również dla różnych grup lobbujących czy biznesowych.

6. Obecnie rejestruje się znaki towarowe z użyciem wyrazu „mafia”, zarówno w poszczególnych państwach członkowskich UE, w EUIPO, a także w WIPO i USPTO. W samej bazie TMview jest ponad 1000 znaków towarowych z użyciem wyrazu "mafia" z czego 380 zarejestrowanych i niemal 500, których rejestracja już wygasła.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Artykuł 7 ust. 1) lit. f) RWZT wyklucza rejestrację znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Celem art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE jest zapobieganie rejestracji znaków towarowych w przypadku, gdy przyznanie monopolu naruszałoby stan prawny lub byłoby postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako bezpośrednio sprzeczne z podstawowymi normami życia społecznego.

Urząd uznaje, że „porządek publiczny” i „dobre obyczaje” to dwa różne pojęcia, których znaczenia często pokrywają się ze sobą.

Zgłaszający, w przytoczonych przez siebie argumentach twierdzi, iż używanie słowa „mafia” nie jest zabronione ani przez ustawodawcę unijnego ani przez poszczególne ustawodawstwa państw członkowskich. Dodatkowo nadmienia, iż żadna z „mafii” nie jest wymieniona we wspólnym stanowisku Rady 2009/67/WPZiB (Dz.U. L 23 z 27/01/2009, s. 37). Urząd zauważa iż, stosowanie art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT nie jest ograniczone zasadą wolności wypowiedzi (art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka), ponieważ odmowa rejestracji oznacza jedynie, że dane oznaczenie nie zostało objęte ochroną na mocy prawa znaków towarowych, i nie wyklucza ona używania oznaczenia – nawet w działalności gospodarczej (wyrok z 09/03/2012 w sprawie T-417/10 „HIJOPUTA”, pkt 26). Jednakże, przy ocenie subiektywnych wartości można również uwzględniać ustawodawstwo i praktykę administracyjną niektórych państw członkowskich, nie przez wzgląd na ich wartość normatywną, lecz jako dowód na potwierdzenie faktów umożliwiających ocenę sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców z tych państw członkowskich (wyrok z 20/09/2011 w sprawie T-232/10 „Soviet Coat of Arms”, pkt 57). W związku z tym nielegalność zgłaszanego ZTUE nie jest czynnikiem przesądzającym o zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE, lecz ma raczej wartość dowodową w zakresie sposobu postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców z danego państwa członkowskiego (państw członkowskich).

Zgłaszający twierdzi, że używanie znaku "Detailing MAFIA" dla oznaczania usług sprzedaży, usług reklamowych, naprawy i wykańczania samochodów oraz szkoleń i wystaw o tej tematyce nie sposób uznać za działanie wspierające, zachęcające do podejmowania działań sprzecznych z prawem bądź też przynoszące jakiekolwiek korzyści grupie przestępczej, terrorystycznej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie jest niezbędne stwierdzenie faktu, że zgłaszający chce zaszokować lub obrazić właściwy krąg odbiorców; wystarczy stwierdzenie obiektywnego faktu, że zgłoszony ZTUE mógłby być postrzegany jako źródło takiego wstrząsu lub obrazy (orzeczenie z 23/10/2009 w sprawie R 1805/2007-1 „Paki”, pkt 27, potwierdzone wyrokiem z 05/10/2011 w sprawie T-526/09 „Paki”, pkt 20 i nast.).

To, czy towary lub usługi objęte zgłoszeniem mogą być legalnie oferowane na rynku danego państwa członkowskiego, jest nieistotne z punktu widzenia tego, czy samo oznaczenie narusza art. 7 ust. 1 lit. f) RWZT (wyrok z 13/09/2005 w sprawie T-140/02 „Intertops”, pkt 33). To, czy dany znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, należy rozstrzygać na podstawie wewnętrznych cech zgłaszanego znaku, a nie okoliczności związanych z postępowaniem osoby zgłaszającej znak towarowy (wyrok z 13/09/2005 w sprawie T-140/02 „Intertops”, pkt 28). W swoim wyroku z 20/09/2011 w sprawie T-232/10 „Soviet Coat of Arms” Sąd uznał, że interpretując pojęcia „porządku publicznego” i „dobrych obyczajów”, należy uwzględniać nie tylko okoliczności wspólne wszystkim państwom członkowskim Unii, ale również „szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania właściwego kręgu odbiorców znajdującego się na terytorium tych państw” (pkt 34).

Zgłaszający w swych uwagach całkowicie zignorował fakt, iż przynajmniej dla część właściwych odbiorców, a mianowicie dla włoskich konsumentów, banalizacja związku znaku towarowego z nazwą jednej z najbardziej niebezpiecznych i brutalnych organizacji przestępczych, które kiedykolwiek istniały w Włoszech, a może i nawet na całym świecie, jest wyraźnie obraźliwa. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia tysięcy ofiar przestępstw popełnionych przez organizacje mafii, ale także w oczach osób, które zdają sobie sprawę z brutalnego charakteru mafijnych organizacji. Fakt, że w innych krajach Unii Europejskiej pojęciu "mafii" zostało nadane, banalne znaczenie, nie oznacza, iż w jej części, tj. we Włoszech, gdzie ta przestępcza organizacja spowodowała najwięcej szkód i cierpienia, swobodne używanie słowa „mafia” w handlu będzie uważane za zgodne podstawowymi normami życia społecznego.

Odnośnie krajowych rejestracji przywołanych przez zgłaszającego, zgodnie z orzecznictwem: wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia, jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa wspólnotowego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo wspólnotowe nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia, jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne (Zob. wyrok z dnia 27/02/2002 T 106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 47.)

„Ponadto … w niniejszej sprawie nie można uwzględnić znaczenia odniesień do krajowych rejestracji dokonanych przez państwa członkowskie, w których nie stosuje się języków hiszpańskiego, włoskiego lub rumuńskiego gdzie oznaczenie może posiadać charakter odróżniający, niekoniecznie mając taki charakter we Wspólnocie” (wyrok z dnia 03/07/2003 T‑122/01 ‘BEST BUY’, pkt 40).

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo wspólnotowe, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15/09/2005 C‑37/03 P ‘BioID’, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09/10/2002 T‑36/01 ‘Surface d'une plaque de verre’, pkt 35).

Poza tym, sam fakt, że Urząd w pewnym momencie zarejestrował znak towarowy, może również błędnie, nie uprawnia nawet tego samego wnioskodawcy do roszczenia prawa o kolejne rejestracje. „Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27/02/2002 T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Należy zauważyć, iż znak towarowy Unii Europejskiej nr 015010671 „SK8MAFIA” po publikacji, został w całości zakwestionowany przez Urząd i obecnie oczekuje na decyzję Izby Odwoławczej. Ponadto, Znak Towarowy Unii Europejskiej nr 015010671 „BOSS OF MAFIA” został również odrzucony, jako nawiązujący do nazwy organizacji przestępczej.

Urząd zwraca szczególną uwagę na decyzję z dnia 03/03/2016 w sprawie unieważnienia nr 11 247 C, „La Mafia SE SIENTA A LA MESA”. W decyzji tej Izba Odwoławcza wyraźnie stwierdza, iż:

„W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że zawartość semantyczna spornego znaku towarowego jest głęboko obraźliwa dla jakiejkolwiek osoby w Europie z normalnym poziomem wrażliwości i tolerancji, która jest świadoma i wie na temat metod działania i zagrożenia pochodzącego ze strony organizacji mafijnych. Jej wyraźnie obraźliwy charakter wynika z faktu, że semantyczne przesłanie znaku towarowego minimalizuje zagrożenie organizacji przestępczej poprzez zrobienie z niej partnera do kolacji („Mafia siada do stołu"), co nadaje obraźliwy charakter znakowi towarowemu, nie tylko w oczach ofiar przestępstw popełnianych przez organizacje mafii, ale także w oczach osób, które są świadome brutalnego charakteru tych organizacji mafijnych.”

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. f RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 14968424 „Detailing MAFIA” zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich usług, a mianowicie w stosunku do:

Klasa 35 Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami; Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia; Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi; Aukcje samochodowe.

Klasa 37 Czyszczenie i mycie samochodów; Konserwacja i naprawa pojazdów; Malowanie pojazdów; Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich; Odświeżanie lakieru samochodu; Polerowanie [czyszczenie] pojazdów; Polerowanie i nadawanie połysku; Odnawianie pojazdów; Remont pojazdów; Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów; Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych; Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych; Instalowanie wyposażenia samochodowego; Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie; Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów; Regulacja [tuning] pojazdów; Zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów silnikowych; Zabezpieczanie przed korozją; Nakładanie farb antykorozyjnych na pojazdy; Usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją; Naprawa i konserwacja motocykli; Naprawa karoserii samochodowych; Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych; Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach; Instalowanie szyberdachów; Usługi w zakresie konserwacji okien w pojazdach; Usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach; Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów; Dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów; Usługi myjni pojazdów; Czyszczenia tapicerki; Naprawa i konserwacja tapicerki; Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór; Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów.

Klasa 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia]; Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych; Usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów; Usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów; Usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów; Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych; Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych; Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Monika Karolina SZALUCHO