Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 11/11/2016

BANGE + WASERT PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN Rathenauplatz 9 D-50674 Köln ALEMANIA

Anmeldenummer:	015005218
Ihr Zeichen:	JW-16-00901
Marke:	Trusted Cloud
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststraße 34-37 D-10115 Berlin ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 05/04/2016 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 02/06/2016 und 25/07/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Anmeldemarke sei unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

2. „Cloud“ sei mit „Wolke“ zu übersetzen. Eine Übersetzung mit „Cloud-Computing“ müsse sich verbieten, da die Anmeldemarke den Zusatz „Computing“ nicht enthalte. Sofern der Begriff „trusted“ mit „ehrlich“ oder „seriös“ übersetzt werde, ergebe die Verbindung zwischen den Begrifflichkeiten „trusted“ und „cloud“ keinen Sinn. Es sei unüblich, eine „Wolke“ als „ehrlich“ oder „seriös“ zu bezeichnen.

3. Es sei unwahrscheinlich, dass der Verkehr unter „Cloud“ ohne weitere Gedankenschritte ein Modell sehe, dass es erlaubt, bei Bedarf, jederzeit und überall bequem über ein Netz auf einen geteilten Pool von konfigurierbaren Rechnerressourcen zuzugreifen, die schnell und mit minimalem Managementaufwand oder geringer Serviceprovider-Interaktion zur Verfügung gestellt werden können, was nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter diesem Begriff zu verstehen sei.

4. Erst recht sei der Begriff „trusted cloud“ kein feststehender Begriff, der sich in Wörterbüchern finde.

5. Die Geeignetheit als Herkunftshinweis zeige sich schon darin, dass eine Google-Recherche unmittelbar auf die Website der Anmelderin sowie auf Links, die mit der Anmelderin im Zusammenhang stünden, führe. In diesem Zusammenhang verweist die Anmelderin auf einige Internet-Auszüge. Es sei daher nicht offenkundig, dass die betreffenden Verkehrskreise lediglich eine werbende Aussage in dem Begriff „trusted cloud“ ohne jede Verbindung zur Dienstleistung der Anmelderin sähen.

6. Überdies enthalte die Anmeldemarke ein graphisches Element, welches in der Mitteilung des Amtes nicht ausreichend gewürdigt worden sei. Zum einen werde die Begrifflichkeit in einer besonderen Schriftart dargestellt, und zum anderen werde die Wortfolge durch eine stilisierte Wolkenform ergänzt. Ferner seien der Begriff und die Graphik nicht schlicht nebeneinander oder untereinander angeordnet. Vielmehr schiebe sich die Wortfolge vor die Wolke, so wie sich üblicherweise Sonne und Wolke zueinander bewegten. Die Darstellung sei daher äußerst ungewöhnlich. Zudem sei die Anmeldemarke farbig gestaltet. Dies sei in der Mitteilung des Amtes völlig vernachlässigt worden. Selbst wenn die Wortelemente der Marke für nicht unterscheidungskräftig gehalten werden sollte, werde die Unterscheidungskraft spätestens durch die graphische Darstellung herbeigeführt. Die Anmeldemarke sei folglich als außergewöhnlich zu bezeichnen.

7. Zudem erschließe sich ein beschreibender Charakter der Anmeldemarke in Bezug auf eine Reihe der angemeldeten Dienstleistungen nicht. Eine Prüfung der Unterscheidungskraft in Bezug auf die konkreten Dienstleistungen sei in der Mitteilung des Amtes vernachlässigt worden.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Die Eintragung „einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen“ (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40) „Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen“ (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ein Zeichen, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Das Vorgenannte gilt ebenso für eine nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zurückzuweisende Marke. Es kommt für die Unterscheidungskraft eines Zeichens weder darauf an, dass das Wort lexikalisch nachweisbar ist, noch darauf, ob das Wort grammatikalisch korrekt gebildet ist. Entscheidend ist alleine das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen. Unerheblich ist auch, ob das Wort mehrere Bedeutungen hat oder haben kann.

Der betreffende Verbraucher wird die Wörter „Trusted Cloud“ als Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung verstehen, nämlich als seriöses Cloud-Computing bzw. bezogen auf ein solches, also z.B. ein zuverlässiges/gesichertes Netzwerk für Cloud-Computing.

Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Dienstleistungen hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (Urteil vom 30.6.2004, T‑281/02, „Mehr für Ihr Geld“, Randnummer 31).

Wie in der Mitteilung des Amtes vom 05/04/2016 ausgeführt, werden die maßgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck „Trusted Cloud“ als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrnehmen, deren Funktion darin besteht, ein Merkmal der Dienstleistungen zu beschreiben, nämlich dass es sich bei ihnen um zuverlässiges/seriöses/gesichertes Cloud-Computing in Klasse 42 oder damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen (z.B. die Entwicklung entsprechender Software in Klasse 42 oder Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38) handelt bzw. um solche, die mithilfe von einer oder über eine gesicherte Cloud angeboten werden (z.B. Werbung, Meinungsforschung oder die Bereitstellung eines Online-Marktplatzes in Klasse 35) oder Dienstleistungen, die speziell auf Cloud-Computing bezogen sind (z.B. Beratung in der Organisation und Führung von Unternehmen in Bezug auf Cloud-Computing in Klasse 35).

Die verschiedenen Zusammenhänge zwischen der Anmeldemarke und den beanspruchten Dienstleistungen wurden vom Amt dargelegt und anhand von Beispielen verdeutlicht.

Die von der Anmelderin angesprochene Öffentlichkeitsarbeit fällt in die Kategorie jener Dienstleistungen, in Bezug auf welche Verbraucher beim Anblick der Anmeldemarke davon ausgehen werden, dass sie mithilfe von einer oder über eine gesicherte Cloud angeboten werden. Selbiges gilt etwa für das Erstellen von Statistiken, Erstellen von Geschäftsgutachten, Indexierung von Webseiten für Geschäfts- und Werbezwecke, Marktforschung, Meinungsforschung, Vermittlungsdienste in Geschäftsangelegenheiten, die Bereitstellung von Internet-Chatrooms und Online-Foren sowie alle Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff Werbung fallen, wie z.B. die Herausgabe von Werbetexten und der Entwurf von Werbemitteln.

In Bezug auf Dienstleistungen wie Qualitätsprüfung, Betriebswirtschaftliche Beratung, die Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Information in Geschäftsangelegenheiten sowie die in Klasse 42 angemeldeten Forschungsdienstleistungen werden Verbraucher davon ausgehen, dass sie speziell auf sicheres Cloud-Computing bezogen sind.

Im Hinblick auf Dienstleistungen wie Auskünfte über Telekommunikation, Aktualisierung von Computersoftware, Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Computern, Design von Computersoftware, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Installieren von Computerprogrammen, Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Webservern, Wartung von Computersoftware, Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren werden Verbraucher annehmen, dass es sich um zuverlässiges/seriöses/gesichertes Cloud-Computing in Klasse 42 oder damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen handelt (z.B. Auskünfte, Beratung oder Virenschutz im Zusammenhang mit Cloud-Computing).

Obwohl eine Marke sowohl als Werbeslogan als auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden werden kann, werden im vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt die maßgeblichen Verkehrskreise nicht dazu veranlasst werden, einen Hinweis auf eine besondere betriebliche Herkunft in dem Zeichen wahrzunehmen, der über die vermittelte Werbeaussage hinausgeht, die lediglich dazu dient, positive Aspekte der betreffenden Dienstleistungen hervorzuheben, nämlich dass sie seriöse Cloud-Computing-Dienstleistungen sind, denen der Verbraucher vertrauen kann, bzw. dass sie mithilfe eines gesicherten Netzwerks oder über ein solches angeboten werden oder sich auf ein solches beziehen (21/01/2010, C‑398/08 P, Audi, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C‑311/11 P, Smart Technologies, EU:C:2012:460, § 34).

Die Anmelderin verkennt, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist. Stellt man sich also vor, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen unter der Bezeichnung „Trusted Cloud“ im Internet angeboten werden, wird der Verkehr diese Bezeichnung wohl kaum als „ehrliche“ oder „seriöse“ „Wolke“ im ursprünglichen Sinn wahrnehmen - diese Übersetzung ergäbe, wie die Anmelderin zurecht vorträgt, schlichtweg keinen Sinn. Vielmehr wird er den vom Amt dargelegten Hinweis auf ein zuverlässiges/gesichertes Netzwerk für Cloud-Computing wahrnehmen. Markenrecht ist kein Ratespiel, welche Ware oder Dienstleistung sich wohl hinter der Marke verbirgt, sondern Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV ist die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

Der Ausdruck „Trusted Cloud“ enthält keine Bestandteile, die es über seine offenkundig werbende und anpreisende Bedeutung hinaus den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Dienstleistungen einzuprägen (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).

Obwohl es zutrifft, dass die angemeldete Marke bestimmte Bild- und grafische Elemente enthält, die sie in gewissem Maße stilisieren, sind diese Elemente so minimaler Natur, dass sie der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft verleihen können. Wie bereits in der Mitteilung vom 05/04/2016 dargelegt, bestehen sie im Wesentlichen aus der stilisierten Abbildung einer Wolke in Form eines Teilumrisses einer solchen über dem Wort „Cloud“, welche lediglich die Bedeutung dieses Begriffs unterstreicht. Dass der Teilumriss der Wolke in Blau- und Grüntönen gehalten ist, hat keine Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft der Marke, ebenso wenig wie die Anordnung der Wort- und Bildelemente in- oder übereinander. Inwiefern sich Sonne und Wolke üblicherweise zueinander bewegen, hat die Anmelderin nicht näher dargelegt. Übertragen auf die Anmeldemarke hieße dies zudem, dass die Wortelemente „Trusted Cloud“ die Sonne darstellten, welche sich vor eine Wolke schöbe, was diese Assoziation eher abwegig erscheinen lässt. Die Wortelemente sind in Standardschriftart wiedergegeben. Insgesamt weisen die Bildelemente in Bezug auf die Art ihrer Kombination keinen Aspekt auf, der es der angemeldeten Marke ermöglichen würde, für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen die Hauptfunktion zu erfüllen (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.

Zum Argument der Anmelderin, dass keine anderen Wettbewerber die gleichen Kombinationen verwenden, ist festzustellen, dass: „die Unterscheidungskraft einer Marke auf der Grundlage der Tatsache bestimmt wird, dass eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann … Die fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendig ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke so wahrgenommen werden wird.“ (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

1. „Obwohl die Verwendung eines Zeichens durch Dritte im Internet ein zulässiger Hinweis auf die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b oder c UMV sein kann, stellt dies keine unabdingbare Voraussetzung dar“ (Entscheidung vom 28/06/2007, R 371/2007‑2, PUBLIC STORAGE, § 16).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 005 218 für alle Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Natascha GALPERIN