Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 06/07/2016

LECARE GmbH Arne Nordmeyer Goernestrasse 27 D-20249 Hamburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	015049521
Ihr Zeichen:	20-16
Marke:	LEXELLENCE
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	LECARE GmbH Goernestraße 27 D-20249 Hamburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24/02/2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 22/04/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Marke ist nicht zurückzuweisen. Die Voraussetzungen für eine Zurückweisung liegen nicht vor.

2. Es handelt sich um ein Kunst- bzw. Phantasiewort, das aus den beiden teilweise überlappenden und teilweise modifizierten Bestandteilen LEX und EXELLENCE besteht.

3. Da es sich nicht um ein französisches Wort handelt, ist auch nicht auf das französische Publikum abzustellen.

4. Der selbe Begriff wurde bereits vom Benelux-Markenamt eingetragen, eine ähnliche Marke „Q-LEXELLENCE“ wurde vom EUIPO eingetragen.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C‑329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Beschreibender Charakter

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. (Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 31.)

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (Urteil vom 26.11.2003, T‑222/02, „ROBOTUNITS“, Randnummer 34).

Da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, ist sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (Urteil vom 19.09.2001, T‑118/00, „Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle“, Randnummer 59).

Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ansehen zu können, „genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für das Wort oder die Neuschöpfung festgestellt werden“ (Urteil vom 12.01.2005, verbundene Rechtssachen T‑367/02, T‑368/02 und T‑369/02, „SnTEM“, Randnummer 31).

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV], es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht …(Vgl. Urteil vom 12.01.2005, verbundene Rechtssachen T‑367/02, T‑368/02 und T‑369/02, „SnTEM“, Randnummer 32.)

Soweit die Anmelderin argumentiert, der Begriff werde nicht als der französische Begriff „l´excellence“ (die Exzellenz) verstanden, so kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden.

Wie bereits im Beanstandungsbescheid dargelegt, wird das französische Publikum den Begriff als L´excellence verstehen, da – und die auch insbesondere aufgrund der Nähe zum Lateinischen und der weitverbreiteten Lateinkenntnisse- der fehlende Buchstabe „c“ beim Lesen nicht auffällt. Es ist allgemein bekannt, dass geringfügige Abweichungen kaum wahrgenommen werden, da der Leser aufgrund der übereinstimmenden Anfänge und Enden das Wort automatisch zusammensetzt. Auch die Zusammensetzung mit dem Artikel verhindert nicht, dass das Wort vom französischen Publikum als solches verstanden wird.

Nach der Rechtsprechung ist die Zusammensetzung von zwei Wörtern, deren Wortbedeutung lexikalisch nachgewiesen wurde, weder als überraschend, noch als unüblich anzusehen und die Bedeutung des Ausdruckes als Ganzes gesehen daher klar (vgl. Urteil vom 21. Januar 2015, Rechtssache T-188/14, Grundig Multimedia AG / HABM, (GentleCare), ECLI:EU:T:2015:34, Randnummer 23). Daher ist weder der zusammengeschriebene Begriff „Lexellence“ weder als überraschend noch als unüblich anzusehen, und auch kein Fantasiewort, da L´exellence als solches wie bereits dargelegt lexikalisch erfasst ist. Da es im französischen Wörterbuch erfasst ist, gilt es als Wort der französischen Sprache, unabhängig von der Etymologie.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass der Begriff aus einer Kombination der Bestandteil „LEX“ und „ EXELLENCE“ bestehe, so ist darauf hinzuweisen, dass für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, nicht vorauszusetzen ist, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.(Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidungen ist zu beachten, dass gemäß ständiger Rechtsprechung: die Unionsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat. (Vgl. Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 47.)

Darüber hinaus geht auch der Hinweis auf nationale Eintragungen in französischsprachigen Mitgliedstaaten fehl, da das Zeichen sich in diesen als unterscheidungskräftig erweisen kann, ohne dass dies in der gesamten Union der Fall sein müsste“ (Urteil vom 03/07/2003, T‑122/01, „BEST BUY“, Randnummer 40).

Soweit die Anmelderin argumentiert, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (Urteil vom 15.09.2005, C‑37/03 P, „BioID“, Randnummer 47 und Urteil vom 09.10.2002, T‑36/01, „Surface d’une plaque de verre“, Randnummer 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 67).

In Bezug auf die angeführte Entscheidung „Q-EXCELLENCE“ geht das Amt zum einen davon aus, dass der dem Begriff „EXCELLENCE“ vorangestellte Buchstabe Q nicht mit dem Buchstaben L verglichen werden kann, da der Buchstabe L im Zusammenhang mit „EXCELLENCE“ als bestimmter Artikel wahrgenommen wird, während dem Buchstaben Q keinerlei Bedeutung zukommt. Darüber hinaus sei allerdings auch darauf hingewiesen, dass die zitierte Entscheidung aus dem Jahr 2006 stammt. In der Zwischenzeit haben sich sowohl die Rechtsprechung sowie damit einhergehend auch die Eintragungspraxis des Amtes geändert.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union vom 19. September 2002, Rechtssache C-104/00 P, DKV/HABM (Companyline), Slg. I-7561, Randnummer 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Soweit der Anmelder die Schutzfähigkeit durch fehlenden beschreibenden Charakter begründet, so wurde dies ebenfalls widerlegt. Das Zeichen weist nichts auf, dass der Verbraucher mehr in dem Wortbestandteil sieht, als diese Bedeutung.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) UMV nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen Französisch gesprochen und verstanden wird.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 049 521 für alle Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Claudia MARTINI