UNIEWAŻNIENIE Nr 15248 C

Artur Czajkowski, ul. Mełgiewska 30d, 20-234 Lublin, Polska (Wnioskodawca), reprezentowany przez Marię Karolinę Hładyniuk-Gązwę, ul. Głębocka 29, 20-612 Lublin, Polska (pełnomocnik zawodowy)

przeciw

Fishskateboards Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, Polska (Właściciel), reprezentowany przez Hasik & Partners, Al. J. Ch. Szucha 16/18, 00-582 Warszawa, Polska (pełnomocnik zawodowy)

W dniu 26/09/2019, Wydział Unieważnień podejmuje następującą

DECYZJĘ

1. Wniosek o unieważnienie znaku towarowego Unii Europejskiej oddala się w całości.

2. Wnioskodawca ponosi koszty w wysokości 450 Euro.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wnosi o stwierdzenie nieważności słownego znaku towarowego Unii Europejskiej ‘Fishka’ o numerze 15 134 802. Wniosek jest skierowany przeciw wszystkim towarom, dla których znak jest zarejestrowany, a mianowicie:

Klasa 7: Łożyska kulkowe do deskorolek; Łożyska; Obudowy łożysk; Łożyska ślizgowe; Oprawy łożyska; Łożyska kulkowe; Nasadki łożyskowe; Obudowy łożysk do łożysk kulkowych; Zespoły łożyskowe do kół; Łożyska do montażu [części maszyn]; Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk.

Klasa 9: Kaski do jazdy na deskorolce.

Klasa 12: Rowery; Rowery szosowe; Rowery trekingowe; Rowery górskie; Rowery (Siodełka -); Rowery składane; Rowery dziecięce; Rowery na pedały; Rowery (Dzwonki do -); Bagażniki na rowery; Dopasowane pokrowce na rowery; Bagażniki na rowery do pojazdów; Torby rowerowe; Korby rowerowe; Łańcuchy rowerowe; Siodełka rowerowe; Noski rowerowe; Dzwonki rowerowe; Podpórki rowerowe; Sakwy rowerowe; Dętki rowerowe; Opony rowerowe; Klaksony rowerowe; Koła rowerowe; Pompki do rowerów; Pedały do rowerów; Błotniki do rowerów; Łańcuchy [części rowerów]; Nóżki do rowerów; Piasty do rowerów; Szprychy do rowerów; Części konstrukcyjne rowerów; Kierownice do rowerów; Kierunkowskazy do rowerów; Amortyzatory do rowerów; Ramy do rowerów; Hamulce do rowerów; Przerzutki do rowerów; Widelce [części rowerowe]; Kierownice [rowerowa, motocyklowa]; Dętki ogumienia rowerowego; Obręcze kół do rowerów; Dźwignie hamulców do rowerów; Chlapacze [błotniki] do rowerów; Koła tarczowe [części rowerów]; Manetki obrotowe do rowerów; Uchwyty kierownicy do rowerów; Kosze przystosowane do rowerów; Nakładki widelca [części rowerów]; Sygnały kierunkowe do rowerów; Okrycia siodełek do rowerów; Sygnalizatory kierunkowe do rowerów; Opony bezdętkowe do rowerów; Osłony łańcucha do rowerów; Klocki hamulcowe [części rowerów]; Kierownice [części do rowerów]; Widelce przednie do rowerów; Trzpienie obrotowe do rowerów; Metalowe dzwonki do rowerów; Nakładki na pedały rowerowe; Łańcuchy napędowe [części rowerowe]; Siodełka rowerowe lub motocyklowe; Szprychy do kół rowerowych; Bagażniki na torby do rowerów; Pokrowce na siodełka do rowerów; Uchwyty do mocowania bidonów rowerowych; Akcesoria do rowerów do przewożenia napojów; Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu.

Klasa 18: Artykuły podróżne [walizki, torby]; chlebaki; duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku; duże torby podróżne ze sztywnej skóry; elastyczne torby na odzież; etui, futerały; etui do kart kredytowych; etui na banknoty; etui na bilety okresowe; etui na karty kredytowe; etui na karty kredytowe (portfele); etui na karty kredytowe wykonane ze skóry; etui na karty kredytowe z imitacji skóry; etui na karty [wyroby skórzane]; etui na klucze; etui na klucze wykonane ze skóry; etui na klucze z imitacji skóry; etui na prawo jazdy; etui na wizytówki; etui z imitacji skóry; japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro); kosmetyczki; kosmetyczki bez wyposażenia; kosmetyczki (bez wyposażenia); kosmetyczki (niewyposażone); kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe]; kosmetyczki sprzedawane bez zawartości; kufry bagażowe; kufry i torby podróżne; kufry i walizki; kufry podróżne; małe damskie torebki bez rączki; małe plecaki; małe portmonetki; małe torebki kopertówki; małe torby dla mężczyzn; małe walizki; materiał skórzany; moleskin [imitacja skóry]; niewielkie torby podróżne; opaski skórzane; paski do torebek na ramię; paski naramienne; plecaki; plecaki dla alpinistów; plecaki dla wędrowników; plecaki [małe]; plecaki na kółkach; plecaki turystyczne; plecaki uczniowskie; plecaki wycieczkowe; podręczne torby do samolotu; podróżne (Torby -); podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry; podróżne torby na ubranie; portfele; portfele damskie nie z metali szlachetnych; portfele do przypinania na pasku; portfele na karty; portfele na karty kredytowe; portfele na karty wizytowe; portfele nie z metali szlachetnych; portfele skórzane; portfele wraz z etui na karty; portfele z metali szlachetnych; portfele z przegródkami na karty; portmonetki; portmonetki do noszenia na nadgarstku; portmonetki na drobne z metali szlachetnych; portmonetki na monety nie z metali szlachetnych; portmonetki (nie z metali szlachetnych); portmonetki niewykonane z metali szlachetnych; portmonetki skórzane; portmonetki wielofunkcyjne; portmonetki (wyroby ze skóry); portmonetki z metali szlachetnych; portmonetki z siatki oczkowej.

Klasa 25: Apaszki [chustki]; artykuły odzieżowe w stylu sportowym; balerinki [obuwie]; baletki; bandany; bandany na szyję; bermudy; bermudy (szorty); bezrękawniki; bluzki; bluzki z krótkimi rękawami; bluzy dresowe; bluzy sportowe; bluzy sportowe z kapturem; bluzy z kapturem; bojówki; buty; buty damskie; Buty dla kobiet; Buty do baseballu; Buty do biegania; Buty do boksu; Buty do jazdy na rowerze; Buty do kostki; Buty do koszykówki; Buty do kręgli; buty do trekkingu; buty gimnastyczne; buty lekkoatletyczne; buty na płaskim obcasie; buty na rzepy; Buty płócienne; Buty skórzane; Buty sportowe; Buty sznurowane; Buty tenisowe [obuwie sportowe]; Buty treningowe [obuwie sportowe]; Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki]; Buty wsuwane; Buty za kostkę; Chustki [apaszki]; Chusty [odzież]; Czapki baseballowe; Czapki bejsbolówki; Czapki bez daszków; Czapki i czapeczki sportowe; Czapki [nakrycia głowy]; Czapki sportowe; Czapki z daszkiem; Czapki z pomponem; Daszki [nakrycia głowy]; Daszki [odzież]; Dzianina [odzież]; Dżinsy; Golfy [odzież]; Japonki; Kamizelki; Kamizelki [bezrękawniki]; Kamizelki skórzane; Kapelusze; Kapelusze plażowe; Kąpielowe kostiumy; Kąpielówki; Kaptury; Kaptury [odzież]; Kombinezony [odzież]; Komplety odzieżowe ze spodenkami; Komplety sportowe; Kostiumy; Kostiumy kąpielowe; Koszule; Koszule codzienne; Koszule z dzianiny; Koszule z krótkimi rękawami; Koszulki bez rękawów; Koszulki bez rękawów do biegania; Koszulki polo; Koszulki z krótkim lub z długim rękawem; Koszulki z krótkim rękawem; Koszulki z nadrukami; Krótkie kurtki ciepłe; Kurtki; Kurtki dresowe; Kurtki futrzane; Kurtki [odzież]; Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem; Kurtki sportowe; Kurtki z rękawami; Męskie apaszki; Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki; Nakrycia głowy; Obuwie; Obuwie codzienne; Obuwie codziennego użytku; Obuwie dla kobiet; Obuwie dla mężczyzn; Obuwie gimnastyczne; Obuwie męskie i damskie; Obuwie sportowe; Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego]; Odzież; Odzież codzienna; Odzież do biegania; Odzież męska; Odzież sportowa; Odzież treningowa; Odzież w stylu sportowym; Okrycia głowy z daszkiem; Okrycia wierzchnie [odzież]; Opaski na głowę; Paski materiałowe [odzież]; Paski [odzież]; Peleryny [narzutki]; Piżamy; Płaszcze; Płaszcze i kurtki futrzane; Płaszcze zimowe; Podkoszulki; Podkoszulki bez rękawów; Podkoszulki z długimi rękawami; Rękawiczki; Rękawiczki [odzież]; Skarpetki; Spodenki; Spodenki dla rowerzystów; Spodnie; Spodnie do ćwiczeń fizycznych; Spodnie dresowe; Spodnie [nieformalne]; Spodnie skórzane; Spodnie sportowe; Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego; Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski]; Swetry; Szaliki; Szorty; Szorty sportowe; Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego; Tenisówki; Tenisówki [obuwie]; Ubrania codzienne; Usztywniacze do obuwia; Odzież; obuwie; nakrycia głowy; akcesoria na szyję; anoraki; apaszki.

Klasa 28: Artykuły i sprzęt sportowy; Artykuły gimnastyczne; Artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach; Deskorolki; Deskorolki [sprzęt rekreacyjny]; Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy; Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych; Kółka do deskorolek; Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego; Ochraniacze ciała do użytku sportowego; Ochraniacze [części strojów sportowych]; Ochraniacze do uprawiania sportu; Ochraniacze do użytku w sporcie; Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe]; Ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce; Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe]; Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe]; Ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu; Ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe]; Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego; Sportowe nakolanniki do jazdy na deskorolce; Sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce; Sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze; Sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze; Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce; Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze; Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce; Torby na deskorolki; Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego; Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego; Wosk do deskorolek.

Wnioskodawca powołuje się na art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) i g) RZTUE (poprzednio art. 52 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 207/2009 w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) i g) Rozporządzenia 207/2009).

Wnioskodawca odwołuje się także do przepisów krajowych, tj. art. 129¹ ust. 1 pkt 4 oraz 12 polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej, które jednak nie mogą być podstawą wniosku o stwierdzenie nieważności w oparciu o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, stąd nie będą one wzięte pod uwagę.

Uwaga wstępna

Wniosek o stwierdzenie nieważności został pierwotnie wniesiony w języku angielskim, a następnie, za zgodą obu stron, język postepowania zmieniono na język polski. W związku z tym treść wniosku z dnia 14 lipca 2017 r. wraz z argumentami Wnioskodawcy oraz materiałem dowodowym zostały przetłumaczone na język polski i przysłane do Urzędu dnia 17 listopada 2017 r. Wydział Unieważnień będzie się odwoływał do tych materiałów w swoich rozważaniach, a nie do materiałów przysłanych pierwotnie.

STRESZCZENIE ARGUMENTÓW STRON

Wnioskodawca w piśmie z dnia 17 listopada 2017 r. podnosi, że słowo ‘Fishka’ jest opisowe w odniesieniu do towarów deskorolki; deskorolki [sprzęt rekreacyjny] w klasie 28, a w odniesieniu do pozostałych towarów z klas 7, 9, 12, 18, 25 i 28 znak wprowadza odbiorców w błąd co do natury wskazanych towarów.

Wnioskodawca wskazuje, że słowo ‘Fishka’ jest opisem typu deskorolki i jest powszechnie używane w języku polskim. Właściciel twierdzi, że polska fonetyczna wersja tego słowa to ‘fiszka’ oraz że obie te wersje są używane zamiennie. Właściciel twierdzi, że litery ‘sh’ są czytane jako ‘sz’ w języku polskim. Według Wnioskodawcy nazwa ‘fishka’ jest używana przez wielu producentów do opisu ich produktów na polskim rynku. Właściciel jest tylko jednym z wielu producentów takich deskorolek na rynku. Z powodu rejestracji spornego znaku towarowego, używanie tej nazwy na rynku jest zablokowane przez Właściciela.

Wnioskodawca powołuje się na publikacje, z których jego zdaniem wynika, że nazwa ‘fishka’ była używana jako rodzaj deskorolki jeszcze przed datą złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego ‘Fishka’. Wnioskodawca podnosi, że znak towarowy Właściciela składa się wyłącznie ze słowa posiadającego w pełni opisowy charakter, brak dodatkowych elementów pozbawia ten znak towarowy zdolności odróżniającej dla towarów deskorolki; deskorolki [sprzęt rekreacyjny] w klasie 28.

W odniesieniu do pozostałych towarów z klas 7, 9, 12, 18, 25 i 28 Wnioskodawca argumentuje, że znak towarowy ‘Fishka’ wprowadza konsumentów w błąd co do towarów, które nie są deskorolkami, w szczególności nie są deskorolkami typu fishka.

Na poparcie swoich argumentów Wnioskodawca przesyła następujące dowody:

1. Kopia listu Wnioskodawcy skierowana do Właściciela z dnia 18 listopada 2016 r. (Załącznik nr 2),

2. Artykuł z magazynu CTM www.ckm.pl/lifestyle/szalone-nagrody, z dnia 17 lipca 2013 r. (Załącznik nr 3),

3. Wydruk artykułu z natemat.pl/69963,longboard-wakeboard-skimboard-fishka-czyli-nowe-miejskie-sporty-dla-kazdego, data dodania 29 lipca 2013 r. (Załącznik nr 4),

4. Wydruk artykułu golongboard.pl/moja-pierwsza-deskorolka-felieton wraz z rzutem ekranu pierwszej strony tego artykułu, z 27 listopada 2014 r. (Załączniki nr 5 i 6),

5. Wydruk artykułu allegro.pl/artykul/rodzaje-deskorolek-cruiser-fishka-longboard, data dodania 28 lipca 2015 r. oraz zrzut ekranu z pierwszej strony tego artykułu (Załączniki 7 i 8),

6. Wpis FISHKA ze Słownika Języka Nowego Uniwersytetu Warszawskiego z 28 października 2015 r. (Załącznik nr 9),

7. Wydruk ze strony Fishskateboards fishskateboards.com/idea/ z listopada 2016 r. (Załącznik nr 10),

W odpowiedzi na powyższe, Właściciel w piśmie z dnia 22 grudnia 2017 r. argumentuje, że rozpoczął działalność w 2011 r. i był wówczas jedynym producentem na rynku polskim desek Fishskateboards. Właściciel od początku swojej działalności używał oznaczenia ’Fishskateboards’ oraz jego skróconych wersji tj. ’Fishka’, ‘Fish’ i ‘Fish boards’, które zostały z sukcesem zarejestrowane jako unijne znaki towarowe. Określenie ’Fishka’ dla deskorolki pojawiło się na rynku polskim dopiero w momencie wprowadzenia przez Właściciela na rynek swoich desek. W związku z tym, określenie ‘Fishka’ jest jednoznacznie kojarzone przez konsumentów z Właścicielem i oferowanym przez niego typem deskorolek. Właściciel zmaga się z naruszeniami swoich praw własności intelektualnej. Znaki towarowe Właściciela wykorzystywane są przez sprzedawców towarów podrobionych w tytułach aukcji internetowych oraz na platformach sprzedażowych w celu przyciągnięcia uwagi konsumentów. W odniesieniu do znaku towarowego ‘Fishka’ nie zachodzi podstawa unieważnienia z art. 7 ust. 1 lit c) RZTUE albowiem oznaczenie to nie było rodzajowe w chwili powstania firmy Właściciela. Określenie to pojawiło się w użyciu dopiero w 2011 r. i to jako nazwa własna a nie określenie rodzaju deski. Sporny znak towarowy nie ma charakteru opisowego ze swej istoty, a co najwyżej można uznać, że ma charakter aluzyjny w odniesieniu do jednej z cech deskorolki tj. jej kształtu (kształt zbliżony do ryby).

Według Właściciela, do dowodów przedstawionych przez Wnioskodawcę należy podchodzić z dozą ostrożności albowiem pochodzą one ze źródeł internetowych. Z dowodów przedstawionych przez Właściciela wynika, że w opinii właściwego kręgu odbiorców jedynym producentem ‘oryginalnych fishboardów’ jest Właściciel. Brak jest również podstaw do unieważnienia znaku towarowego zgodnie z art. 51 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia 207/2009 albowiem nadal poważna część odbiorców określonych towarów traktuje sporne oznaczenie jako znak towarowy, a nie nazwę rodzajową. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że doszło do degeneracji znaku towarowego ‘Fishka’.

Właściciel wyjaśnia, że przywołana przez Wnioskodawcę podstawa z art. art. 129¹ ust. 1 pkt 4 polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej nie będzie miała zastosowania do postępowania o unieważnienie przed EUIPO. Z ostrożności procesowej, Właściciel wskazuje jednak, że przedstawiony przez Wnioskodawcę materiał dowodowy wyklucza uznanie, że oznaczenie ‘Fishka’ weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w utrwalonych i uczciwych praktykach rynkowych. Brak jest podstaw do uznania, że sporny znak w chwili zgłoszenia miał opisowy charakter dla towarów w postaci deskorolek, a zatem oczywistym jest, że brak jest jednocześnie podstaw do uznania tego znaku za mylący w odniesieniu do pozostałych towarów, dla których został zarejestrowany.

Na poparcie swoich argumentów Właściciel przesyła następujące dowody:

1. Przykładowe wydruki archiwalne ze strony internetowej www.fishskateboards,com, z okresu 15 stycznia 2012r. - 30 września 2017 r. (Załącznik nr 2),

2. Oferta dla AXN z dnia 21 lipca 2011 r. (Załącznik nr 3),

3. Umowa o stworzenie logotypu Fish Skateboard z dnia 29 kwietnia 2011 r. wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i z fakturą za stworzenie logotypu z dnia 16 maja 2011 r. (Załączniki nr 4 i 5),

4. Świadectwo rejestracji unijnego znaku towarowego ‘Fish Skateboards’ EUTM nr 10 525 558, zgłoszonego 23 grudnia 2011 r. oraz zarejesrowanego 21 czerwca 2012 r. (Załącznik nr 6),

5. Wydruk z WHOIS dla domeny www.fishskateboards.com, z dnia 20 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 7),

6. Wydruk ze strony internetowej on.interia.pl/trendy/gadzety/news-deskorolkowy-klimat-prl-poczuj-go-jeszcze-raz, artykuł z dnia 21 czerwca 2013 r. (Załącznik nr 8)

7. Wydruk ze strony skateaffair.pl/fish-skateboards-commercial, artykuł z dnia 19 listopada 2011 r. (Załącznik nr 9),

8. Wydruk ze strony skate.boardnews.pl/crash-test-fish-skateboards-konkurs/, artykuł z dnia 3 listopada 2013 r. (Załącznik nr 10)

9. Wydruk ze strony www.artique.pl/pierwszy-dzien-na-rybach/, artykuł z dnia 9 marca 2012 r. (Załącznik nr 11),

10. Przykładowe faktury sprzedażowe za lata 2011-2015 (Załącznik nr 12),

11. Faktury za obsługę graficzną strony fishskateboards.com, z dnia 2 maja 2013 r. oraz 15 lipca 2014 r. (Załącznik nr 13),

12. Przykładowe archiwalne wydruki z profilu Fish skateboards na portalu społecznościowym Facebook z lat 2014 – 2017 (Załącznik nr 14),

13. Kopia cennika Fishskateboards (Załącznik nr 15),

14. Korespondencja elektroniczna dot. udziału w akcji promocyjnej DONT PANIC, z 2013 r. (Załącznik nr 16),

15. Raport aktywności na stronie fishskateboards.com za okres 31 marca-30 kwietnia 2013 r. (Załącznik nr 17),

16. Korespondencja elektroniczna dot. banerów Fishskateboards z 2013 r. (Załącznik nr 18),

17. Korespondencja elektroniczna dot. potencjalnej dystrybucji do Brazylii z 2013 r. (Załącznik nr 19),

18. Korespondencja elektroniczna dot. sponsorowania zawodów Polish Skimboarding Open z 2013 r. (Załącznik nr 20),

19. Oferta współpracy ,,Z 5 deskami dookoła Morza Czarnego’’ z 2013 r. (Załącznik nr 21),

20. Korespondencja elektroniczna dot. Reklamy i konkursu w MTV z 2013 r. (Załącznik nr 22),

21. Korespondencja dot. udziału w targach Swag Show Silesia 2013 r. (Załącznik nr 23),

22. Przykładowe materiały reklamowe z lat 2011-2015 (Załącznik nr 24),

23. Przykładowe fotografie produktów Fishskateboards, niedatowane (Załącznik nr 25),

24. Przykładowe archiwalne wydruki z portalu Allegro dot. sprzedaży oryginalnych desek Fish Skateboards, daty zakończenia ofert produktów 2013-2016 (Załącznik nr 26),

25. Świadectwa rejestracji unijnych znaków towarowych ‘Fish skateboards’ EUTM nr 15 134 828 (zgłoszony 22 lutego 2016 r. i zarejestrowany 24 czerwca 2016 r.), ‘Fish skateboards’ EUTM nr 15 134 761 (zgłoszony 22 lutego 2016 r. i zarejestrowany 24 czerwca 2016 r.), ‘Fishka’ EUTM nr 15 134 802 (zgłoszony 22 lutego 2016 r. i zarejestrowany 24 czerwca 2016 r.), wydane w grudniu 2017 r. (Załączniki nr 27-29),

26. Wydruk ze stron internetowych:

• biznes.newseria.pl/komunikaty/handel/ulubione‗marki‗dzieci, z dnia 18 listopada 2016 r. (Załącznik nr 30),

• portalaktywni.com/aktualnosci/slownik-wyrazow-deskorolkowych/,

• boardstore.pl/JAK-DOBRAC-DESKE

• zapytaj.onet.pl,Jakie sa rodzaje deskorolek

• forum.extreme.org.pl/index

• www.longboards.pl/forum/topic/fish-board

• forum.andegrand.pl

• longboardmag.pl/news/fish-skateboards-reaktywacja

wydruki zrobione 20 grudnia 2017 r. (Załączniki nr 32-39),

27. Wydruk z zakładki ‘recenzje’ na profilu Fish Skateboards w portalu Facebook, print screen zrobiony 20 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 31),

28. Przykładowe archiwalne wydruki ze sklepu internetowego SMJ Sport, lata 2011-2012 oraz 2015-2016 (Załączniki nr 40 i 43),

29. Wydruki wyników wyszukiwania dla haseł ,,speedboard’’ oraz,,shortboard’’ w Google (Załączniki nr 41 i 42),

30. Przykładowe archiwalne wydruki z portalu Allegro - podrobione towary, zrzut ekranu zrobiony 21 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 44),

31. Przykładowe archiwalne wydruki z portalu Allegro – używanie znaków Fishskateboards i Pennyboards, print screen zrobiony 21 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 45),

32. Wydruk ze stron internetowych:

• www.sklep-presto.pl/deskorolka-meteor-fiszka-pennyboard-mietowypastelowy-rozowy-zolty,

• www.e-insportline.pl/21188/blat-do-deski-typu-fiszka-penny-board-worker-mirria-2

• allegro.pl/deskorolka-penny-board-56x15cm-lozyska-abec7-lekka

• www.olx.pl/oferta/deskorolka-fiszka-pennyboard-kolory

• fivesport.pl/product-pol-4660-Deskorolka-fiszka-pennyboard-57cm

wydruki zrobione 21 grudnia 2017 r. (Załączniki nr 46-50),

33. Materiały dot. aukcji obejmujące przykładowe archiwalne wydruki z portalu Allegro – wykorzystywanie znaków towarowych w tytułach aukcji, Przykładowe potwierdzenie usunięcia aukcji Allegro, Przykładowe wezwanie do Allegro, Korespondencja dotycząca usuniętych aukcji, Przykładowe wezwania do podmiotów indywidualnych, Wezwanie do Allegro z dnia 9 maja 2017 r., Wezwanie do Allegro z dnia 21 grudnia 2017 r. (Załączniki nr 51-57),

34. Wezwanie do Redakcji ,,Obserwatorium Językowego UW’’ z dnia 21 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 58),

35. Wydruk ze stron internetowych:

• zapytaj.onet.pl,Fish skateboards czy Penny Czym sie roznia

• zapytaj.onet.pl,Czym Sie rozni deskorolka Penny od deskorolki Fish Skateboards

• glodniwrazen.pl, a-ty-masz-juz-swoja-fishke-poznaj-fish-skateboards, z dnia 21 października 2015 r.

• blog.miejskiesporty.pl/poradniki/jaka-fiszke-wybrac-fishka-oryginalna-czy-z-marketu, z dnia 30 stycznia 2017 r.

• zapytaj.onet.pl,Fiszka_oryginalna_czy_nie

• fankifiszek.blogspot.com/2016/06/jak-odroznic-orygina-od-podrobki,

• karoolciak.blogspot.com/2015/09/fiszka-podstawowe-informacje, z dnia 12 września 2015 r

• miejskiesporty.pl/pol‗n‗SPORTY‗Fishboard,

(Załączniki nr 59-66),

W dniu 27 grudnia 2017 r. Właściciel przysłał kopię korespondencji z Allegro z dnia 22 grudnia 2017 r., z której wynika, że Allegro usunęło przywołany przez Wnioskodawcę artykuł allegro.pl/artykul/rodzaje-deskorolek-cruiser-fishka-longboard z 28 lipca 2015 r.

W piśmie z 10 stycznia 2018 r. Właściciel uzupełnił odpowiedź na wniosek o unieważnienie o następujące dowody:

1. Odpowiedź z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego dot. wezwania do uzupełniania treści publikacji Słownika Języka Nowego Uniwersytetu Warszawskiego na stronie www.uw.edu.pl, w której wydawca potwierdza, że do hasła ‘fishka’ zostanie dodana informacja, że jest to znak towarowy Właściciela,

2. Wydruk ze strony internetowej www.nowewyrazy.uw.edu.pl dotyczący słowa ‘fishka’.

W odpowiedzi na uwagi Właściciela, Wnioskodawca podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko w piśmie z dnia 3 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca podkreśla, że oznaczenie zostało zgłoszone do rejestracji już po uzyskaniu przez nie charakteru opisowego. Właściciel zdecydował się zarejestrować oznaczenie ‘Fishka’ dopiero w 2016 r. (5 lat po rozpoczęciu działalności) co świadczy o tym, że dokonał zgłoszenia po tym jak oznaczenie było już używane na rynku dla oznaczenia deskorolek, a znak został zgłoszony by zaburzyć rosnący rynek i powstrzymać konkurencję. W ocenie Wnioskodawcy oznaczenie ‘Fishka’ jest natychmiastowo postrzegane przez odbiorców jako źródło informacji o towarze. Wnioskodawca podnosi, że z materiału dowodowego nie wynika, jakoby Właściciel istotnie używał znaku ‘Fishka’ dla swoich towarów przed datą zgłoszenia spornego znaku.

Wnioskodawca przesyła następujące dowody:

1. Regulamin Allegro.pl, zrzut ekranu www.allegro.pl/regulamin/pl, – niedatowany (Załącznik nr 1),

2. Kopia pisma z 18 listopada 2016 r. do Allegro.pl (Załącznik nr 2),

3. Kopia pisma z 18 listopada 2016 r. do pełnomocnika Właściciela (Załącznik nr 3),

4. Kopia pisma z 16 maja 2017 r., odpowiedź Allegro.pl na pismo l.dz. 543/16. (Załącznik nr 4).

5. Wydruk ze strony blog.miejskiesporty.pl/longboard/fiszka/czy/longboard z 1 lutego 2017 r.

W odpowiedzi na komentarze Wnioskodawcy, Właściciel w piśmie z dnia 28 czerwca 2018 r. podnosi, że przedstawiona przez Wnioskodawcę argumentacja jest całkowicie bezzasadna i nie powinna zostać uwzględniona przy wydaniu decyzji w niniejszej sprawie. Właściciel zaprzecza jakoby zgłosił oznaczenie ‘Fishka’ do rejestracji w złej wierze, w wyłącznym celu utrudnienia dostępu do rynku innym przedsiębiorcom i wyjaśnia system ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego. Właściciel wyjaśnia swoją strategię ochrony praw własności intelektualnej i podkreśla, że ‘Fishka’ to rozwinięcie logotypu Fish Skateboards, dlatego na początku jej rejestracja nie wydawała się konieczna. Zostało to uczynione dopiero w terminie późniejszym w związku z licznymi naruszeniami praw własności intelektualnej. Właściciel podkreśla, że oznaczenie ‘Fishka’ było przez niego używane w charakterze znaku towarowego od 2011 r.

Właściciel przesyła następujące dowody:

1. Wydruki z ze strony internetowej business.facebook.com zrobione 28 czerwca 2018 r. (Załączniki nr 1-15),

2. Wydruk korespondencji elektronicznej z przedstawicielem firmy Smyk z 2014 r. (Załącznik nr 16),

3. Wydruk katalogu Fishskateboards z 2014 r. (Załącznik nr 17),

4. Kopia wezwań wysyłanych przez Fishskateboards w styczniu 2016 r. (Załącznik nr 18),

5. Kopia korespondencji otrzymanej przez Fishskateboards w lutym 2016 r, (Załącznik nr 19),

6. Kopia wezwania do zaprzestania naruszeń z dnia 16 maja 2018 r. (Załącznik nr 20),

7. Kopia pisma od Jeronimo Martins Polska S.A. z dnia 23 maja 2018 r. (Załącznik nr 21).

BEZWZGLĘDNE PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA – ARTYKUŁ 59 ust. 1, lit. a) RZTUE W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM 7 RZTUE

Zgodnie z art. 59 ust. 1, lit. a) oraz ust. 3 RZTUE, Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu, w przypadku, gdy znak został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 RZTUE. Jeśli podstawy unieważnienia znajdują zastosowanie tylko w stosunku do części towarów i usług, dla których znak jest zarejestrowany, znak ten będzie unieważniony tylko w odniesieniu do tych towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 RZTUE, art. 7 ust. 1 RZTUE znajduje zastosowanie, bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Unii.

W odniesieniu do oceny bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zgodnie z art. 7 RZTUE, które były już przedmiotem badania z urzędu przed rejestracją znaku Unijnego, Wydział Unieważnień, co do zasady, nie dokonuje własnego badania, ale opiera się na analizie faktów i argumentów przedstawionych przez strony w podstępowaniu w sprawie unieważnienia.

Powyższe nie oznacza, że Wydział Unieważnień nie może brać pod uwagę faktów powszechnie znanych, czyli takich, które z dużym prawdopodobieństwem będą znane każdemu lub są dostępne z powszechnie dostępnych źródeł.

Chociaż fakty oraz argumenty brane pod uwagę muszą pochodzić z czasu, kiedy zostało dokonane zgłoszenie Unijnego znaku towarowego, to późniejsze fakty także mogą przyczynić się do oceny sytuacji w momencie dokonania zgłoszenia (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 i 43).

Sporny znak został zgłoszony w dniu 22 lutego 2016 r.

Niniejszy wniosek oparty jest o artykuł 7 ust. 1 lit. c) RZTUE dotyczący rzekomej opisowości znaku oraz o artykuł 7 ust. 1lit. g) RZTUE dotyczący rzekomego charakteru wprowadzającego w błąd z uwagi na opisowość.

Charakter odróżniający i opisowy znaku towarowego należy oceniać, z jednej strony, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, a z drugiej strony, przez pryzmat postrzegania docelowego kręgu odbiorców tego znaku, składającego się z konsumentów tych towarów i usług (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że w zależności od danej kategorii towarów lub usług poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Niniejsze postępowanie dotyczy znaku słownego ‘Fishka’ oraz towarów w klasach 7, 9, 12, 18, 25 oraz 28, dla których znak ten jest chroniony.

Towary te obejmują głównie rowery i deskorolki oraz z nimi związane części składowe i akcesoria, a także różne artykuły podróżne, torby, kosmetyczki i akcesoria skórzane, artykuły odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, oraz różnorodne artykuły sportowe i gimnastyczne oraz akcesoria do nich.

Wyżej wymienione towary skierowane są w przeważającej większości do przeciętnych konsumentów, jednakże niektóre z nich, np. łożyska czy pierścienie w Klasie 7 również mogą być nabywane przez klientów profesjonalnych. W związku z tym poziom uwagi grupy docelowej będzie przynajmniej na poziomie przeciętnego, stosunkowo dobrze poinformowanego, spostrzegawczego i rozsądnego użytkownika.

Ponadto, słowo ‘Fishka’ nie figuruje w powszechnie dostępnych słownikach języków UE, ale według Wnioskodawcy, używane jest w sposób opisowy w Polsce, więc zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy właściwa grupa docelowa, w odniesieniu do której należy ocenić bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obejmuje przeciętnych polskojęzycznych konsumentów.

1. Charakter opisowy znaku – art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

W celu dokonania oceny opisowego charakteru znaku towarowego konieczne jest sprawdzenie, czy z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między oznaczeniem a towarami lub usługami, dla których znak jest chroniony (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Kluczowe dla niniejszej sprawy jest zbadanie tego, jak słowo ‘Fishka’ jest rozumiane przez typowego polskojęzycznego odbiorcę towarów, o których mowa powyżej.

Wnioskodawca podnosi, że na polskim rynku słowo ‘Fishka’ ma być używane w sposób opisowy w odniesieniu do deskorolek nawiązując do ich kształtu. Wnioskodawca twierdzi, że jest ono zamiennie używane ze słowem ‘fiszka’, które stanowi jego fonetyczny odpowiednik, jako że litery ‘sh’ czytane są w języku polskim jako ‘sz’.

W związku z powyższym Wydział Unieważnień zauważa, że słowo ‘fishka’ nie figuruje w ogólnie dostępnych polskich słownikach. Jest to to słowo fantazyjne. Stąd jego ewentualne znaczenie na polskim rynku musi zostać dowiedzione przez Wnioskodawcę, co zostanie zbadane w dalszej części decyzji.

Jeśli chodzi o słowo ‘fiszka’ to jest to polskie słowo, które oznacza karteczkę służącą do notatek. Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, w opracowaniu Elżbiety Sobol, Wydanie III dodruk, marzec 2016 r. (zdjęcie strony słownika poniżej w decyzji).

Jednak słowo to nie jest przedmiotem niniejszego postępowania gdyż jest nim słowo ‘fishka’.

Nie jest jasne na ile rzeczywiście słowo ‘fishka’ będzie wymówione jako ‘fiszka’. Jest faktem powszechnie znanym, że zestawienie liter ‘sh’ nie jest typowe dla języka polskiego i występuje wyłącznie w wyrazach pochodzenia obcego np. ‘show’. Natomiast słowo ‘fishka’ nie jest istniejącym wyrazem obcym. Czytanie zestawienia ‘sh’ jako ‘sz’ jest zasadą języka angielskiego a nie polskiego. W wyrazach polskich występuje zestawienie ‘sch’, np. w słowie ‘schody’ czy ‘schadzka’, gdzie ‘sch’, jest czytane jako ‘sh’, a nie ‘sz’. Świadomość, że zestawienie ‘sh’ w wyrazie nieznanym należy przeczytać jako ‘sz’ zdaje się wymagać znajomości języka angielskiego. Nie można przyjąć, że przeciętny konsument towarów chronionych spornym znakiem zna język angielski. Wnioskodawca także nie przedstawił żadnych argumentów czy dowodów na poparcie takiego stwierdzenia.

Natomiast, należy zauważyć, że nawet gdyby istotnie słowa te były ekwiwalentami fonetycznymi i słowo ‘fishka’ było czytane jako ‘fiszka’ to odbiór słowa ‘fishka’ jest inny niż słowa ‘fiszka’ dla polskojęzycznego konsumenta z uwagi na użycie nietypowego zestawienia liter ‘sh’ w połączeniu z typowo polską końcówką ‘ka’.

Wydział Unieważnień jest zdania, że nawet jeśli część odbiorców uznałaby, że ‘fishka’ to nietypowa pisownia wyrazu ‘fiszka’, to po pierwsze jest ona wystarczająco oryginalna, a po drugie nie ma żadnego związku z towarami, które nie mają nic wspólnego z karteczkami do notatek. Słowo to posiadałoby zatem normalną zdolność odróżniającą.

Natomiast to, czy słowo ‘fishka’ będzie postrzegane w inny sposób będzie badane w tym postępowaniu w oparciu o materiał dowodowy w nim przedstawiony, gdyż nie wynika on z faktów powszechnie znanych. Właśnie postrzeganie słowa ‘Fishka’ przez konsumenta polskojęzycznego jest istotne dla tej sprawy.

Wnioskodawca powołuje się na wpis ‘Fishka’ w Słowniku Języka Nowego UW twierdząc, że Właściciel chce zawłaszczyć słowo, które figuruje w słowniku.

W odpowiedzi na to Wydział Unieważnień zauważa, że po pierwsze, nie jest to powszechny słownik języka polskiego, ale jak sam Wnioskodawca zauważył publikacja będąca wynikiem badań naukowych dokonanych przez językoznawców. Nie jest ona zatem reprezentatywna dla przeciętnego konsumenta rzeczonych towarów, który językoznawcą nie jest. Po drugie, publikacja ta została skorygowana i uwzględniono w niej informację, że ‘fishka’ jest znakiem towarowym Właściciela. Po trzecie w powszechnym słowniku języka polskiego wydanym w marcu 2016 r. słowo ‘fishka’ nie występowało.

Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, w opracowaniu Elżbiety Sobol, Wydanie III dodruk, marzec 2016 r.

Trudno zatem przychylić się do argumentacji, jakoby Właściciel zawłaszczył pojęcie ze słownika.

Wobec tego Wydział Unieważnień przystąpi do analizy argumentów oraz materiału dowodowego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca argumentuje, że nazwa ‘Fishka’ jest powszechnie używana na rynku przez wielu różnych producentów w odniesieniu do deskorolek. Podnosi także, że istnieje wiele publikacji wskazujących na to, że ‘Fishka’ jest rodzajem deskorolki. Jednak w celu udowodnienia prawdziwości tych twierdzeń Wnioskodawca przesyła nader skąpy materiał dowodowy. Składa się on zaledwie z paru artykułów, korespondencji i wyciągu z regulaminu Allegro, wydruku z strony Właściciela a także korespondencji z Właścicielem oraz wpisu ze Słownika Języka Nowego Uniwersytetu Warszawskiego, który już został omówiony powyżej. Materiał ten nie przekonuje.

Jeśli chodzi o artykuł z portalu natemat.pl, to po pierwsze nie ma żadnej informacji o tym portalu czy stronie internetowej, aby móc stwierdzić jaką wiarygodność mają umieszczone na niej publikacje. Po drugie, istotnie nazwa ‘fishka’ występuje w tej publikacji, jednak wymieniona jest obok nazwy, ‘fish board’ czy ‘fish skateboard’ i autor wyjaśnia, że Fish Skateboards to konkretna marka, czyli znak towarowy. Ponadto, pojawiające się w tym artykule zdjęcia ilustrujące to czym jest fishka czy fishboard to ewidentnie materiały Właściciela, co można stwierdzić na podstawie podpisów pod nimi, które jasno nawiązują do Właściciela-Fishskateboards. Zatem ten materiał nie potwierdza jednoznacznie argumentacji Wnioskodawcy.

Podobnie z publikacją z magazynu CKM. Słowo ‘fishka’ występuje wprawdzie w tekście, jednak charakter jego użycia jest niejasny. W tym artykule mowa o konkursie, w którym nagrodami są deskorolki Właściciela. Właściciel jest jednak jedynym wymienionym producentem tych towarów oraz jego towary są określone jako ‘kultowe’, stąd artykuł ten nie wskazuje jednoznacznie aby słowo ‘fishka’ istotnie było używane w sposób rodzajowy, a nie w odniesieniu do towarów Właściciela.

Jeśli chodzi o artykuł z Allegro z 2015 r., to istotnie nazwa ta jest tam używana w sposób rodzajowy, jednak jest to tylko jedna publikacja, z której w późniejszym czasie Allegro się wycofało, jak wynika z dokumentów przedstawionych przez Właściciela.

Natomiast, w artykule z 2014 r. ze strony golongbard.pl w felietonie ‘Moja pierwsza deskorolka’ słowo ‘fishka’ się nie pojawia. Użyte są określenia ‘rybka’ czy ‘fiszka’, ale nie ‘fishka’, które jest istotne w tej sprawie. Zatem, ten artykuł nie ilustruje postrzegania przez konsumenta słowa ‘fishka’. Nie wynika także z niego, ani z pozostałych materiałów, aby ‘fishka’ oraz ‘fiszka’ były używane zamiennie w sposób rodzajowy w odniesieniu do wskazanych towarów.

Tak skąpe materiały nie są wystarczające, aby zilustrować sytuację na rynku w sposób wiarygodny.

Pozostałe dowody przedstawione przez Wnioskodawcę to korespondencja między stronami oraz korespondencja Wnioskodawcy z Allegro i wyciąg z regulaminu Allegro, a także wydruk ze strony Właściciela z 2017 r., które nie zawierają żadnych adekwatnych informacji dotyczących postrzegania znaku na rynku przed datą zgłoszenia spornego znaku.

Zarejestrowany znak towarowy korzysta z domniemania ważności do momentu obalenia tego domniemania. Ciężar dowodowy spoczywa na Wnioskodawcy. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, Właściciel nie musi udowadniać, że jego znak nie był używany w sposób rodzajowy. Natomiast bardzo obszerny materiał dowodowy oraz wyjaśnienia Właściciela wskazują na to, że od wielu lat przed zgłoszeniem znaku, istotnie używał on takich nazw jak ‘fish’, ‘fishka’ oraz ‘Fish Skateboards’ czy ‘fish baords’ w odniesieniu do swoich deskorolek. Stąd istotnie ‘Fishka’ mogło być postrzegane, jako skrót od ‘Fish Skateboards’. Dlatego nawet, jeśli taka nazwa się pojawia w publikacjach to nie jest jasne na ile odnosi się ona do produktów Właściciela, a na ile jest używana rodzajowo, choć z dokumentów przedstawionych przez Właściciela zdaje się wynikać, że dotyczą one raczej działalności Właściciela. Dowody przedstawione przez Wnioskodawcę są nader ograniczone oraz mają słabą moc dowodową. Nawet w artykule nadesłanym przez Wnioskodawcę z portalu natemat.pl z 2013 r. wspomniana jest marka Właściciela oraz użyte są zdjęcia Właściciela, co omówiono powyżej. Wobec słabości materiału dowodowego Wnioskodawcy, Wydział Unieważnień stwierdza, że Wnioskodawca nie udowodnił, że istotnie nazwa ‘Fishka’ była rozumiana jako nazwa rodzajowa w odniesieniu do jakichkolwiek towarów przed dniem zgłoszenia spornego znaku, w tym w odniesieniu do deskorolek. Wnioskodawca nie obalił domniemania ważności spornego znaku.

Wnioskodawca szeroko krytykuje działania i strategię Właściciela związaną ze zgłoszeniem spornego znaku dopiero w 2016 r. oraz dochodzeniem swoich praw i podnosi, że Właściciel dokonał zgłoszenia spornego znaku w złej wierze oraz sprzeciwia się, aby inni producenci używali tego określenia na rynku. W odniesieniu do tych argumentów wystarczy stwierdzić, że wyrokowanie o dobrej bądź złej wierze Właściciela przy dokonywaniu zgłoszenia nie jest przedmiotem tego postępowania, które oparte jest tylko o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji związane z opisowością oraz rzekomym charakterem wprowadzającym w błąd, a nie o zarzut złej wiary. Stąd wszelkie dowody oraz argumentacja dotyczące złej wiary są nieistotne dla niniejszego postępowania. Ponadto, fakt sprzeciwiania się Właściciela wobec używania określenia, tożsamego z jego zarejestrowanym znakiem towarowym, jest normalnym postępowaniem Właściciela dochodzącego swoich praw.

Wobec powyższego Wydział Unieważnień stwierdza, że Wnioskodawca nie udowodnił, aby nazwa ‘Fishka’ miała charakter opisowy w odniesieniu jakichkolwiek towarów. Zatem, w odniesieniu do spornego znaku nie zachodzi bezwzględna podstawa odmowy ochrony wynikająca z opisowości na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE.

2. Charakter znaku wprowadzający w błąd – art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinie publiczna na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług”.

Zgodnie z orzecznictwem odnoszącym się do art. 3 ust. 1 lit. g) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych [obecnie art. 4 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015] którego brzmienie pozostaje identyczne z brzmieniem art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE, okoliczności odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE zakładają, iż można przyjąć zaistnienie rzeczywistego wprowadzenia konsumenta w błąd lub zaistnienie dostatecznie wysokiego prawdopodobieństwa wprowadzenia go w błąd (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, i przytoczone tam orzecznictwo).

Po to, aby móc mówić o możliwym wprowadzeniu w błąd poprzez użycie znaku w odniesieniu do danych towarów znak ten musi mieć jakieś konkretne znaczenie w stosunku do tych towarów. Z argumentacji Wnioskodawcy wynika, że wywodzi on taki wprowadzający w błąd charakter znaku z jego opisowości w stosunku do deskorolek. Powyżej w decyzji nie stwierdzono opisowego charakteru tego słowa dla danego kręgu konsumentów w stosunku do deskorolek. Ponadto stwierdzono, że słowo to nie będzie miało żadnego znaczenia w stosunku pozostałych towarów. Stąd Wydział Unieważnień stwierdza, że z uwagi na to że słowo to nie niesie ze sobą żadnej konkretnej informacji w odniesieniu do rzeczonych towarów to nie można także stwierdzić, aby nazwa tak miała wprowadzać kogokolwiek w błąd.

Nawet jeśli słowo ‘fishka’ byłoby postrzegane jako fantazyjny zapis polskiego słowa ‘fiszka’, rozumianego jako kartka do notatek, to znaczenie to nie odnosi się do charakterystyki towarów chronionych przez sporny znak. Stąd słowo to nie może wprowadzić odbiorców w błąd co tej charakterystyki.

Zatem, w odniesieniu do zarejestrowanego znaku nie zachodzi bezwzględna podstawa odmowy ochrony na podstawie art. 7 ust. 1 lit. g) RZTUE.

Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nieważności spornego znaku należy oddalić w całości.

KOSZTY

Zgodnie z art. 109 ust. 1 RZTUE (dawniej art. 85 ust. 1 Rozporządzenia nr 207/2009) strona przegrywająca w postępowaniu w sprawie unieważnienia ponosi koszty postępowania, wraz z opłatami, których dokonała druga strona.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca jest stroną, która przegrała, musi on ponieść koszty oraz opłaty, których dokonał Właściciel w trakcie tego postępowania.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 list c pkt. Ii RWZTUE (dawniej Zasada 94 ust. 3 Rozporządzenia nr 2868/95 oraz Zasadą 94 ust. 7 lit. d) pkt. iv) Rozporządzenia nr 2868/95), zwrot kosztów dla Uprawnionego obejmuje koszty pełnomocnictwa, które określa się w maksymalnej wysokości tam wskazanej.

Wydział Unieważnień

Zuzanna STOJKOWICZ

Ewelina ŚLIWIŃSKA

Anna ZIÓŁKOWSKA

Zgodnie z art. 67 RZTUE, każda strona, dla której decyzja ma niekorzystny skutek może wnieść odwołanie. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie wnosi się na piśmie w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. Pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 Euro.