Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 24/04/2018

GAIL & KOLLEGEN RECHTSANWÄLTE Bettinastraße 105/107 D-63067 Offenbach am Main ALEMANIA

Anmeldenummer:	015152606
Ihr Zeichen:	50/16MG
Marke:
Art der Marke:	Sonstiges
Anmelderin:	Think Schuhwerk GmbH Hauptstr. 35 A-4794 Kopfing AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 11/11/2016 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Nach einer Stellungnahme der Anmelderin vom 13/03/2017, in der sie durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft geltend machte, ergänzte das Amt seine Beanstandung am 01/08/2017, und ging zudem auf die vorgebrachten Argumente der Anmelderin ein. Das Amt räumte der Anmelderin zur Einreichung weiterer Nachweise durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft weitere Fristverlängerungen ein. Die ergänzende Beanstandung ist diesem Schreiben ebenfalls beigefügt.

Die Anmelderin reichte daraufhin mit Schreiben vom 01/11/2017 und vom 30/01/2018 weitere Nachweise ein und nahm zusammengefasst Stellung wie folgt:

• Die Anmelderin verweist auf weitere farbige Positionsmarken, eingetragen beim EUIPO, nämlich Nr. 2308013, Nr. 3442977 sowie Nr. 12956447.

• Es bestehe kein Freihaltebedürfnis, da die Positionsmarke ein bestimmtes Rot, nämlich die Farbe „Pompeian Red: 18-16-58tcx“, verwende. Für diese Farbe bestehe Bekanntheit mit Bezug auf die Anmelderin.

• Die Anmelderin ergänzt ihre Nachweise zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Das Amt geht vorliegend nicht erneut auf bereits erörterte Argumente ein, sondern knüpft an diese an und geht in dieser Zurückweisung auf die Argumente aus den Stellungnahmen der Anmelderin vom 01/11/2017 und vom 30/01/2018 ein.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, Rdnr. 42; und 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, Rdnr. 34).

Mangelnde Unterscheidungskraft

Das betreffende Zeichen als Ganzes hat in Bezug auf die fraglichen Waren abstrakten und unbestimmten Charakter. Damit kann dieses Zeichen aber auch nicht als unterscheidungskräftiges Zeichen wahrgenommen und wiedererkannt werden, denn ein rotes Schnürsenkelende ist zunächst einmal nur ein rotes Schnürsenkelende, und als solches erlaubt es den betroffenen Verkehrskreisen nicht, eine bestimmte Kennzeichnung zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die sie sich unmittelbar und mit Gewissheit für weitere Käufe beziehen könnte. (Urteil vom 25/09/2002, T 316/00, 'Viking-Umwelttechnik', Randnummern 33, 34).

Im Ergebnis verfügt das beanspruchte Zeichen über keine erkennbaren Elemente, um sie dergestalt von einer normalen Hinweisfunktion abzusetzen, dass sie für den angesprochenen Verkehr als Marke und nicht lediglich als dekorative Darstellung zu erkennen ist.

Es ist Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis e UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss das fragliche Zeichen daher auch anderen Mitbewerbern freistehen.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren von anderen zu unterscheiden.

Vergleichbare Verfahren sowie Voreintragungen des EUIPO

Die Anmelderin macht schließlich geltend, dass das EUIPO bereits vergleichbare Positionsmarken eingetragen habe, wie etwa Nr. 2308013, Nr. 3442977 sowie Nr. 12956447. Zu diesem Argument der Anmelderin weist das Amt darauf hin, dass nach ständiger Rechtsprechung die zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, Rdnr. 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, Rdnr. 35). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, Rdnr. 67). In diesem Sinne sei angemerkt, dass die angeführten Eintragungen nicht mit der in Frage stehenden Anmeldung identisch sind. Sie sind zwar grundsätzlich Positionsmarken, weichen jedoch in ihrer Ausgestaltung und ihrem Umfang deutlich von der Anmeldung ab. Die Erwägungen die zur Eintragung geführt haben, können zudem einer abweichenden Verwaltungspraxis unterfallen sein.

Artikel 7 Absatz 3 UMV – Erlangte Unterscheidungskraft durch Benutzung

Die Anmelderin macht eine erlangte Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV geltend.

Nach geltender Rechtsprechung des Gerichts (15/12/2016, T-112/13, Shape of a chocolate bar, ECLI:EU:T:2016:735, § 67-72) können die folgenden Nachweise zur Bestimmung des Vorliegens erlangter Unterscheidungskraft herangezogen werden:

1. Der von der Marke gehaltene Marktanteil;

2. Die Intensität und die Dauer der Benutzung der Marke;

3. Die geographische Verbreitung der Marke;

4. Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke;

5. Der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt;

6. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden;

7. Meinungsumfragen;

8. Die Unterscheidungskraft, auch soweit sie durch Benutzung erworben wurde, ist im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen;

9. Die Unterscheidungskraft durch Benutzung muss vor dem Anmeldetag erworben worden sein.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft um eine Ausnahmevorschrift handelt, ist eine strenge Handhabung und eine enge und einschränkende Auslegung angezeigt.

Die Anmelderin verweist auf die folgenden Unterlagen:

- Vororder Kollektion Frühjahr / Sommer 2003

- Think Katalog F/S 2003

- Herbst / Winter Katalog 2003/2004

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2004

- Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2005/2006

- Katalog Frühjahr / Sommer 2006

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2007

- Katalog Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2007/2008

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2008

- Katalog Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2008/2009

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2009

- Katalog für die Saison Herbst / Winter 2009/2010

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2010

- Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2010/2011

- Kollektion Herbst/Winter 2010/11

- Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2012

- Nachlieferprogramm Frühjahr / Sommer 2013

- Nachlieferprogramm Herbst / Winter 2013/2014

- Nachlieferungsprogramm Frühling/Sommer 2014

- Nachlieferungsprogramm Herbst/Winter 2014

- Frühjahr/Sommer 2015

- Herbst/Winter 2015

- Frühjahr/Sommer 2016

- Herbst/Winter 2016/17

- Frühling/Sommer 2017

- Never out of Stock

- Katalog „In 80 Schuhen um die Welt“

- Wikipediaauszug zum Thema Schnürsenkel

- Googleauszüge zu Anfragen wie „Schuhband mit roten Enden“ oder „Schnürsenkel mit roten Enden“

- Zeugnis der Frau Verena Diebetsberger, zuständige Marketingleiterin der Anmelderin

- Eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Anmelderin, Herrn Walter Breuer, vom 25/01/2016

- Faltblatt der Anmelderin

- Schuhbandaktion bis 30/09/2017

Die eingereichten Kataloge haben weiterhin keinerlei Aussagekraft in Bezug auf die Marktsituation, Mitbewerber oder den Marktanteil. Es fehlen außerdem nach wie vor zusätzliche Angaben bezüglich eines großen Teils der Territorien der EU, da die Marke für die gesamte Europäische Union beanstandet wurde. Denn insbesondere die Katalognachweise beziehen sich im Wesentlichen auf den deutschen Markt.

Vorliegend wurde ein deutschsprachiger Wikipedia Eintrag vorgelegt. Aus diesem geht jedoch nicht hervor, welcher jeweilige Bevölkerungsanteil der EU rote Schnürsenkelenden mit der Anmelderin im Zusammenhang mit den fraglichen Waren in Verbindung bringt. Wenn die Anmelderin auf die Bedeutung von farbigen Schnürsenkeln verweist, wie sie etwa gerne von Jugendlichen zur Darstellung ihrer politischen Orientierung praktiziert werden, dann sollte sie sich auch bewusst sein, dass die Farbe Rot in diesem Zusammenhang auf die politische Linke verweist, und daher durchaus in dieser Richtung verstanden wird. Ein Hinweis auf die Anmelderin ergibt sich daraus jedoch gerade nicht.

Auch das Argument der Anmelderin, rote Schnürsenkelenden werden auf dem Markt nur im Zusammenhang und als Hinweis auf die Anmelderin benutzt, und dass eine Internetsuche über Google vor allem auf die Anmelderin selbst verweise, was bestätige, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis auf die Anmelderin sehen würden, geht ins Leere. Denn die Treffer einer Google Recherche hängen auch davon ab, wie oft der einzelne Nutzer einen Begriff über seine eigene IP-Adresse eingibt oder in welchem Land er dies tut. Zudem steht die Häufigkeit eines Begriffs unter den Treffern einer Google-Recherche in keinem Verhältnis zu der eigentlichen Wahrnehmung dieses Begriffs seitens des Publikums. Ganz im Gegenteil: Die intensive Präsenz des fraglichen Begriffs in der Google-Recherche kann lediglich als das Ergebnis einer von der Anmelderin selbst vorgenommenen, erfolgreichen Marketingkampagne im Internet betrachtet werden, da eine hohe Anzahl von Treffern relativ einfach etwa durch Meta-Tags für die Verbesserung der Platzierung einer Webseite (Suchmaschinenoptimierung oder SEO) erzielt werden kann (10/07/2017, R-1547/2016-5, Gute Ideen voller Energie, Rdnr. 34).

Auf eine Befragung der Frau Verena Diebetsberger, zuständige Marketingleiterin der Anmelderin, zur Glaubhaftmachung der Angaben der Anmelderin zu den genannten Umsätzen von Schuhen mit roten Schnürsenkeln, verzichtet das Amt, da es die Angaben als zutreffend akzeptiert. Jedoch geben die vorgelegten Zahlen keine Auskunft über Marktsituation, Mitbewerber oder Marktanteil.

Auch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Anmelderin, Herrn Walter Breuer, vom 25/01/2016 gibt diesbezüglich keinerlei Auskünfte. Denn in der eidesstattlichen Versicherung ist lediglich die Rede allein von der Marke „Think“, nicht aber von roten Schnürsenkelenden oder deren Anteil an den dargelegten Daten. Die Angaben beziehen sich zudem im Wesentlichen auf den deutschen Markt hinsichtlich Werbeausgaben, beziehungsweise auf weltweite Umsätze, ohne einen konkreten Bezug zu den einzelnen EU Staaten oder Marktsituation, Mitbewerber oder Marktanteil herzustellen. Angaben zu Handtaschen und Gürteln sind vorliegend nicht zielführend.

Diese und die weiteren Informationen aus den dargestellten Katalogen, Faltblatt und Schuhbandaktion ergeben zwar in der Gesamtschau das Bild der Erfolgsgeschichte einer Schuhfabrikantin, die gerne ihre Schuhe mit roten Schnürsenkelenden versieht, jedoch ist keinesfalls ersichtlich, dass die maßgeblichen europäischen Verkehrskreise letztere mit der Anmelderin in Verbindung bringen.

Insgesamt reicht das vorgelegte Material nicht aus, um im Rahmen der Gesamtschau der vorgelegten Unterlagen eine Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV nachweisen zu können.

Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 152 606 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Frank MANTEY