Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 17/01/2017

A. Reiff & Cie. KG Marlener Str. 9 D-77656 Offenburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	015388507
Ihr Zeichen:
Marke:	Pictshare
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	A. Reiff & Cie. KG Marlener Str. 9 D-77656 Offenburg ALEMANIA

I. Das Amt beanstandete am 18/07/2016 die Anmeldung für das Zeichen

Pictshare

unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Folgende Dienstleistungen sind von der Beanstandung betroffen:

Klasse

38 Datenübertragung auf elektronischem Wege; Elektronische Kommunikationsdienste zur Datenübertragung; Kommunikationsdienste für die elektronische Übertragung von Bildern; Nachrichtensendedienste; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von digitalem Ton und/oder Bild mittels Telekommunikation; Übertragung von Kurznachrichten [SMS], Bildern, Gesprochenem, Tönen, Musik und Textmitteilungen zwischen Kommunikationsgeräten; Verbreitung von Daten oder audiovisuellen Bildern über ein globales Computernetz oder das Internet; Übermittlung und Verbreitung von Daten oder audiovisuellen Bildern via ein globales Computernetzwerk oder das Internet; Drahtlose elektronische Übermittlung von Bildern; Elektronische Übertragung von Bildern, Fotografien, Grafiken und Illustrationen über ein globales Computernetzwerk; Übermittlung von Videos, Filmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von Usern erstellten Inhalten, Audioinhalten und Informationen über das Internet; Telekommunikationsdienste.

40 Vervielfältigung von Audio- und Videoaufzeichnungen.

42 Elektronische Speicherung von digitalen Bildern; Interaktives Hosting zur Ermöglichung der Online-Veröffentlichung und gemeinsamen Nutzung von eigenen Inhalten und Bildern durch den Benutzer; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Entwicklung von Software zum Speichern und Abrufen von Multimedia-Daten; Entwicklung von interaktiver Multimedia-Software; IT-Dienstleistungen.

II. Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 24/08 und 16/09/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. „Pict“ sei zwar eine Abkürzung für „Picture“ jedoch nicht gleichzusetzen mit der im Englischen üblichen Abkürzung „Pic“. Das Zeichen als Ganzes sei ein Zusammenschluss der Wörter „picture“ und “share“, welches als Wortspiel lediglich in abstrakter Weise auf ein Verfahren im Bereich der fraglichen Waren und Dienstleistungen hinweise. Zudem sei „Pictshare“ phonetisch ähnlich zu dem Wort „picture“.

2. Das DPMA habe eine entsprechende Anmeldung akzeptiert. Das Amt selbst habe in der Vergangenheit vergleichbare Anmeldungen akzeptiert.

III. Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrecht zu erhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C‑329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 31.)

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (Urteil vom 26.11.2003, T‑222/02, „ROBOTUNITS“, Randnummer 34).

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist mittels Prognoseverfahren durchzuführen (unter der Annahme, dass die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird). Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV geht klar hervor, dass es genügt, wenn die Marke dazu „dienen kann“, Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen

Das Amt hat die vorliegende Anmeldung nach den dargelegten Grundsätzen geprüft.

Es ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Zeichen Pictshare als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV anzusehen ist, da es vom relevanten Verkehr im Sinne von „Teilen von Bildern/Bilddateien (ggf. in dem Dateiformat PICT)“ verstanden wird, und ihm daher unmittelbar verdeutlicht, dass mittels der Dienstleistungen Bilder/Bilddateien (ggf. im PICT-Format) geteilt werden können, bzw. sie der Entwicklung von Software, etc., die dies ermöglicht, dienen.

1. Der Verkehr wird das Element „Pict“ mit „Pic“, der allgemein gängigen Abkürzung für „picture“, gleichsetzen. Die minimale Abweichung („t“), welche zudem auch Bestandteil des Worts „picture“ ist, befindet sich in der Mitte des Zeichens und wird nicht als ungewöhnlich wahrgenommen oder erinnert werden. Jedem Verbraucher, der soziale Netzwerke und Applikationen wie z.B. Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. nutzt ist im Übrigen der Begriff „share“ in Zusammenhang mit dem Teilen bzw. Verbreiten von digitalen Inhalten (insbesondere Bildern) geläufig. Diese weisen regelmäßig eine entsprechende „share“ –Funktion auf. Dies ist allgemein bekannt und kann anhand jedes handelsüblichen Computers, Smartphones, Tablets, etc. bei Nutzung der entsprechenden Netzwerke/Anwendungen nachvollzogen werden.

Das Zeichen „Pictshare“ insgesamt wird daher in dem in der Beanstandung dargelegten Sinne verstanden werden.

Dass das Zeichen nicht mit „einem bestimmten Produkt, einer Anwendung oder einer Verfahrensweise“ verbunden wird, wie die Anmelderin anmerkt, ist in Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unerheblich. Denn durch das Zeichen wird dem Verkehr jedenfalls mitgeteilt, dass die Dienstleistungen zum „Teilen von Bildern/Bilddateien (ggf. in dem Dateiformat PICT)“ geeignet und bestimmt sind bzw. dies beinhalten oder ermöglichen. Mittels welchem Produkt oder welcher Methode dies konkret geschieht ist letztlich unerheblich und ändert an dem beschreibenden Aussagegehalt nichts.

Soweit die Anmelderin meint es handele sich um ein lediglich anspielendes Wortspiel ist dem entgegenzuhalten, dass, wie bereits ausgeführt, die bloße Hinzufügung des Buchstabens „t“ in der Wortmitte zu der gängigen Abkürzung „pic“ kein hinreichend unterscheidungskräftiges und merkfähiges Gestaltungsmerkmal darstellt. Die beschreibende Botschaft des Zeichens insgesamt wird hierdurch nicht verfremdet, der Verkehr wird nicht zum Nachdenken angeregt. Dass phonetisch eine Ähnlichkeit des Zeichens zu dem englischen Wort „picture“ besteht nimmt der Verkehr allenfalls am Rande wahr (und dann allenfalls als Unterstreichung der Aussage, dass Bilder geteilt werden), nicht jedoch als herkunftskennzeichnend.

Darüber hinaus reicht die Tatsache, dass ein Zeichen gegebenenfalls verschiedene Bedeutungen haben oder ein Wortspiel sein kann oder es als ironisch, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, nicht bereits aus, dass das Zeichen als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Diese verschiedenen Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden könnte, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. (Vgl. Urteil vom 15.09.2005, T 320/03, „LIVE RICHLY“, Randnummer 84).

Nach der Rechtsprechung der europäischen Gerichte fehlt einer Wortmarke, die – wie hier - Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz Buchstabe c UMV beschreibt, damit zwangsläufig für diese Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV (siehe Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, „TWIST & POUR“, Randnr. 39).

2. . Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten Eintragung durch das DPMA, gemäß ständiger Rechtsprechung:

ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

(Vgl. Urteil vom 27.02.2002, T 106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 47.)

Zudem geht in diesem Fall der Hinweis auf eine nationale Eintragung in einem nicht englisch-sprachigen Mitgliedstaat fehl, da das Zeichen sich in diesen als unterscheidungskräftig erweisen kann, ohne dass dies in der gesamten Union der Fall sein müsste (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

Zum Argument, dass vom Amt selbst bereits ähnliche Eintragungen vorgenommen wurden, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

IV. Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 388 507 zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Tobias KLEE