Recusa de um pedido de registo de marca da União Europeia

(artigo 7.º do Regulamento sobre a marca comunitária (“RMUE”) e regra 11, n.º 3, do Regulamento de Execução do Regulamento sobre a marca da União Europeia (“RERMUE”))

Alicante, 20/01/2017

GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA.

Rua dos Bacalhoeiros, nº. 4

P-1100-070 Lisboa

PORTUGAL

N.º do pedido:	015405004
Sua referência:	55019/85635
Marca:	BET.PT
Tipo de marca:	Marca figurativa
Requerente:	BET ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES LIMITED - SUCURSAL EM PORTUGAL Avenida dos Combatentes, nº 43, 5º A P-1600 042 LISBOA PORTUGAL

Em 20/06/2016, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa do pedido de marca apresentado, , de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 7.º, n.º 2, do RMUE uma vez que a marca é descritiva e desprovida de carácter distintivo, pelas razões referidas na carta em anexo.

Após a prorrogação de prazo concedida pelo Instituto, o requerente apresentou as suas observações em 17/10/2016, onde se expõem os seguintes argumentos:

A marca registanda é uma marca complexa, composta por uma combinação original dos elementos que integram a sua composição (elementos nominativos e figurativos) e, apreciada no conjunto dos seus elementos, possui a necessária eficácia distintiva. A ligação entre os produtos e serviços designados e o significado do sinal não é suficientemente estreita; a marca apenas faz uma mera e indireta alusão e é sugestiva, mas não diretamente descritiva; nada obriga o requerente a utilizar o sinal em relação a jogos e apostas online. Os elementos figurativos são peculiares e conferem capacidade distintiva ao sinal. O requerente é o proprietário do nome de domínio ‘bet.pt’. O Instituto já concedeu várias marcas semelhantes, pelo que deveria manter a mesma prática e conceder o pedido em apreço.

Nos termos do artigo 75.º do RMUE, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

Considerado o teor das observações do requerente e avaliado o seu conteúdo, o Instituto decide manter as objeções notificadas.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMUE é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do [RMUE] são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público‑alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; itálico nosso).

Para além disso, é importante ressaltar que para apurar se a combinação em causa pode ser apreendida pelo público como um indicador de origem, há que analisar a impressão de conjunto produzida por essa combinação, o que não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos da apresentação utilizados (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59; itálico nosso).

O requerente alega que o sinal em apreço é distintivo e ainda que não contém informação óbvia e direta sobre as características essenciais dos produtos e serviços em causa nas Classes 9ª, 16ª e 41ª. Contudo, não foi indicada fundamentação ou prova que possa refutar as conclusões expostas pelo Instituto na sua notificação de 20/06/2016.

Ora, tal como já oportunamente referido, o público relevante em relação ao qual deve ser apreciado o motivo absoluto de recusa é o consumidor anglófono na UE, que entenderá a marca como uma expressão que contém os elementos significativos ‘BET’ e ‘.PT’.

De facto, ao deparar-se com um sinal nominal, o consumidor decompõe-no em elementos nominais que lhe sugerem uma significação concreta ou que se parecem com palavras que ele conhece (06/10/2004, T‑356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Portanto, o consumidor anglófono relevante irá compreender imediatamente no sinal a conjunção dos elementos verbais significativos (i.e., conceitos) ‘BET’ e ‘.PT’. O Instituto forneceu prova adequada do significado destes termos na sua notificação; tais elementos de prova (referências a dicionários e à Associação DNS.PT) não foram contestados pelo requerente.

Como tal, é legítimo concluir que a marca , no seu todo, informa imediatamente os consumidores anglófonos de que:

- os produtos para os quais é pedido o registo na classe 9 consistem em software e programas de computador relacionados com a realização de apostas online,

- os produtos para os quais é pedido o registo na classe 16 são publicações e materiais impressos cujo conteúdo se refere ao mundo das apostas online e de que

- os serviços para os quais é pedido o registo na classe 41 consistem em serviços de entretenimento sob a forma de jogos de apostas online, assim como serviços acessórios a eles referentes (informação, consultoria, etc.),

e ainda de que todos estes produtos e serviços são disponibilizados ou podem ser acedidos online, num domínio .pt.

Por conseguinte, a marca consiste essencialmente numa expressão que, apesar de uma ligeira estilização, contém informação óbvia e direta sobre a espécie, a finalidade e o conteúdo dos produtos e serviços em questão.

Tal informação sobre as características dos produtos e serviços em questão constitui o nexo direto, estreito e descritivo que justifica a recusa ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

O Instituto sublinha que para que um pedido seja recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMC, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins.

Portanto, um pedido de registo de marca deve ser objeto de uma recusa, em aplicação da supra-referida disposição, se, pelo menos um dos seus significados potenciais designar uma característica essencial dos produtos e serviços em causa. Portanto, a afirmação do requerente de que nada o obriga a utilizar o sinal em relação a jogos e apostas online é legalmente irrelevante pois, conforme indicado acima, em relação aos produtos e serviços que foram solicitados, é certamente razoável concluir (como, aliás, resulta claro de toda a restante linha de argumentação do requerente) que o sinal possa ser utilizado justamente em relação à realização de apostas online.

A esse respeito, o requerente reconhece que o sinal em causa “evoca o âmbito em que os produtos e serviços estão inseridos” e ainda o carácter informativo do elemento ‘.PT’ (o domínio de topo correspondente a Portugal), mas alega que o sinal em questão é, quando muito, sugestivo ou “meramente alusivo” de determinadas características, mas que tal sugestão é indireta e inabitual, pelo que considerada no seu todo a marca é capaz de individualizar produtos e serviços. De facto, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, não se aplica aos termos unicamente sugestivos ou alusivos no que respeita a determinadas características dos produtos ou serviços.

Contudo, o requerente não apontou qualquer argumentação que possa justificar a conclusão de que a informação veiculada pelo sinal em apreço é apenas indireta ou invulgar. Para que tal fosse o caso, a marca deveria exigir do consumidor alguma dificuldade interpretativa, ou seja, algum esforço mental para compreender a mensagem transmitida.

Ora, no caso em apreço, o sentido descritivo do sinal é óbvio e direto e resulta do significado dos dois termos que compõem a marca, em relação aos produtos e serviços designados. Conforme indicado acima, o sinal tem um significado que será imediatamente apreendido pelo público anglófono, sem qualquer dificuldade interpretativa, e que descreve características essenciais dos produtos e serviços em causa. Consequentemente, o sinal seria visto apenas como uma mensagem informativa, e não como uma marca que individualiza a origem dos referidos produtos e serviços.

Portanto, é precisamente porque o sinal em questão informa diretamente os consumidores anglófonos sobre a espécie, a finalidade e o conteúdo dos produtos e serviços em questão (consoante o sentido acima indicado) que o mesmo não pode ser registado como marca da União Europeia.

O facto de o requerente ser o titular do nome de domínio “bet.pt” não invalida as conclusões acima enunciadas, pois trata-se de um outro tipo de registo, que obedece a outros requisitos e que não confere os mesmos direitos que um registo de marca da União Europeia.

Por fim, no que concerne o grau de estilização do sinal , o Instituto considera que os elementos figurativos incluídos na marca sub judice não são, por si próprios, capazes de dotar a marca da distintividade de que ela carece.

De facto, os elementos verbais que compõem o sinal são apresentados em negro e laranja, num tipo de letra minúscula manifestamente comum. Por seu turno, o elemento figurativo situado à sua esquerda consiste em duas linhas onduladas em tons de cinzento e laranja. A referida componente figurativa do sinal será percebida pelos consumidores relevantes como um recurso gráfico essencialmente decorativo, que apenas visa chamar a atenção do público para os elementos verbais que acompanha. De facto, os consumidores não têm por hábito atribuir o valor de indicador de origem comercial a este tipo de elementos gráficos (sublinhados, linhas ornamentais, etc.), pois estes são frequentemente utilizados no comércio, onde constituem recursos gráficos básicos e comuns que servem de padrão decorativo aos sinais que devem transmitir a indicação de uma origem comercial particular.

Portanto, o Instituto discorda, respeitosamente, da conclusão do requerente de que o elemento figurativo tem um carácter “altamente elaborado”. Pelo contrário, considera-se que os elementos figurativos contidos no sinal, no seu conjunto, são de uma natureza bastante simples e essencialmente decorativa e, em consequência, são insuficientes para conferir carácter distintivo à marca no seu todo.

Cumpre salientar que para chegar a estas conclusões, o Instituto pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos/serviços, factos esses que são suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos/serviços. Em tais casos, o Instituto não é obrigado a dar exemplos de tal experiência prática ou demonstrar que o sinal é efetivamente usado de forma descritiva no mercado.

Portanto, o Instituto baseou o seu exame em factos resultantes da referida experiência prática para alegar que os consumidores terão a perceção da marca requerida como um sinal comum e meramente informativo, e não como a marca de um titular em particular. Na medida em que o requerente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do Instituto baseado na experiência acima referida, é a ele que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, dado que o requerente está em melhores condições de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Considerando o acima exposto, o Instituto conclui que o sinal em questão é claramente descritivo e, consequentemente, abrangido pela proibição definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

Outrossim, o facto de o sinal em apreço ser composto por termos que informam o público acerca de características próprias dos produtos e serviços em questão permite concluir que a marca , considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo para designar os referidos produtos e serviços (na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE).

Relativamente ao argumento do requerente apoiado em decisões anteriores do Instituto que admitem o registo de marcas semelhantes, decorre da jurisprudência que «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário». Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMC, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

É ainda de sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Considerando os argumentos supracitados, e em conformidade com as alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e com o artigo 7.º, n.º 2, do RMUE, o Instituto procede à recusa do pedido de marca da União Europeia n.º 15 405 004 relativamente a todos os produtos e serviços designados.

Em conformidade com o disposto no artigo 59.º do RMUE, tem o direito de recorrer desta decisão. Nos termos do artigo 60.º do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. Devendo igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.

Gueorgui IVANOV