Avslag av en ansökan om ett EU‑varumärke

(artikel 7 och artikel 42.2 i EU-varumärkesförordningen)

Alicante, 19/12/2017

ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Box 4171 SE-203 13 Malmö SUECIA

Ansökningsnummer:	015439318
Er ref:	V137310009EU/PE/sj
Varumärke:	TOP 5
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Aktiebolaget Trav och Galopp SE-161 89 Stockholm SUECIA

1. Efter omprövning av ansökan gjorde EUIPO en invändning den 28 augusti 2017 i enlighet med artikel 7.1 b och artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 23 oktober 2017 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Det sökta märket utgör inte ett begrepp som helt saknar särskiljningsförmåga.

• Märket ska betraktas i sin helhet och TOP 5 utgör inget vedertaget begrepp eller konventionellt uttryck med ett allmänt kommersiellt frihållningsbehov.

• Den berörda omsättningskretsen kommer inte att uppfatta det som att sökandens varor och tjänster är bland de 5 bästa inom sitt område utan som en antydan till att varorna och tjänsterna har något att göra med de främsta placeringarna i ett spelsammanhang. Märket är således suggestivt.

• Sökanden är villig att begränsa ansökan genom att stryka varuslagen ”trycksaker” och ”spel” samt tjänsterna ”underhållning; tävlingar; sport- och idrottsaktiviteter”. Granskarens överväganden angående märkets oförmåga att uppfylla sin grundläggande funktion ter sig alltför långtgående i förhållande till resterande varor och tjänster.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Kontoret vidhåller att det sökta märket i sin helhet saknar särskiljningsförmåga i samband med samtliga varor och tjänster.

Märkets registrerbarhet diskuterades av en grupp experter på absoluta hinder och de var alla av uppfattningen att märket främst är ett berömmande budskap som syftar till att framhäva positiva aspekter med de sökta varorna och tjänsterna, t.ex. att de tillhör de fem bästa spelen eller lotterierna.

En Google sökning på ”TOP 5” ger närmare 150 miljoner träffar vilket tyder på att det är ett begrepp som bör hållas fritt för andra näringsidkare att använda för att referera till de fem bästa, största, främsta etc. av någonting vad det än nu kan vara.

Även om det inte står helt klart vad uttrycket TOP 5 refererar till anses märket alltför banalt och allmänt för att det skall uppfattas som ett igenkänningstecken. Det skulle kunna avse de fem bästa spelen och lotterierna (inklusive de kuponger, lotter, kvitton och sedlar som överlämnas i samband därmed), eller en kombination av de fem mest populära spelen, eller en utnämning av de fem bästa inom en viss sportgren etc.

Märket har betraktas i sin helhet och TOP 5 anses inte tillräckligt suggestivt. Det finns flera lingvistiska och stilistiska metoder som kan göra ett märke särskiljande: ovanlig syntax, alliteration, rim, paradox, ordlek och så vidare. Ingen sådan metod förekommer i märket. I avsaknad av något ytterligare särskiljande element, finns inte någonting i märket som på ett enkelt sätt kan komma att uppfattas som ett särskiljande varumärke av den genomsnittlige konsumenten.

Vad gäller sökandens påstående att TOP 5 inte är ett vedertaget begrepp, måste det framhållas att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas på grundval av om den relevanta målgruppen utan svårighet uppfattar varumärket som en angivelse av det kommersiella ursprunget för den berörda varan eller tjänsten. Att varumärket inte är ett konventionellt uttryck utgör härvid inte med nödvändighet ett tecken på att målgruppen får denna uppfattning.

En begränsning av varu- och tjänsteförteckningen ändrar inte kontorets beslut utan märket anses sakna särskiljningsförmåga för samtliga sökta varor och tjänster.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 015439318 för samtliga varor och tjänster som har yrkats.

Enligt artikel 59 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 60 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Och grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Cecilia ÅLIN