Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 12/09/2016

Onofre Indalecio Sáez Menchón Gran Via, 69 -5° Of. 510 E-28013 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	015501513
Referencia:	SAEZ/EUROPEANGENETICS
Marca:	European Genetics Institute EGI
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	EUROPEAN GENETICS INSTITUTE, S.L. C/ Velázquez, 109, 6D E-28006 Madrid ESPAÑA

El 05/07/2016, la Oficina notificó al solicitante los motivos absolutos de denegación contemplados en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca solicitada es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 28/07/2016, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La abreviación “EGI” resulta original, no se corresponde de forma habitual con un significado relacionado con los productos/servicios solicitados ni puede ser considerada de carácter genérico, para designar dichos productos/servicios. La examinadora no ha aportado prueba alguna que corrobore sus alegaciones.

2. El mero hecho de que la combinación de letras que acompaña a esta expresión “EGI” coincida con las letras iniciales de la misma no es relevante, ya que, cualquier combinación de dos, tres o cuatros letras, puede ser la abreviatura de dos, tres o cuatro términos que comiencen por esas letras.

3. La examinadora no señala que la abreviatura “EGI” se utilice de forma habitual en relación con los productos/servicios solicitados ni que esta combinación de letras sea identificada por el consumidor medio anglosajón con la abreviatura de la expresión “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE”.

4. Las intenciones subjetivas de la titular de la marca al elegir el signo en la forma solicitada no deben ser cuestionadas por la Oficina. La inclusión en la marca de la combinación de letras “EGI”, y al no significar este elemento nada en relación con los productos y servicios solicitados, es suficiente para concluir que este signo no incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMUE.

5. Si bien el examen de los motivos absolutos consiste en un pronóstico sobre la manera en que el consumidor percibirá el signo, esta impresión debe basarse en los conocimientos anteriores de los consumidores y no en las “informaciones” que proporciona el signo en sí mismo, es decir, las que se derivan del objeto del pronóstico.

6. La marca solicitada se compone de una combinación de letras inherentemente distintiva, “EGI” y de una expresión descriptiva y por tanto es apta para identificar el origen empresarial de unos productos y servicios de los de otros competidores.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante haya tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Dado que la marca de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

En primer lugar, en su escrito de defensa, el solicitante enfoca sus argumentos en demostrar el carácter distintivo de las letras “EGI” que acompañan a la expresión “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE” en la marca solicitada, reconociendo, por otra parte, el carácter descriptivo de la citada expresión.

En este sentido, la Oficina confirma que la expresión “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE” es una expresión formada por palabras en inglés y gramaticalmente correcta que transmite directamente a los consumidores, que los productos y servicios solicitados se elaboran, preparan y desarrollan en un centro o institución de carácter europeo que se ocupa del estudio de la genética y por tanto es descriptiva de los mismos.

En segundo término, el solicitante alega que la examinadora no ha aportado prueba alguna que corrobore que la combinación de letras “EGI” se corresponde de forma habitual con un significado relacionado con los productos/servicios solicitados.

Ciertamente, la Oficina no ha aportado dicha prueba porque la notificación en cuestión no señalaba que la abreviación “EGI” tuviera carácter genérico para designar los productos/servicios solicitados o que dicha combinación de letras se correspondiese de forma habitual con un significado relacionado con dichos productos y servicios ni que la misma es identificada por el consumidor medio anglosajón como la abreviatura de la expresión “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE”, como también indica el solicitante en su escrito.

En su notificación, la Oficina indicaba que la combinación de letras “EGI”, representadas al final de la leyenda descriptiva “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE”, será directamente percibida como el acrónimo formado por las iniciales de las palabras de que se compone dicha leyenda.

El solicitante defiende el carácter distintivo de la combinación de letras “EGI” argumentando que dicha combinación de letras puede ser la abreviatura de otros términos que comiencen por esas letras, negando además a la Oficina el derecho a cuestionar las intenciones subjetivas de la titular de la marca al elegir el signo en la forma solicitada.

Pues bien, si bien es cierto que uno de los elementos que componen la marca solicitada, en concreto la combinación de letras “EGI”, aisladamente considerada, podría ser distintiva en relación con los productos y servicios solicitados e incluso consistir en la abreviatura de otros términos que comiencen por esas letras, no es menos cierto que dicha combinación de letras acompaña a una expresión descriptiva de dichos productos y servicios y separar un elemento de otro cuando están representados juntos y de esta forma serán percibidos por el consumidor, resulta poco realista y artificial. En este sentido, el examen sobre la idoneidad del registro de la marca solicitada debe realizarse en el contexto dentro del cual el signo ha sido solicitado (16/11/2015, R 361/2015 5, eDC Data Center (fig.), § 24).

Por otra parte, la Oficina, sin necesidad de entrar en las intenciones subjetivas de un solicitante de marca, tiene la obligación de examinar la aptitud para acceder al registro de las marcas que en ella se solicitan, en virtud del artículo 7, apartado 1 del RMUE, cuestionando y denegando, en su caso, su acceso al Registro.

En el caso que nos ocupa, la realidad es que la secuencia de letras “EGI”, posicionada al final de la expresión indicada, será percibida automáticamente por el público destinatario como el acrónimo formado por las iniciales de cada una de las palabras que forman la expresión “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE” y en ningún caso serán percibidos expresión y acrónimo como elementos independientes uno de otro. Es más, las palabras “EUROPEAN GENETICS INSTITUTE” y las letras “EGI” que las acompañan, tienen por objeto clarificarse mutuamente y llamar la atención sobre el hecho de que están vinculadas entre sí. El acrónimo tiene como finalidad fortalecer la percepción del público sobre la combinación de dichas palabras.

A mayor abundamiento, si la combinación de letras “EGI” es percibida por el público pertinente como la abreviatura de las combinación de palabras a la que van unidas, dicha combinación de letras no puede prevalecer sobre el conjunto de todos los elementos de la marca considerada en su conjunto, incluso en el supuesto de que quepa considerar que dicha combinación de letras presenta, como tal, un carácter distintivo. Por el contrario, …., las letras que reproducen las iniciales de los términos que componen la combinación de palabras sólo ocupa, con respecto a ésta, una posición accesoria…..y pese a revestir un carácter no descriptivo aisladamente considerado, puede adquirir un carácter descriptivo cuando se combina, en el contexto de la marca de que se trata, con una expresión principal, en sí misma descriptiva, respecto de la cual ese grupo de letras se perciba como su abreviatura (15/03/2012, C 90/11 & C 91/11, Natur Aktien Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 37 38).

Por todo lo expuesto, la marca solicitada, considerada en su conjunto, transmite al público pertinente, que se trata de una institución científica cuyo cometido es, entre otros, el estudio, desarrollo o producción de los productos y servicios solicitados a nivel europeo y por tanto, es descriptiva.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que un signo esté compuesto por palabras genéricas que informan al público de una característica propia de los productos permite concluir que el signo carece de carácter distintivo (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Este es manifiestamente el caso de la marca que nos ocupa.

En este sentido, teniendo en cuenta que el impacto de la marca solicitada sobre el público, por tener un significado claramente descriptivo, será de naturaleza descriptiva, la misma no es apta para identificar el origen empresarial de los productos y servicios solicitados y distinguirlos de los que ofrecen otros competidores puesto que consiste en un mensaje que trasmite cual es el campo en el que el solicitante desarrolla sus actividades.

Como ya indicó en su notificación, la Oficina reitera también que la representación ligeramente estilizada de los elementos que componen la marca solicitada, no tiene ningún impacto significativo que le atribuya carácter distintivo a la misma.

En consecuencia, la marca solicitada “European Genetics Institute EGI”, considerada en su conjunto, carece de carácter distintivo para distinguir los productos y servicios cuyo registro se solicita, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del RMUE.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 501 513 para todos los productos y servicios solicitados.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES