OPPOSIZIONE N. B 2 771 460

D.M.C. S.R.L., Via dei Bar, 14, 31020, San Vendemiano (TV), Italia (opponente), rappresentata da D'Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100, Treviso, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Società Agricola Giusti Dal Col, Via del Volante 4, 31040, Nervesa della Battaglia (TV) Italia (richiedente), rappresentata da Carlo Emanuele Mayr, Via Garibaldi, 15, 44121, Ferrara, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 771 460 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 524 515 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 524 515 per il marchio denominativo ‘Dei Carni Giusti’. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 244 955 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 244 955 per il quale non sono state richieste le prove d’uso dal richiedente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), vino, distillati.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vino; Vino bianco; Vino rosso.

I prodotti bevande alcoliche (eccetto le birre); vino sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I prodotti vino bianco; vino rosso sono compresi in vino dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Il richiedente sostiene che, nel settore del vino, il pubblico di riferimento è diventato più raffinato negli ultimi decenni e che i consumatori sono particolarmente attenti all'origine commerciale di ciò che stanno acquistando. A tale proposito, la Divisione d’Opposizione osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a prodotti costosi e sofisticati, e se così, non si può presupporre un grado elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse per il vino, c'è un'altra parte del pubblico - assolutamente non trascurabile ed anzi maggioritaria - che non ha una conoscenza specifica in materia. Pertanto, il grado di attenzione del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

c) I segni

	Dei Carni Giusti
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento ‘DE GIUSTI/GIUSTI’ sarà associato ad un cognome da parte del pubblico di riferimento, per esempio da parte del pubblico di lingua italiana. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

Il marchio anteriore, ‘DE GIUSTI’, sarà percepito come un cognome; la preposizione ‘DE’ è piuttosto comune nei nomi di famiglie italiane e come preposizione ha un ruolo accessorio. Anche l'elemento 'GIUSTI' nel segno contestato, sarà visto come un cognome. Entrambi sono dotati di un grado medio di distintività intrinseca, dal momento che non hanno relazione con i prodotti in questione.

L’elemento ‘Dei Carni’ del segno impugnato sarà percepito come un cognome, la preposizione ‘Dei’ è piuttosto comune nei nomi di famiglie italiane e in quanto preposizione ha un ruolo accessorio. Tale elemento è distintivo, posto che non ha relazione con i prodotti in questione.

La stilizzazione del marchio anteriore è meramente decorativa.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nel termine ‘GIUSTI’. Essi, tuttavia, differiscono nella lettera ‘i’ (De/ De-i) nel termine ‘Carni’ del segno impugnato e nella stilizzazione del marchio anteriore.

Pertanto, i segni visivamente e foneticamente sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono simili in grado medio sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono nell’elemento ‘GIUSTI’ che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi i marchi. I segni mostrano alcune differenze, come indicato in dettaglio nella sezione c) della presente decisione. Tuttavia, tali differenze non sono sufficienti per dissipare le somiglianze su tutti i livelli di confronto pertinenti e per consentire al pubblico pertinente di distinguere in modo sicuro i segni.

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il cognome ‘Giusti’ è diffuso in Italia, riducendo così il rischio di confusione tra i segni e fa riferimento ad alcune decisioni della Corte di Giustizia a sostegno dei suoi argomenti. A tal riguardo, la Divisione di Opposizione riconosce che sebbene il cognome in questione sia presente nel territorio di riferimento non è comunque tra i più diffusi. Pertanto, i consumatori in considerazione della presenza in entrambi i segni dell’elemento ‘GIUSTI’ possono essere indotti erroneamente ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza del cognome ‘Dei Carni’ del segno impugnato non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza, in particolar modo in presenza di prodotti identici tanto piú che il cognome giusti è certamente identificabile ed autonomo all’interno del segno contestato.

Il richiedente sostiene, inoltre, che il marchio anteriore ha un carattere distintivo modesto, in virtù del fatto che vi sarebbero molti marchi che includono il termine ‘GIUSTI’. A sostegno della sua tesi, il richiedente fa riferimento ad alcune registrazioni di marchio, nel settore del vino, in Italia e nell'Unione europea. La Divisione d’Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Le prove presentate dal richiedente in tal senso sono insufficienti. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti il nome "Giusti" e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

Infine, il richiedente sostiene che ’Giusti’ sia il nome di famiglia di uno dei fondatori della società titolare e che, dal 2010, siano state effettuate diverse attività promozionali e commerciali con questo nome. Il richiedente ritiene importante che le parti abbiano entrambe sede nella provincia di Treviso, il che avrebbe portato alla malafede dell'avversario in sede di deposito di domande di marchio dell'Unione europea con il nome ‘Giusti’. Inoltre, il titolare afferma che il nome della sua società, registrato nel 2007, conferisce un diritto specifico di utilizzare il nome ‘Giusti’ ai sensi della legge italiana e che ha lanciato un sito web, Giustiwine.com, nel febbraio 2010. A sostegno di tali affermazioni, il richiedente ha presentato vari elementi di prova.

A tal riguardo, la Divisione d’Opposizione ricorda che il diritto ad un marchio ha inizio alla data in cui il marchio è depositato e non prima, e da tale data il marchio deve essere esaminato in relazione a un procedimento di opposizione. Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Va altresì tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T 332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile, in particolar modo in presenza di prodotti identici, che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9 244 955 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9 244 955 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente e le prove d’uso presentate (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.