Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 13/04/2017

Maria Przybylska-Karczemska ul. 10 Lutego 3/1 90-303 Łódź POLONIA

Nr zgłoszenia:	015532518
Nr referencyjny zgłaszającego:	49/389/42/2016
Znak towarowy:	HENNA DO BRWI kremowa
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	DELIA COSMETICS Sp. z o.o. ul. Leśna 5 95-030 Rzgów POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 1/07/2016r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 25/07/2016 zgłaszający przedstawił swoje uwagi i przedstawił gotowość do dostarczenia dowodów używania spornego znaku. W piśmie z dnia 16/12/2016r Urząd odpowiedział na uwagi zgłaszającego i potwierdził przyznanie dodatkowego terminu na przedstawienie dowodów dotyczących charakteru odróżniającego nabytego w wyniku używania. W dniu 16/02/2017 zgłaszający przedstawił nastepujące dowody:

1. Dwa katalogi produktów zgłaszającego z roku 2015 i 2016. Omawiany znak towarowy jest widoczny w katalogu jako jeden z wielu oferowanych produktów.

2. Zestawienie sprzedaży produktów w latach 2014-2016

3. Zestawienie sprzedaży produktów w Unii Europejskiej w latach 2015-2016.

4. Faktury za lata 2014-2016 oraz 2015-2016.

5. Gazetki reklamowe zawierające produkty sygnowane omawianym znakiem towarowym.

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego w piśmie z dnia 16/12/2016r, oraz po przeanalizowaniu dowodów na wtórny charakter odróżniający, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RZTUE] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) [RZTUE] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; i 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na udział w rynku, intensywności i długość okresu używania znaku towarowego. Wykazanie, ze znak posiada zdolność odróżniającą leży po stronie zgłaszającego i Urząd nie ma obowiązku wyszukiwania i przedstawiania dowodów, lecz podejmuje on decyzje na podstawie dokumentów dostarczanych przez zgłaszającego.

- Nie jest jasne z przesłanych przez zgłaszającego zestawień sprzedaży jaka ilość produktów została sprzedana na terytorium Polski ponieważ jedno z nich nie określa jakiego terytorium dotyczy, a drugie dotyczy rynku całej Unii Europejskiej bez wyszczególnienia terytorium Polski.

- Zgłaszający nie przedstawił żadnego dowodu na wydatki na reklamę. Przesłane przez zgłaszającego gazetki reklamowe nie wystarczą, do potwierdzenia rzeczywistej sumy wydatków na reklamę.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa.

- Zgłaszający nie wykazał ani uzyskania charakteru odróżniającego ani uzyskania wtórnego charakteru odróżniający w odniesieniu do zgłoszonych towarów. Sama obecność znaku towarowego na rynku, potwierdzona fakturami i katalogami, nie wystarczy do stwierdzenia, czy dany znak jest rozpoznawany przez znaczną część właściwego kręgu obiorców.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów potwierdzających, że charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania przed datą zgłoszenia. Zgodnie z wytycznymi Urzędu, dowody muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące okresu (okresów) używania (w tym szczegóły dotyczące jego rozpoczęcia), tak by Urząd mógł upewnić się, iż dowody świadczą o tym, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający przed datą zgłoszenia.

Stwierdza się zatem, że znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie artykułu 7(3) RZTUE.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 15 532 518 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Katarzyna ZANIECKA