ANNULLAMENTO N. 15 067 C (NULLITÀ)

IOTTY S.r.l., Via Pignolo, 27, 24121 Bergamo, Italia (richiedente), represented by Porta, Checcacci & Associati S.p.A., Via V. Colonna, 4, 20149 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Iotty S.r.l., Via del Laghetto, 18/20, 30080 Porcia (PN), Italia (titolare del MUE), rappresentata da Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 18/03/2019, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è interamente respinta.

2. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 450.

MOTIVAZIONI

In data 08/06/2017, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 15 635 709 IOTTY (marchio verbale) (nel prosieguo il mue contestato), depositato il 12/07/2016 e registrato il 27/10/2016.

La domanda è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 9: Unità di controllo programmabili; sistemi di controllo elettronico; circuiti di controllo; dispositivi di controllo dell'energia; apparecchi di comando elettrici; apparecchi di comando programmabili; software per il controllo di sistemi ambientali, di accesso e di sicurezza di edifici; software [programmi]; pacchetti software; software applicativo; sensori e rilevatori; fotocellule; rilevatori di fumo; sensori per controllo impianti; quadri di controllo elettrici; termostati; apparecchi di monitoraggio a distanza; apparecchi di controllo visivo; apparecchi per la registrazione di immagini; apparecchi per la registrazione del suono.

Classe 42: Servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; diagnosi energetica; certificazione [controllo qualità]; servizi di certificazione dell'efficienza energetica di edifici; analisi ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di collaudo tecnico; elaborazione e sviluppo di software; progettazione e sviluppo di software per la gestione energetica; noleggio di software; consulenza informatica; servizi scientifici e tecnologici; consulenze inerenti servizi tecnologici in tema di fornitura di elettricità ed energia; ricerca in ambito energetico.

La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, sulla base del marchio non registrato “IOTTY”, del nome commerciale e della denominazione sociale “IOTTY S.r.l.” e del nome di dominio ‘iotty.it’.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

La richiedente presenta i seguenti argomenti:

• La società IOTTY S.r.l. (la richiedente) è una startup nata alla fine del 2015 con l’obiettivo di realizzare dispositivi digitali “IOT” (Internet of things, o internet delle cose). La richiedente fa parte di un network di aziende italiane specializzate nell’uso di tecnologie digitali innovative che offrono soluzioni nel campo della smartliving, innovation-retail e smart-factory.

• L’uso e la diffusione del marchio IOTTY in Italia e nell’Unione Europea risale al 2015 in riferimento a prodotti e servizi nell’ambito di moderni protocolli digitali per la gestione di dati, sistemi di realtà aumentata, di realtà virtuale e di dispositivi di comunicazione multisensoriale. Il segno è stato inoltre utilizzato come parte della denominazione commerciale e della denominazione sociale della richiedente, nonché come nome di dominio (registrato dal Dott. Luca Sala, Presidente della richiedente, in data 03/09/2015 e concesso a quest’ultima in licenza verbale).

• La richiedente ha realizzato vari progetti, tra i quali “note olfattive” (secondo cui viene dosato il profumo negli ambienti agendo a livello molecolare), il progetto “MAINT” (un paio di smart glasses capaci di guidare gli operai nella manutenzione dei macchinari) e il progetto “Goletta Lilla”, un segway dotato di sensori in grado di mappare le barriere architettoniche di un territorio. All’ultima edizione della fiera SMAU di Milano (ottobre 2016), la richiedente si è aggiudicata il premio Lamarck come startup più promettente tra le 200 realtà presenti. Molti imprenditori italiani hanno investito nella startup IOTTY.

• Nell’attività commerciale svolta dalla richiedente rientrano tutti i prodotti e servizi rivendicati dal MUE contestato, quali, ad esempio, sensori e misuratori in grado di raccogliere e scambiare informazioni. In particolare, la richiedente usa i propri segni per le seguenti attività: produzione di dispositivi elettronici, sistemi digitali integrati, di hardware e software per il controllo, la comunicazione, l’acquisizione e l’elaborazione di dati e informazioni; studio, sviluppo e produzione di sistemi digitali integrati, hardware e software per il controllo, la comunicazione; acquisizione e elaborazione di dati e informazioni; progettazione e la produzione di macchinari di qualsiasi genere e specie, di apparecchiature e di dispositivi elettronici di qualsiasi genere nonché l’addestramento, il supporto e assistenza al loro utilizzo; produzione di software e programmi per computer e macchine elettroniche; la progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, in conto proprio e/o di terzi, di componenti di qualsiasi genere per sistemi di sollevamento e di trasporto; consulenza nella gestione di progetti per Io sviluppo di apparecchiature elettroniche e di sistemi elettronici e digitali; consulenza e formazione tecnico-scientifica in genere.

• Tenuto conto dell’uso anteriore del segno IOTTY, dell’identità tra tale segno e il MUE contestato, nonché della sovrapposizione tra i prodotti e servizi contestati e le attività svolte dalla richiedente nel settore digitale, il consumatore di riferimento sarà tratto in inganno in merito alla provenienza dei prodotti e servizi in esame. Di conseguenza sussiste un rischio di confusione nonché di associazione tra i segni in conflitto.

La titolare risponde sostenendo quanto segue:

• La domanda di annullamento è inammissibile in quanto omette di allegare i riferimenti ed il contenuto della legislazione nazionale applicabile.

• Entrando nel merito dei motivi relativi sollevati, le prove addotte sono irrilevanti in quanto successive al deposito del marchio IOTTY e mostrano un uso assolutamente insufficiente e simbolico dei segni azionati. La visura camerale e il certificato di registrazione del nome di dominio non costituiscono una prova dell’uso dei segni sul mercato. Il documento relativo al premio Lamarck è inutilizzabile in quanto successivo alla data di deposito del MUE contestato (12/07/2016), così come posteriore è l’articolo di giornale presentato come allegato 4. Gli articoli agli allegati 5 e 6 non sono datati, mentre l’unico articolo risalente al periodo rilevante (allegato 6.1) è ininfluente, considerato che è un documento isolato e non può fornire da solo prova della diffusione del segno sul mercato. Con riferimento al contenuto degli articoli di giornale, essi sono molto generici. Neppure le fatture sono idonee a comprovare un uso non puramente locale ed economicamente apprezzabile del segno IOTTY, poiché, da un lato, parte di esse sono posteriori al deposito del MUE contestato e, dall’altro, sono territorialmente limitate ad un’unica provincia italiana. Inoltre, le fatture n. 3/2015 e n. 4/2016 sono state indirizzate alla società Teknet S.r.l., che detiene il 7,25% delle quote della richiedente, come risulta dalla visura camerale (allegato 1). Inoltre, in alcune fatture si fa riferimento a “moduli HVC”, “prototipo Goletta lilla”, “education services” la cui natura e classificazione merceologica non è determinabile e non è comunque affine ai prodotti e servizi del marchio contestato.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare del MUE ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Estratto dall’archivio internet “Wayback Machine” in merito all’uso del sito web www.iotty.it

Doc. 2: Immagine attinente alla fiera SMAU di Milano del 25-27 ottobre 2016.

La richiedente replica alle osservazioni della titolare con i seguenti argomenti:

• In data 12/09/2017 il Tribunale di Brescia ha respinto un ricorso presentato dalla titolare la quale richiedeva la concessione di provvedimenti cautelari avverso l’uso del segno IOTTY da parte della richiedente. L’ordinanza resa dal tribunale ha stabilito quanto segue: entrambe le società sono attive nel medesimo settore dei dispositivi digitali definiti con il termine Internet of Things (IOT); la richiedente è stata costituita il 12/11/2015 e risulta operativa dalla fine del 2015; il nome di dominio ‘iotty.it’ è stato registrato il 03/09/2015 dal legale rappresentante della richiedente alla quale ha concesso una licenza d’uso del dominio; la richiedente ha esibito il proprio segno IOTTY, partecipando a differenti manifestazioni fieristiche anche di portata internazionale; il marchio è stato citato da molte testate giornalistiche italiane. Il giudice italiano ha ritenuto che sussistessero plurimi elementi per ritenere che la richiedente avesse fatto un uso non meramente locale del segno IOTTY prima del deposito del MUE contestato.

• Quanto alla normativa nazionale applicabile al caso di specie, la scelta della titolare di adottare una denominazione sociale identica a quella della richiedente è contraria alle norme del codice civile italiano (articolo 2567 c.c.), che stabilisce che la denominazione non può essere uguale o simile a quella di una società concorrente, se da ciò possa derivare confusione. Allo stesso modo, la registrazione del MUE contestato è contraria all’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice di Proprietà Industriale (di seguito indicato “C.P.I”).

• Ciò detto, a sostegno e a integrazione della documentazione già prodotta si segnala che la richiedente ha partecipato alla manifestazione fieristica Technolgy Hub a Milano, la cui attività è stata promossa dai media a mezzo stampa, cartacea e digitale su riviste specializzate, quotidiani, siti web, servizi televisivi e radiofonici.

• La giurisprudenza italiana prevalente ha confermato il principio secondo cui la notorietà generale che giustifica la protezione del marchio di fatto è quella che deriva dalla conoscenza effettiva da parte del pubblico del prodotto contraddistinto dal marchio non registrato (cfr. Cass., 01/04/1994, n. 3224; Corte d’Appello, Sez. Spec., 25.03.2013). L’esposizione di un prodotto in fiera attribuisce notorietà generale al marchio (cfr. Trib. Milano, 14.11.1996). Pertanto, i documenti attestanti l‘uso del segno anteriore presso fiere di settore costituiscono prova del preuso dei segni anteriori con notorietà generale, non puramente locale, in data anteriore al deposito del MUE contestato.

Nella sua controreplica, la titolare reitera i propri argomenti sull’inammissibilità della domanda di nullità ed espone quanto segue:

• La titolare ha depositato un ricorso cautelare dinanzi il Tribunale di Brescia affinché venisse accertato in via d’urgenza l’uso illegittimo del segno IOTTY da parte della richiedente in quanto interferente con i diritti esclusivi derivanti dalla titolarità del MUE contestato. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto di non accogliere il ricorso cautelare motivando la propria decisione nell’ordinanza allegata dalla richiedente (allegato 15), nella quale il giudice ha considerato che il preuso del segno IOTTY fosse da considerarsi non puramente locale. A seguito del reclamo proposto dalla titolare avverso tale decisione, il Tribunale di Brescia in composizione collegiale ha affermato, in sostanza, che non sussistono le condizioni per riconoscere un preuso generale del segno IOTTY da parte della richiedente, sebbene poi abbia respinto la richiesta di provvedimenti cautelari avanzata dalla titolare proprio in virtù dell’esiguo uso del segno anteriore giudicato non tale da ingenerare un pregiudizio imminente all’attività della titolare.

• Gli ulteriori documenti presentati dalla richiedente non modificano la situazione di insufficienza probatoria della domanda di annullamento, in quanto essi hanno ad oggetto prove generiche e non direttamente riferite all’uso del marchio IOTTY. Non sono state prodotte nuove fatture o prove relative ad investimenti sostenuti per pubblicizzare il segno IOTTY anteriormente al 12/07/2016.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare del MUE ha fornito le seguenti prove:

Doc. 3: Copia del reclamo proposto dalla richiedente in data 27/10/2017 contro l’ordinanza cautelare del Tribunale di Brescia;

Doc. 4: Copia dell’ordinanza collegiale nella causa iscritta al n. 16690/2017 del Tribunale di Brescia del 4 dicembre 2017;

Doc. 5: Estratti dai siti web relativi alle manifestazioni “Artigiano in Fiera” 2017 e “Salone del Mobile” 2017;

Doc. 6: Estratto internet recante informazioni su l’Incubatore d’Impresa Bergamo;

Doc. 7: Copia di una sentenza del Tribunale di Bologna del 22/12/2010.

RILIEVI PRELIMINARI

Nel caso di una domanda di nullità basata su motivi relativi ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, RMUE, la richiedente deve fornire le prove dell’esistenza, della validità e dell’estensione della protezione del diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a presentare la domanda di annullamento (articolo 16, paragrafo 1, lettera b), RDMUE).

Nella fattispecie, in data 08/06/2016 la richiedente ha presentato la domanda di nullità in esame indicando i motivi relativi e i diritti anteriori a fondamento del procedimento e, inoltre, essa ha fornito elementi di prova a sostegno dei motivi di nullità. Tali indicazioni appaiono sufficienti ai fini dell’ammissibilità della domanda, come già indicato nella lettera dell’Ufficio inviata alle parti in data 14/06/2017.

Nella memoria di risposta del 18/09/2018, la titolare, tuttavia, ha contestato l’ammissibilità della domanda di annullamento facendo riferimento al fatto che nelle osservazioni allegate al modulo di domanda di nullità la richiedente ha omesso di indicare i riferimenti ed il contenuto della legislazione nazionale che consente di far valere un diritto anteriore basato sull’uso di un segno non registrato.

Per i motivi relativi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE, quando i diritti anteriori vengono fatti valere ai sensi del diritto nazionale, la richiedente deve fornire il riferimento e il testo delle disposizioni di diritto nazionale sulle quali fonda la sua causa, e difendere la propria causa ai sensi di tale diritto (articolo 16, paragrafo 1, lettera c), RDMUE).

Ciononostante, nei procedimenti di nullità fondati su motivi relativi, la richiedente ha tempo fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento per presentare i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda. Questo significa che la richiedente può provvedervi al momento del deposito della domanda di nullità, una volta che l’Ufficio le ha comunicato l’ammissibilità della domanda e ha invitato la titolare del MUE a presentare osservazioni (articolo 17, paragrafo 1, RDMUE), o entro un termine fissato dall’Ufficio, entro il quale la richiedente può presentare osservazioni in risposta alla titolare del MUE (ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, RDMUE e dell’articolo 64, paragrafo 1, RMUE).

Nel caso di specie, la richiedente, nella sua replica dell’01/12/2017, ha debitamente indicato la normativa nazionale rilevante e fornito gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa. Tenuto conto di quanto rammentato circa la possibilità della richiedente di presentare fatti, prove e argomentazioni a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento, tale materiale è dunque ammissibile. Pertanto, l’eccezione sollevata dalla titolare non può essere accolta.

Per completezza, si nota inoltre che entrambe le parti hanno fatto riferimento ad una disputa presso il Tribunale di Brescia adito dalla titolare al fine di inibire alla richiedente ogni uso del segno IOTTY a ragione dei diritti della titolare stessa sul MUE contestato. Dal contenuto degli atti forniti dalle parti, si evince che, mentre il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza della titolare riconoscendo alla richiedente un uso non puramente locale del segno de quo anteriore al deposito del MUE contestato (Allegato 15), a seguito del ricorso presentato dalla stessa titolare tale valutazione è stata modificata dal giudice il quale, in merito alle prove presentate per determinare un uso anteriore del segno IOTTY della richiedente, ha riconosciuto che “la circostanza di maggior impatto suggestivo – la partecipazione della reclamata allo SMAU di Milano del 2016 quale “start up” ed il conseguimento in tale sede del premio Lamarck - si collochi cronologicamente (fine ottobre 2016) in un momento successivo al deposito del marchio vantato dalla [titolare]”. L’iniziativa giudiziale della titolare è stata ad ogni modo disattesa per motivazioni attinenti al requisito del periculum in mora, avendo il Tribunale espressamente ritenuto l’uso del segno IOTTY da parte della richiedente non tale da generete un “rilevante pregiudizio finanziario” alla titolare.

Premesso che il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Brescia è stato debitamente analizzato, occorre rammentare che, sotto il profilo sostanziale, è principio consolidato che le decisioni dei giudici nazionali non hanno effetto vincolante per l’Ufficio, in quanto il regime dei marchi dell’Unione Europea rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399). Nel caso di specie, come si vedrà infra, al fine di poter far valere con successo l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la valutazione dell’uso dei segni non registrati invocati dalla richiedente deve essere effettuata tenendo conto inter alia dell’utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale di tale segni secondo il criterio europeo. Ne consegue che, sebbene le decisioni dei giudici nazionali possano costituire una valida base per l’interpretazione della normativa locale applicabile ai segni invocati, le conclusioni del giudice non possono che avere un impatto marginale sul presente procedimento di nullità, in quanto possono esservi differenze riguardo alla definizione o all’interpretazione del requisito dell’ “utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale” sopra citato ed il peso attribuito alle prove dall’Ufficio non è necessariamente uguale a quello attribuito nel procedimento nazionale.

MOTIVI DI NULLITÀ – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA c), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Principi generali

L’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE prevede che su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio dell’Unione Europea è dichiarato nullo allorché esiste […] un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’azione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio impugnato è dichiarato nullo se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione Europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio dell’Unione Europea;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

• il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

• conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato il richiedente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’azione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;

• le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Tali condizioni sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché la domanda di nullità sia respinta (24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, ‘General Optica’, EU:T:2009:77, § 47).

Utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno legittima l’opposizione (o una domanda di nullità) se il segno in questione soddisfa, inter alia, le seguenti condizioni: essere utilizzato nella normale prassi commerciale e avere una portata non puramente locale.

Queste due condizioni risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE e devono pertanto essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione Europea. La finalità comune delle due condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nella prassi commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell’Unione Europea. Tale facoltà, pertanto, deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

Per quanto riguarda il periodo di utilizzo dei segni anteriori, la richiedente deve dimostrare che il loro utilizzo ha avuto luogo prima del deposito della domanda del MUE contestato (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168). In merito ai procedimenti di annullamento, inoltre, tale uso deve essere continuato e ininterrotto fino al deposito della domanda di nullità, altrimenti non si potrebbe garantire che i diritti sui segni invocati non siano decaduti. In questo contesto, articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE, stabilisce espressamente che se un’opposizione - e, per analogia, una domanda di nullità - si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’opponente (o la richiedente la nullità) deve fornire prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Nel caso di specie, il MUE contestato è stato depositato il 12/07/2016. Pertanto, la richiedente doveva dimostrare che i segni invocati fossero stati in uso al momento del deposito della domanda del MUE contestato in modo continuato e ininterrotto fino al deposito della domanda di nullità proposta contro lo stesso marchio (08/06/2017).

A sostegno della propria richiesta, in data 08/06/2017, la richiedente ha fornito la seguente documentazione tesa a dimostrare l’uso nella prassi commerciale, in Italia e nell’Unione Europea, del marchio non registrato “IOTTY”, del nome commerciale e della denominazione sociale “IOTTY S.r.l.” e del nome di dominio ‘iotty.it’:

• Allegato 1: Visura camerale della IOTTY S.r.l. (la richiedente), da cui risulta che essa è stata costituita in data 12/11/2015.

• Allegato 2: Copia dell’estratto Whois del nome di dominio ‘iotty.it’ dal quale risulta che il dominio è stato concesso in data 03/09/2015 al Dott. Luca Sala.

• Allegato 3: Copia di un catalogo della richiedente nel quale vengono indicate le sue attività e progetti nonché il certificato del Premio Lamarck conseguito alla SMAU 27/10/2016 di Milano in qualità di “start-up più promettente tra le 200 realtà presenti”.

• Allegato 4: Copia di un articolo pubblicato sul quotidiano “Eco di Bergamo” in data 23/12/2016 dal titolo “Innovazione digitale. Ora Zappa investe nella start up IOTTY”.

• Allegati 5 e 6: Copia di due articoli non datati dal titolo “La sfida di Zappa “Start up digitali unite in filiera” e “IoTty, start up ipertecnologica. Occhiali speciali e super sensori”.

• Allegato 6.1: Copia di un articolo pubblicato nel maggio 2016 sul quotidiano “Eco di Bergamo” in merito al progetto “Goletta Lilla”.

• Allegato 7: Copia di documento del 13/04/2017 elaborato dalla richiedente ed avente come oggetto una “Offerta analisi Modello di valutazione della maturità digitale”, indirizzato alla società Foppapedretti. Il documento è firmato dal presidente della richiedente e dal rappresentante della società Foppapedretti Technology S.r.l.

• Allegato 8: Copia della fattura n. 3/2015 del 01/12/2015 indirizzata alla società Teknet S.r.l. per la “realizzazione prototipo Go Lilla – Versione 1 – Acconto”, per un importo di Euro 15 669,68. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il seguente segno figurativo:

• Allegato 9: Copia della fattura n. 1/2016 del 22/01/2016 indirizzata ad un cliente di Brescia per un “modulo HVC”, per un importo di Euro 350. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 10: Copia della fattura n. 2/2016 del 03/02/2016 indirizzata ad un cliente della provincia di Milano per due “moduli HVC”, per un importo di Euro 700. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 11: Copia della fattura n. 3/2016 del 15/03/2016 indirizzata ad un cliente della provincia di Brescia per “Sviluppo firmware per progetto Peuty” per un importo di Euro 3 500. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 12: Copia della fattura n. 4/2016 del 02/04/2016 indirizzata alla Teknet S.r.l. per “Ninebot ELITE”, “Ninebot ONE” e “contributo delle spese di trasporto” per un importo di Euro 3 000. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 12.1: Copia della fattura n. 5/2016 del 12/07/2016 indirizzata ad un cliente della provincia di Milano per la “Prima versione prototipo Goletta Lilla” per un importo di Euro 6 000. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 13: Fattura n. 7/2016 del 31/10/2016 indirizzata ad una società tedesca per “Instructor fee” e “Travel expenses” per u importo di Euro 4 499,91. Nell’intestazione della fattura compare la denominazione sociale IOTTY S.r.l. e il segno figurativo sopra indicato.

• Allegato 14: Copia di un ordine acquisto indirizzato alla richiedente dalla società ELE.SI.A. S.p.A. in data 11/05/2016, per la “realizzazione del software di collaudo CPU e RTM Pentium M” per un importo di Euro 41 000.

In data 01/12/2017, la richiedente ha allegato alla sua memoria di replica ulteriore materiale documentale, come segue:

• Allegato 15: Copia dell’ordinanza n. R.G. 13748/2017 emessa dal Tribunale di Brescia in data 12/10/2017.

• Allegato 16: Copia della visura camerale della titolare, costituita in data 26/05/2017.

• Allegato 17: Domanda di trasferimento della titolarità del MUE contestato dal Sig. Edoardo Cesari alla titolare.

• Allegato 18: Estratti dal codice civile italiano in merito agli articoli 2563, 2564 e 2598.

• Allegato 19: Copia di una dichiarazione rilasciata da un rappresentante del “Technology Hub” nella quale si attesta che la richiedente ha partecipato all’evento dal 7 al 9 giugno 2016. La dichiarazione contiene un elenco della rassegna stampa nella quale la fiera è stata promossa.

• Allegato 20: Copia del modulo di richiesta di ammissione al “Progetto Incubatore d’impresa” firmato dal Dott. Luca Sala in qualità di legale rappresentante della richiedente in data 09/12/2015.

• Allegati 21: Copia di una dichiarazione rilasciata in data 06/10/2017 dal presidente della SMAU (Salone Internazionale dell’innovazione per le imprese e gli enti locali) nella quale si attesta che la richiedente ha richiesto la partecipazione all’evento nel febbraio 2016. Si conferma inoltre che la richiedente ha vinto il premio Lamarck e che l’evento (tenutosi il 25-27 ottobre 2016) ha visto la partecipazione di oltre 30 000 tra imprese, enti locali e investitori internazionali.

• Allegato 22: Estratto dal sito web www.smau.it contenente una presentazione della richiedente.

• Allegato 23: Copia di un documento rilasciato dall’ufficio stampa della SMAU nel quale si forniscono informazioni sull’evento del 2016 e si citano i nomi delle imprese partecipanti, tra cui la richiedente.

• Allegato 23.1: Estratto dal sito web www.smau.it contenenti dati inerenti alla fiera del 2016, tra cui il numero di visitatori (50 000) e di start-up (500). Non vi sono riferimenti ai segni anteriori.

• Allegato 23.2: Rassegna stampa estratta dal sito web www.smau.it contenente aggiornamenti sull’evento del 2016 e una lista di mezzi di comunicazione (quotidiani online, reti televisive e radiofoniche) nei quali l’evento è stato promosso. Non vi sono riferimenti ai segni anteriori.

• Allegato 24: Copia di articolo del 25/01/2017 pubblicato sul sito web www.startupmagazine.it contenente vari riferimenti alla SMAU 2016, tra i quali la startup vincitrice del premio Lamarck, ovvero la richiedente per il suo progetto “Maint 4.0” basato sull’uso di smart glasses da parte di operatori impegnati in manutenzioni industriali.

• Allegato 25: Copia di un articolo (non datato) pubblicato su “La Rassegna” inerente alla vittoria del premio Lamarck da parte della richiedente.

• Allegato 26: Copia di un articolo (non datato) “Il marketing ai tempi dell’IoT” pubblicato su “Frontiere tecnologiche” contenente un’intervista a Claudio Magnani della richiedente.

• Allegato 27: Estratto dal sito web www.senaf.it contenente un elenco della rassegna stampa di Technology Hub 2016. Non vi sono riferimenti ai segni anteriori.

• Allegato da 28 a 38: Copia di articoli pubblicati sul “Giornale di Sicilia” (22/07/2016), “Giornale dei Piemonte” (13/04/2016), “Il Sole 24 Ore” (18/06/2016), “La Repubblica” (09/06/2016), “Periodico Automazione Industriale” (12/2015), “Platinum Il sole 24 ore” (06/2016), sui siti web ‘ansa.it’ (24/05/2016), ‘corriereinnovazione.corriere.it’, e ‘rainews.it’, nei quali si fa riferimento alla fiera “Technology Hub” organizzata da SENAF dal 7 al 9 giugno 2016. Non vi sono riferimenti ai segni anteriori.

• Allegato 39: Copia del contratto siglato il 14/01/2016 tra la Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. e il Dott. Luca Saba in qualità di rappresentante della richiedente, per “la fruizione dei servizi dell’incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo”

Come rilevato supra, la condizione che prevede l’utilizzazione nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale, senza il quale i segni in questione non potranno godere di alcuna protezione dalla registrazione di un marchio dell’Unione Europea, indipendentemente dai requisiti da soddisfare conformemente alla legislazione nazionale al fine di acquisire diritti esclusivi.

Il Tribunale ha stabilito che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (24/03/2009, T-318/06 e T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Nella fattispecie, la Divisione di Annullamento ritiene che la documentazione della richiedente non sia in grado di dimostrare che il marchio non registrato “IOTTY”, il nome commerciale e la denominazione sociale “IOTTY S.r.l.” e il nome di dominio ‘iotty.it’ siano stati utilizzati in ottemperanza a quanto prescritto dalla disposizione regolamentare invocata. Difatti, benché le prove indichino che la richiedente abbia svolto attività nell’ambito del settore digitale e che tali attività siano state promosse presso manifestazioni fieristiche e a mezzo stampa nei mesi immediatamente precedenti e successivi alla data di deposito del MUE contestato, tale circostanza di per sé non è sufficiente a provare che i segni invocati siano stati concretamente oggetto di un uso non puramente locale in relazione ai prodotti e servizi invocati. In particolare, si rileva che la documentazione addotta dalla richiedente è insufficiente sotto il profilo dell’estensione geografica e della portata economica dell’uso dei segni.

Dai documenti prodotti emerge che, al momento della richiesta di registrazione del MUE contestato (08/06/2017), la IOTTY S.r.l. (denominazione e nome commerciale della richiedente) era stata costituita da quasi sette mesi (12/11/2015) (allegato 1) nell’ambito dell’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo (allegati 20 e 39) per la produzione di software, in particolare nell’applicazione del cosiddetto internet of things (o internet delle cose) (allegati 4 e 5). Gli articoli di giornale presentati mostrano che la richiedente si è impegnata in progetti nel settore digitale, tra i quali un sistema di dosaggio di profumo nell’ambiente, un segway dotato di sensori in grado di mappare le barriere architettoniche presenti in un certo territorio (progetto “Goletta Lilla”) e un modello di smart glasses capaci di guidare gli operai nella manutenzione dei macchinari (progetto “MAINT 4.0”) (allegati 6, 6.1 e 24). Tuttavia, l’unico riferimento documentale in grado di anteporre lo sviluppo di tali progetti al deposito del MUE contestato è l’articolo pubblicato su “L’Eco di Bergamo” nel maggio 2016, nel quale si riporta il contenuto del progetto “Goletta Lilla”. Dagli atti, inoltre, si evince che la richiedente ha partecipato alle fiere di settore Technolgy Hub e SMAU, tenutesi, rispettivamente, dal 6 al 9 giugno 2016 e dal 25 al 27 ottobre 2016 a Milano (allegati 3, 4, 19, 21, 22, 23 e 25). Ciononostante, la presenza della richiedente alla fiera SMAU, benché valorizzata dalla vittoria del premio denominato Lamarck, non può fornire indicazione particolarmente rilevanti circa l’uso dei segni nel periodo rilevante, in quanto successiva di almeno quattro mesi alla data di deposito del marchio della titolare. La circostanza che la richiedente abbia inviato la richiesta di partecipare all’evento nel febbraio 2016 (allegato 21) non è significativa poiché non implica un uso dei segni nel mercato.

Premesso che la visura camerale della IOTTY S.r.l. e il certificato Whois del nome di dominio ‘iotty.it’ (allegati 1 e 2) non provano in alcun modo che i segni in esame siano stati concretamente utilizzati, le uniche prove che si collocano nell’arco temporale rilevante sono sei fatture (benché la fattura n. 7/2016 riporti una data leggermente successiva all’08/06/2017), un ordine di acquisto e i succitati documenti che attestano la partecipazione alla fiera Technology Hub, lo sviluppo del progetto “Goletta Lilla” e l’adesione all’Incubatore d’Impresa di Bergamo.

Come osservato dalla titolare, le fatture n. 3/2015 e n. 4/2016 (allegati 8 e 12) sono state emesse a nome della società Teknet S.r.l., società che detiene quote della richiedente, come risulta dalla visura camerale e dall’articolo depositato come allegato 5. A tal riguardo, si rileva che l’uso di un segno deve essere fatto pubblicamente, ossia deve essere esterno e manifestato ai clienti reali o potenziali dei prodotti o servizi. L’uso limitato alla sfera privata o di natura meramente interna a una società o a un gruppo di società non costituisce un uso effettivo (sentenze del 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). Posto che i servizi descritti nelle fatture di cui sopra sono stati offerti ad una società detenente quote della medesima richiedente, l’uso del segno per tali servizi non può essere considerato un uso esterno nel mercato. Le fatture n. 1/2016 e n. 2/2016 (allegati 9 e 10) attestano la vendita di tre “moduli HVC”, la cui natura, tuttavia, non è chiara, posto che la richiedente non ha provveduto a spiegare di che tipo di prodotti o servizi trattasi. La fattura n. 7/2016 (allegato 13), la cui data di emissione, come detto, segue di poco il deposito del MUE contestato, riguarda l’offerta di servizi di formazione ad una società tedesca, i quali non rientrano nelle attività rivendicate dalla richiedente a sostegno del presente procedimento e in conflitto con i prodotti e servizi della titolare. La fattura n. 3/2016 (allegato 11) indirizzata ad una società della provincia bresciana per lo sviluppo di un firmware è l’unico documento attestante un uso per i servizi invocati nel periodo rilevante. Tuttavia, in mancanza di ulteriori prove circa la portata economica dell’uso dei segni, tale fattura, di per sé, è insufficiente a dimostrare un uso non meramente locale nel mercato. Per completezza, per quanto concerne l’ordine indirizzato alla richiedente (allegato 14), esso non dimostra alcuna tipo di commercializzazione di prodotti e servizi da parte di quest’ultima.

In merito agli articoli di giornale, oltre al fatto che solo uno di essi, come già menzionato, è stato pubblicato nel periodo rilevante, si tratta di pubblicazioni che coprono un territorio limitato alla provincia di Bergamo e che attestano, in via generale, l’esistenza della richiedente senza tuttavia fornire informazioni circostanziate circa la portata economica della sua attività nel settore digitale.

Fatto salvo quanto detto sull’irrilevanza, sotto il profilo temporale, della partecipazione alla fiera SMAU, i vari riferimenti presentati dalla richiedente sulla “Technology Hub” forniscono informazioni sulla diffusione della manifestazione stessa (allegati da 27 a 38), senza tuttavia contenere indicazioni in merito all’uso dei segni rilevanti. Il fatto che la richiedente sia stata presente ad un evento noto nel settore di riferimento è sicuramente un fattore da considerare, ma non in grado di fornire elementi circa l’intensità dell’uso dei segni senza adeguata documentazione a supporto che possa fornire dati quantitativi circa il loro utilizzo.

Alla luce di quanto sopra, nel complesso, le prove agli atti mostrano che, nei sette mesi precedenti al deposito della domanda di registrazione del MUE contestato, la richiedente aveva già costituito la propria società e iniziato a intraprendere attività nel settore di riferimento nell’area delimitata dalle provincie di Bergamo e Brescia, distanti tra loro circa 50 Km. Malgrado ciò, tuttavia, la richiedente non ha addotto sufficienti elementi che consentano di attestare la diffusione dei segni tra i consumatori, né i suoi rapporti commerciali al di fuori del territorio summenzionato. La richiedente non ha dimostrato di aver compiuto un’attività commerciale intensa e significativa di portata non meramente locale per un arco temporale significativo.

Dalla giurisprudenza sopra citata, risulta che per poter impedire la registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione, o analogamente della domanda di nullità, deve essere effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nella normale prassi commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato di estensione diversa dalla locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).

Ebbene, le prove presentate dalla richiedente non sono sufficienti a soddisfare tali condizioni.

Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che i diritti anteriori invocati dalla richiedente non sono stati utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Poiché le condizioni poste da quest’articolo sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità sia respinta (24/03/2009, T 318/06 - T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 47), il motivo di nullità dedotto dalla richiedente deve essere respinto.

In virtù di tutto quanto sopra, la domanda di annullamento deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare del marchio dell’Unione Europea nel corso di tali procedimenti.

Secondo l’articolo 109, paragrafo 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare alla titolare del marchio dell’Unione Europea sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Pierluigi M. VILLANI

Jessica LEWIS

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.