ANNULLAMENTO N. 14 876 C (NULLITÀ)

VI.V.O. Agricola S.r.l., Via Arzeri 35, 31040 Salgareda (TV), Italia (richiedente), rappresentata da De Gaspari Osgnach S.r.l., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

R.T.C.I. S.r.l., Via degli Alpini, 18, 31040 Chiarano (TV), Italia (titolare), rappresentata da D'Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2019, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione Europea n. 15 689 516 è dichiarato interamente nullo

3. La titolare del MUE sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 26/04/2017, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 15 689 516 (nel prosieguo “il MUE contestato”), depositato il 25/07/2016, registrato il 05/12/2016 e rivendicante una priorità italiana (n. 302 016 000 050 687) del 18/05/2016, per il seguente segno figurativo:

La domanda è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di bevande alcoliche (escluse le birre), all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

La richiesta si basa sui seguenti diritti anteriori:

• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 682 268 “VILLA GRANDA” (marchio verbale), depositato il 28/02/2012 e registrato il 15/11/2013, a nome di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 14 666 259, depositato il 12/10/2015 e registrato il 19/02/2016, a nome di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., per il seguente segno figurativo:

• Registrazione di marchio italiano n. 1 522 415 “VILLA GRANDA”, depositato il 31/01/2012 e registrato il 20/12/2012 al n. 302 012 902 018 539, a nome di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 26/04/2017, la richiedente presenta la domanda di nullità in esame alla quale allega le seguenti osservazioni:

• Nel caso di specie, la richiedente è legittimata a procedere nei confronti del MUE contestato in quanto licenziataria esclusiva di marchi anteriori di titolarità di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., con la quale è stato concluso un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto la produzione, imbottigliamento e il commercio di vini (Atto Notarile n. 987 SIT del 28/07/2016). Il contratto include una licenza esclusiva di una serie di marchi, tra cui le registrazioni invocate a sostegno del presente procedimento. In base al contratto l’affittuaria/licenziataria (la richiedente) è legittimata ad adottare, a propria cura e spese, ogni iniziativa necessaria a tutelare i segni distintivi oggetto di licenza. La predetta licenza esclusiva è stata opportunamente trascritta, con riferimento al marchio anteriore italiano presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 02/02/2017. Con riferimento al marchio anteriore dell’UE, analoga procedura di registrazione della licenza è stata avviata il 02/02/2017 ed è in attesa di essere completata presso l’EUIPO a seguito dell’istanza di rettifica del 20/04/2017. Si allega inoltre uno scambio di e-mail concluso il 12/04/2017 nel quale il legale dell’Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. conferma l’autorizzazione alla richiedente a intraprendere tutte le iniziative dirette a far valere la nullità del MUE contestato.

• Quanto al rischio di confusione tra i marchi in conflitto, essi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, posto che condividono la dicitura “VILLA GRANDA”. Tenuto conto che i prodotti e servizi in esame sono identici e simili, è inevitabile concludere per la sussistenza di un rischio di confusione, che include un rischio di associazione, sul mercato dell’Unione Europea in relazione a tutti i prodotti e servizi contestati.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegati 1: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

Allegati 2 e 3: Copia dei certificati di registrazione dei marchi anteriori dell’Unione Europea n. 10 682 268 e n. 14 666 259 in capo ad Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

Allegati 4 e 5: Copia del certificato di registrazione del marchio anteriore italiano n. 302 012 902 018 539 e di relativi documenti relativi alla sua titolarità in capo ad Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. e alla trascrizione di licenza esclusiva a favore della richiedente.

Allegato 6: Copia dell’istanza di trascrizione n. 602017000011649 depositata dalla richiedente presso l’UIBM in data 02/02/2017 per la licenza esclusiva concessa alla stessa richiedente in relazione, tra gli altri, al marchio italiano n. 302 012 902 018 539.

Allegato 7: Copia di una comunicazione inviata dalla richiedente all’Ufficio in data 20/04/2017 in merito ad un errore avvenuto nell’istanza trascrizione depositata in data 02/02/2017, nella quale veniva indicata come licenziataria esclusiva del marchio anteriore dell’UE la società VI.V.O. Cantine S.A.C. anziché la richiedente (VI.V.O. Agricola S.r.l.).

Allegato 8: Estratti estrapolati dal contratto di ramo di affitto di azienda concluso tra Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. e la richiedente in data 28/07/2016.

Allegato 9: Copia di una corrispondenza per e-mail del 12/04/2017 con il quale il legale rappresentante di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. conferma la volontà della titolare dei marchi anteriori di autorizzare la richiedente a procedere avverso il MUE contestato.

In data 20/06/2017, la richiedente informa che la procedura di registrazione della licenza esclusiva del marchio anteriore dell’UE si è conclusa in data 29/05/2017 e produce la relativa notifica ricevuta dall’Ufficio (Allegato 10).

Dopo una richiesta di proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, la titolare risponde in data 31/10/2017 presentando le seguenti osservazioni:

• La richiedente ha fornito documenti con parti omesse e/o cancellate che non consentono di valutarne complessivamente il valore probatorio, impedendo così il rispetto del contraddittorio. Tali allegati, pertanto, non possono essere presi in considerazione e, dunque, non possono dimostrare che la richiedente ha ottenuto l’autorizzazione ad invocare i marchi anteriori da parte della loro legittima titolare. La domanda di nullità è irricevibile e deve essere rigettata.

• Dalla documentazione fornita risulta che il marchio anteriore italiano è intestato alla società Azienda Agricola Vigna Dogarina SAS di Tonus Guido & C. e non all’azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.; inoltre, i documenti presentati dalla richiedente indicano che è stata registrata a suo nome una licenza per i marchi anteriori dell’UE solo dopo l’avvio del presente procedimento, con la conseguenza che alla data di deposito dell’azione nullità in esame il contratto di licenza dei marchi non era iscritto a favore della richiedente.

• In merito al deposito del MUE contestato, si rileva che la titolare è una società costituita nel 2011 per il commercio all’ingrosso di vino, la cui sede sociale, sino al 04/07/2016, è stata la medesima di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. Inoltre, la sig.ra Romina Tonus, amministratrice della titolare, è stata consigliere di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., nella quale ha anche svolto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

• Dal 2011 la titolare e Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. hanno operato, con reciproco consenso, nel settore del vino con il marchio “VILLA GRANDA”. Nel periodo 2011-2016 la titolare ha stipulato una serie di contratti di fornitura aventi ad oggetto vini a marchio, tra gli altri, “VILLA GRANDA”. Nel gennaio 2014 e 2015 la titolare ha sottoscritto due contratti di licenza con la stessa Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., per i quali, la titolare, in qualità di proprietaria del marchio “VILLA GRANDA” concedeva ad Azienda Vigna Dogarina S.r.l. “..la licenza d’uso del marchio descritto in premessa in esclusiva..”. Pertanto, è chiaro che Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. fosse a conoscenza del deposito del MUE contestato e avesse acconsentito a tale deposito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, RMUE. Tuttavia, a seguito di successivi disaccordi, con lettera del 21/06/2016, la titolare ha diffidato Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. dall’uso del segno “VILLA GRANDA” presentando anche denuncia presso il Comando Carabinieri di Treviso in data 05/07/2016.

• La titolare invoca, inoltre, la preclusione per tolleranza di cui all’articolo 61 RMUE, in quanto essa ha esercitato legittimamente la propria attività contraddistinta dal segno “VILLA GRANDA” nel territorio dell’Unione Europea, senza alcuna restrizione, per un periodo uguale o superiore a cinque anni.

• In merito al rischio di confusione, in segni in conflitto, nel complesso, non sono simili in virtù dei rispettivi elementi differenzianti e della limitata capacità distintiva dell’espressione “VILLA GRANDA”.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare del MUE ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Visura camerale della società Cantine Viticoltori Veneto Orientale Società Agricola Cooperativa - in forma abbreviata VI.V.O. Cantine S.A.C.

Doc. 2: Visura camerale della società Viticoltori Veneto Orientale Aziende Agricole S.r.l. - in sigla VI.V.O. Agricola S.r.l.

Doc. 3: Visura camerale della titolare (RTCI S.r.l.), costituita nel 2011 e i cui amministratori sono Ivano Camilotto e Romina Tonus.

Doc. 4: Visura camerale di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., costituita nel 1984. Dalla visura risulta la fusione per incorporazione avvenuta con l’Azienda Agricola Vigna Dogarina S.A.S. di Tonus Guido & C. nel 2010; la visura inoltre indica che è stato concluso con la richiedente un contrato di affitto di ramo d’azienda in data 28/07/2016.

Doc. 5: Estratto da un verbale inerente alle decisioni degli amministratori di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l., nel quale vengono indicati Romina Tomus e Guido Tomus quali presidente e consigliere della società.

Doc. 6: Copia di contratti di fornitura del 05/10/2011 (con scadenza al 31/10/2012) fra la titolare e la società lussemburghese Global Distribution nelle cui premesse è specificato che la titolare (la “fornitrice”) si occupa della commercializzazione di vini a marchio “Dogarina”, “Vigna Dogarina” e “Villa Granda”.

Doc. 7: Copia di una scrittura privata del 15/06/2016 fra la titolare e la società inglese G.T. Distribution LTD per la diffusione pubblicitaria dei marchi “Dogarina”, “Villa Granda”, “G&G”, “Terre di Guido” e “Campomagno”.

Doc. 8: Copia di una scrittura privata del 28/11/2016 fra la titolare e la società inglese G.T. Distribution LTD, per la diffusione pubblicitaria dei marchi “Dogarina”, “Villa Granda”, “G&G”, “Terre di Guido”, “Campomagno” e “Golden Grape”, indicati quali marchi di proprietà della titolare.

Doc. 9 e 10: Estratti da Internet contenenti risultati di una ricerca su “Google” per le diciture “villa e “villa granda”.

Doc. 11: Copia di un contratto di licenza del 15/01/2014 tra la titolare e Azienda Vigna Dogarina S.r.l., per il quale la prima concedeva alla seconda l’uso dei marchi “Dogarina” e “Vigna Granda” sino al 31/12/2014.

Doc. 12: Copia di un contratto di licenza del 12/01/2015 tra la titolare e Azienda Vigna Dogarina S.r.l., per il quale la prima concedeva alla seconda l’uso dei marchi “Dogarina” e “Vigna Granda” sino al 31/12/2015.

Doc. 13: Copia di un contratto di licenza del 03/05/2016 tra la titolare e Azienda Vigna Dogarina S.r.l., per il quale la prima concedeva alla seconda l’uso del marchio registrato “Golden Grape” sino al 31/12/2016.

Doc. 14: Copia di un contratto di licenza del 01/08/2014 tra la titolare e Vigna Dogarina S.r.l., con il quale la prima concedeva alla seconda l’uso dei marchio registrato G&G sino al 31/12/2015.

Doc. 15: Copia di una lettera di diffida del 21/06/2016 inviata dal legale della titolare all’Azienda Vigna Dogarina S.r.l.

Doc. 15bis: Copia di un decreto di perquisizione del 24/08/2016 emesso dalla Procura della Repubblica nel procedimento n. 5161/16 nei confronti di Guido Tonus e Lara Tonus di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. in relazione all’asserita contraffazione dei marchi “Dogarina Campodipietra”, “Dogarina”, “Villa Granda”, “G&G”, “Campomagno” e “Golden Grape”.

Doc. 16: Immagini di prodotti a marchio “VILLA GRANDA”.

Doc. 17: Copia di una lettera del 05/10/2017 firmata da Romina Tonus e indirizzata all’Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. in merito alle quote di capitale da lei detenute nella società.

Doc. 18: Copia di rassegna stampa del periodo 2011-2014 dal cui contenuto risulta la Sig.ra Romina Tonus quale direttore generale di Azienda Vigna Dogarina S.r.l.

Doc. 19: Copia di una fattura del 05/05/2016 emessa dalla titolare all’Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. in merito a “Royalties attive su marchi G&G - DOGARINA dall’01/07/2015 al 30/04/2016 e Royalties attive su marchi Golden Grape - Villa Granda dall’01/11/2015 al 30/04/2016 come da contratti di licenza d’uso marchio”.

Doc. 20: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

Doc. 21: Copia del certificato di deposito di registrazione del marchio italiano figurativo n. 302 016 000 050 687 “VILLA GRANDA” presentato dalla titolare in data 18/05/2016.

Doc. 22: Copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. siglato in data 21/07/2016 relativo alla discussione della proposta di affitto del ramo d’azienda della stessa azienda alla società “Viticoltori Veneto Orientale Aziende Agricole S.r.l.” (la richiedente).

Doc. 23: Copia di ricerca di marchi comprendenti l’elemento verbale “villa”.

Doc. 24: Copia di ricerca sul motore di ricerca “Google” per l’uso dell’espressione “Granda” in Veneto.

Doc. 25: Copia di ricerca di marchi comprendenti gli elementi verbali “villa” e “grande”.

Doc. 25bis: Un articolo nel quale viene usato il termine “GRANDA” in dialetto veneto.

Dopo aver richiesto e ottenuto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, la richiedente risponde in data 23/03/2018 presentando i seguenti argomenti:

• Ad ulteriore conferma della legittimazione della richiedente ad agire sulla base dei marchi anteriori, Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. ha rilasciato in data 16/10/2017 una dichiarazione secondo cui “VIVO è autorizzata e pienamente legittimata ad agire per far valere i diritti derivanti dai Segni Distintivi oggetto del Contratto nei confronti di terzi e, in particolare, ad avviare e proseguire tutte le procedure amministrative” tra le quali la presente azione di nullità. Si ribadisce, inoltre, che tutte le registrazioni anteriori qui azionate sono di titolarità di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. e sono concesse in licenza esclusiva alla richiedente.

• Quanto all’asserita inammissibilità degli allegati 3bis e 6 sostenuta dalla titolare, si rileva che la richiedente si è semplicemente limitata ad oscurare informazioni e dettagli che sono del tutto irrilevanti, adottando la prassi dell’Ufficio che consente al richiedente di “(…) produrre le prove in modo tale da evitare di rivelare parti del documento o delle informazioni che considera riservate, nella misura in cui le parti del documento presentato contengono le informazioni in questione”.

• Sebbene la titolare richiami l’articolo 60, paragrafo 3, RMUE, Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. non hai mai rilasciato alcun consenso al deposito del MUE contestato. Il fatto che la Sig.ra Romina Tonus sia stata consigliere di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. e sia poi divenuta amministratore della titolare non dimostra il contrario. Inoltre, i contratti di fornitura fra la titolare e società straniere non provano alcuna titolarità dei marchi “Dogarina” in capo alla titolare, posto che negli stessi è specificato che “la consegna dei vini, avverrà presso la cantina della società produttrice ed imbottigliatrice dei vini stessi Azienda Agricola Vigna Dogarina Sas di Tonus Guido & C. (…)”, poi divenuta Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

• Quanto ai “contratti di licenza d’uso di marchio” fra la titolare e Azienda Vigna Dogarina S.r.l., si tratta di documenti vaghi e imprecisi, che non identificano alcuna registrazione di marchio e si riferiscono a un periodo anteriore al deposito del MUE contestato. Il loro valore probatorio è dubbio ed entrambi sono oggetto di un’azione giudiziale recentemente avviata da Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. dinanzi il Tribunale di Venezia.

• Per quanto concerne la denuncia riferita dalla titolare, si rileva che il relativo procedimento penale è stato archiviato con provvedimento del 09/11/2016 a seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Treviso in quanto all’esito dell’investigazione e sulla base degli atti del fascicolo non risultavano acquisiti elementi concreti a supportare l’accusa. È dunque documentato che la denuncia presentato dal sig. Camilotto (amministratore della titolare) è caduta nel vuoto.

• La titolare invoca altresì l’applicabilità nel caso in esame la preclusione per tolleranza di cui all’articolo 61 RMUE. Tuttavia, il periodo minimo necessario richiesto per applicare tale norma non è decorso, dal momento che la domanda di nullità è stata presentata all’Ufficio in data 26/04/2017, mentre il MUE contestato è stato registrato il 05/12/2016.

• Per quanto concerne la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in esame, si richiama quanto già argomentato nella memoria precedente.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 11: Copia di un documento denominato “Conferma di autorizzazione ad agire per la tutela dei Segni Distintivi oggetto del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda del 28 luglio 2016” firmato da Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

Allegato 12: Copia dell’istanza di trascrizione depositata presso l’UIBM in data 23/01/2017 per la cessione inter alia del marchio anteriore italiano a seguito della fusione per incorporazione di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.A.S. di Tonus Guido & C. in Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.; la richiedente ha inoltre fornito la ricevuta dell’istanza rilasciata dall’UIBM.

Allegato 13: Estratto dal database UIBM nel quale risulta che il marchio anteriore italiano è a nome di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

Allegato 14: Copia dell’Atto di citazione promosso di fronte al Tribunale di Venezia da parte di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. nei confronti di R.T.C.I. S.r.l. (la titolare) in data 15/03/2018.

Allegato 15: Decreto di archiviazione ex articolo 409 Codice di procedura penale emesso dal Tribunale di Treviso in relazione alla denuncia presentata dal Sig. Camilotto della titolare nei confronti di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

Allegato 16: Copia di una lettera di diffida del 07/03/2017 inviata dalla richiedente alla titolare.

In data 10/04/2018 le osservazioni e la prova dell’uso presentate dalla richiedente venivano trasmesse alla titolare con l’invito a depositare un’eventuale controreplica entro il termine dell’15/06/2018. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 25/06/2018 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

RILIEVI PRELIMINARI SULLE ECCEZIONI SOLLEVATE DALLA TITOLARE

Sulla legittimazione della richiedente ad agire

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che la presente domanda di nullità dovrebbe essere respinta poiché la richiedente non sarebbe legittimata ad agire sulla base dei marchi anteriori invocati, i quali risultano registrati a nome della società Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. A sua detta, la documentazione fornita non è sufficiente ad attestare che la richiedente, in qualità di licenziataria, abbia ottenuto l’autorizzazione ad agire da parte della legittima titolare delle registrazioni anteriori.

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), RMUE, nei casi definiti all'articolo 60, paragrafo 1, RMUE, una domanda di nullità del marchio dell’Unione Europea può essere presentata all'Ufficio dalle persone di cui all'articolo 46, paragrafo 1 RMUE, vale a dire dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, RMUE.

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), REMUE, dispone che se una domanda di nullità relativa viene presentata da un licenziatario essa deve contenere un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.

Nella fattispecie, la richiedente ha posto a fondamento della presente azione di nullità il marchi dell’Unione Europea n. 10 682 268 e 14 666 259 e il marchio italiano
n. 302 012 902 018 539 ed ha indicato nel modulo di domanda di nullità di agire in qualità di licenziatario autorizzato. I certificati di registrazione allegati alla domanda mostrano che Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. è titolare dei diritti anteriori invocati dalla richiedente. Da quanto è dato inferire dal contenuto del contratto di affitto di ramo d’azienda presentato dalla richiedente (allegato 8), si evince che in data 28/07/2016 Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. ha concesso alla richiedente inter alia il diritto di utilizzare in via esclusiva i segni distintivi di cui all’allegato 2.3 del contratto, che elenca, tra gli altri, i marchi anteriori invocati a base del presente procedimento. L’articolo 2, paragrafo 9, del contratto dispone che l’affittuaria (la richiedente) “sarà altresì legittimata ad adottare, a propria cura e spese ogni iniziativa, anche d’urgenza, necessaria od opportuna a tutelare i Segni Distintivi”. La richiedente ha inoltre presentato copia di una corrispondenza per e-mail risalente al 12/04/2017 (allegato 9), nella quale il legale rappresentante di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. ha confermato l’autorizzazione concessa dalla sua assistita alla richiedente ad azionare i marchi anteriori quali diritti a fondamento del presente procedimento avverso il MUE contestato. Ulteriore conferma è stata esibita con il documento denominato “Conferma di autorizzazione ad agire per la tutela dei Segni Distintivi oggetto del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda del 28 luglio 2016” firmato ancora da Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (Allegato 11).

Alla luce della documentazione presentata dalla richiedente, la Divisione di Annullamento ritiene che la richiedente ha fornito indicazioni sufficienti a comprovare il suo rapporto di licenza con Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. e di essere da questa autorizzata a esercitare il diritto di difesa dei marchi anteriori “VILLA GRANDA”. Pertanto, l’eccezione sollevata della titolare non merita accoglimento.

Per completezza, si osserva che tale conclusione non può essere alterata dagli ulteriori argomenti presentati dalla titolare e illustrati nel paragrafo precedente dedicato alla “Sintesi degli argomenti delle parti”.

In primo luogo, il fatto che la richiedente abbia fornito solo estratti degli allegati 8 e 9 non incide sulla loro valore probatorio, in quanto è legittimo che essa non desideri divulgare tutti le informazioni riservate sui diritti di licenza acquisiti, sui termini e condizioni del contratto di affitto di ramo d’azienda concluso con Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. In questi casi, in effetti, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché siano identificate le parti contraenti, i marchi oggetto di una licenza (o di affitto in questo caso) e siano presenti le firme di entrambe le parti. Posto che tali elementi sono presenti nella documentazione agli atti, non vi è motivo per non tenerne conto.

In secondo luogo, i certificati di registrazione dei marchi anteriori e gli ulteriori documenti ad essi relativi (i.e. istanze e certificati di trascrizione) attestano chiaramente che Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. è titolare dei suddetti marchi e che la licenza d’uso (o affitto) concessa alla richiedente è stata debitamente trascritta presso l’EUIPO e presso l’UIBM. Ad ogni modo, occorre altresì rammentare che il RMUE non pone alcun obbligo in capo al licenziante o al licenziatario di iscrivere una licenza nel registro e che, pertanto, il licenziatario può agire sulla base del marchio oggetto di licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro, purché, come già ricordato, presenti debita prova di agire in qualità di licenziatario autorizzato dal titolare del marchio invocato.

Sul consenso alla registrazione

Nella sua memoria, la titolare sostiene che essa e Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (proprietaria dei marchi anteriori) hanno utilizzato con reciproco consenso marchi “VILLA GRANDA” per vini tra il 2011 e il 2016. La titolare presenta contratti stipulati con terzi e con Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. (Doc. da 6 a 14), sulla base dei quali, a sua detta, quest’ultima avrebbe riconosciuto la titolarità dei segni “VILLA GRANDA” in capo a R.T.C.I. S.r.l. (la titolare). La stessa titolare inoltre osserva che al momento del deposito del MUE contestato (e del deposito della registrazione italiana sulla quale è stata invocato un diritto di priorità) la Sig.ra Romina Tonus, amministratrice della titolare, sedeva anche nel consiglio di amministrazione di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. Tali circostanze, a sua detta, dimostrerebbero che Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. fosse a conoscenza del deposito del MUE contestato e che avesse acconsentito a tale deposito ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, RMUE.

Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa e non è meritevole di accoglimento.

In virtù dell’articolo 60, paragrafo 3, RMUE, il marchio dell’Unione Europea non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto anteriore dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

Nel caso di specie, premesso che la titolare non ha fornito alcun materiale documentale atto a comprovare una coesistenza quale quella rivendicata nel mercato dei territori rilevanti (vale a dire l’Unione Europea e l’Italia), si rileva in primo luogo, che la coesistenza pacifica dei marchi sul mercato non può sostituire il «consenso espresso» del titolare del diritto ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, RMUE.

Ebbene, l’elemento di prova del consenso espressamente dato deve consistere in una dichiarazione (e non in una condotta). Inoltre, il consenso deve essere «espresso», e non implicito né presunto, come erroneamente addotto dalla titolare (decisione del 23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., punto 46).

Senza dover entrare nel merito della questione della validità dei contratti presentati dalla titolare (Doc. 14 e 15), i quali tra l’altro non menzionano esplicitamente il MUE contestato, è sufficiente rilevare che nessuno dei documenti agli atti dimostra che la legittima titolare dei marchi anteriori abbia acconsentito al deposito del MUE contestato. In mancanza di una dichiarazione esplicita rilasciata dalla titolare dei marchi anteriori neppure la circostanza che la Sig.ra Romina Tonus sia stata allo stesso tempo amministratrice della titolare e di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l. non implica che quest’ultima abbia acconsentito alla registrazione della domanda di marchio dell’Unione Europea.

Tenuto conto di tali elementi, l’eccezione di cui all’articolo 60, paragrafo 3, RMUE non può operare, né tantomeno gli accordi sopra citati possono avere un impatto nel presente procedimento.

Sulla preclusione per tolleranza

La titolare ha avanzato anche l’argomento della preclusione per tolleranza, adducendo, in sostanza, che il marchio “VILLA GRANDA” sarebbe stato usato nel territorio dell’Unione Europea per oltre cinque anni consecutivi nella consapevolezza e acquiescenza della richiedente e di Azienda Agricola Vigna Dogarina S.r.l.

Anche in questo caso la lettera della norma permette di confutare la bontà della tesi della titolare.

Secondo l’articolo 61 RMUE, il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

Tale norma può unicamente essere invocata se, alla data della proposizione della domanda di nullità, il MUE contestato sia registrato da oltre cinque anni. Tale circostanza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie, poiché la registrazione contestata è stata concessa in data 05/12/2016, mentre la domanda di nullità è stata avanzata in data 26/04/2017.

L’articolo 61 RMUE si riferisce, infatti, alla tolleranza, per cinque anni consecutivi, dell’uso di un marchio dell’UE. Poiché il marchio dell’UE si acquisisce con la registrazione, ai fini dell’applicazione di detta norma, l’uso di un segno quale marchio dell’UE (e, conseguentemente, la tolleranza di detto uso) non può tecnicamente avere inizio prima della data di registrazione del medesimo. Pertanto, poiché sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del segno contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, e l’utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, nel caso di specie non ricorrono i presupposti oggettivi per l’applicazione dell’articolo 61 RMUE.

Alla luce di quanto sopra, il motivo basato sull’articolo 61 RMUE avanzato dalla titolare risulta infondato.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di marchio figurativo dell’Unione Europea n. 14 666 259.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di bevande alcoliche (escluse le birre), all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di bevande alcoliche (escluse le birre), all'ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

I marchi in esame coprono i medesimi prodotti e servizi nelle classi 33, 35 e 43. Essi sono, pertanto, identici.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici e simili (in misura lieve) sono sostanzialmente destinati al consumatore medio, ovvero un soggetto che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione comporta che un marchio dell’Unione Europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di nullità contro qualsiasi marchio dell’Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il MUE contestato nullo.

Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, e che le parti risiedono nel territorio italiano, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sula parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza di tale lingua.

Il marchio anteriore è un segno figurativo che comprende la dicitura "VILLA GRANDA" in caratteri stilizzati, ricompresa all’interno di un’etichetta sagomata con una serie di bordi smussati, in cui all’interno figura un disegno floreale di fantasia. Al di sotto dell’etichetta c’è una figura quadrangolare di color nero. Il segno non contiene elementi che possano considerarsi maggiormente dominanti sul piano visivo. Nel merito del carattere distintivo dei suddetti elementi, si rileva che la dicitura "VILLA GRANDA" presenta un gradiente di distintività maggiore rispetto agli ulteriori elementi grafici del marchio la cui connotazione è prettamente ornamentale. Nelle sue osservazioni la titolare adduce che i termini villa e granda sono di uso comune e, pertanto, non particolarmente distintivi. A tal riguardo si rileva che sebbene la parola “villa”, considerata individualmente, possa richiamare la struttura dove vengono elaborati e offerti i prodotti e servizi in questione, la dicitura “VILLA GRANDA” nel complesso non denota alcun riferimento diretto a tali prodotti e servizi. Essa è, pertanto, ritenuta distintiva. Per completezza, si rileva che sebbene il termine “granda” possa essere utilizzata nel dialetto veneto per identificare oggetti di grandi dimensioni, tale accezione non è di uso comune nella gran parte del territorio rilevante, nel quale verrà ragionevolmente percepita quale parola di fantasia.

Il MUE contestato è un segno figurativo, che riproduce anch’esso la dicitura “VILLA GRANDA” all’interno di un’etichetta di forma ovale al cui interno sono presenti elementi grafici ornamentali. Rispetto a tale segno, può concludersi che l’elemento “VILLA GRANDA” è la componente maggiormente distintiva per le medesime conclusioni tratte rispetto al segno anteriore. Allo stesso modo, non vi sono componenti dominanti neppure nel MUE contestato.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i marchi in conflitto coincidono nel rispettivo elemento dotato di maggior capacità distintiva, essi possono ritenersi molti simili sotto l’aspetto visivo, fonetico e concettuale. La circostanza che la dicitura in questione sia collocata all’interno di diverse strutture grafiche, non inficia la forte somiglianza tra i marchi, posto che si tratta di elementi secondari.

In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e fonetiche, i segni a confronto devono ritenersi molto simili, ma non identici. Ne consegue che, malgrado una parziale identità dei prodotti contestati, l'azione deve essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i marchi non sono identici. Ne consegue che l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio deve essere considerato normale.

5. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si è rilevato, in primo luogo, come i prodotti e servizi in conflitto siano identici e che essi siano diretti al grande pubblico, il cui livello di attenzione è medio.

In secondo luogo, si è concluso che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.

In terzo luogo, i segni in conflitto presentano evidenti somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale, tenuto conto che coincidono nel loro elemento maggiormente distintivo, la dicitura “VILLA GRANDA”. Gli elementi di differenza tra i segni, dati dalle rispettive cornici grafiche, non sono sufficienti a diminuire la loro somiglianza complessiva, posto che si tratta di elementi secondari.

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato interamente nullo.

Dal momento che il marchio anteriore dell’UE n. 14 666 259 determina l’esito positivo della domanda e dell’annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dal richiedente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell’Unione Europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo l’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M. BENEDETTI- ALOISI

Pierluigi M. VILLANI

Jessica LEWIS

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.