Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 25/01/2017

ALL STUDIO Viale Venezia, 277 I-33100 Udine ITALIA

Fascicolo nº:	015693518
Vostro riferimento:	shootools260716
Marchio:	SHOOTOOLS
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Shootools di Bortolossi Cristian & C. s.a.s. Borgo San Martino, 28 I-33050 Trivignano Udinese ITALIA

In data 16/08/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 06/10/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La parola SHOOTOOLS sarebbe il risultato di una combinazione meramente suggestiva/evocativa delle parole SHOOT e TOOLS e, quindi dotata di un certo grado di distintività, almeno con riferimento alla gran parte dei prodotti mentre solamente i seguenti prodotti “rientrerebbero pienamente nella definizione dell’esaminatore”: “Dispositivi ottici, miglioratori e correttori di immagini; Regolatori di illuminazione per palcoscenico; Dispositivi d'illuminazione per scattare fotografie; Dispositivi video; Autoscatti [fotografia]; Cineprese; Videocamere; Apparecchi e strumenti fotografici”.

2. I richiami alle sentenze T-311/02 “LIMO”, C-104/00 “DKW”, C-37/03 “BioID” che non sono minimamente attinenti al caso di specie

3. Marchi simili sono già stati registrati dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 9: Dispositivi di navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; dispositivi ottici, miglioratori e correttori di immagini; strumenti, indicatori e regolatori per misurare, investigare e monitorare; apparecchi di controllo bersagli [satellitari]; dispositivi di inseguimento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di inseguimento del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettrici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [ottici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [telescopici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettronici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [satellitari]; apparecchi di controllo bersagli [elettrici]; apparecchi di controllo bersagli [elettronici]; apparecchi di controllo bersagli [ottici]; apparecchi di controllo bersagli [telescopici]; puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; puntatori laser; dispositivi di mira telescopici; puntatori; strumenti d'osservazione; treppiedi per telescopi; mirini giro-stabilizzati; apparecchi di controllo bersagli [ottici]; apparecchi di controllo bersagli [telescopici]; apparecchi e strumenti per astronomia; apparecchi ottici a infrarossi; borse per strumenti ottici; dispositivi di inseguimento del bersaglio [ottici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [ottici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [telescopici]; strumenti a cannocchiale; apparecchio di comando per l'illuminazione; dispositivi di regolazione per lamelle oscuranti [elettrici]; giroscopi di stabilizzazione; regolatori di illuminazione per palcoscenico; strumenti elettronici di controllo della sincronizzazione; apparecchi di controllo visivo; dispositivi di controllo del movimento; dispositivi di rilevamento di oscillazioni; rivelatori di movimento; sensore di movimento; sensori di distanza; sensori di posizione a led; sensori di prossimità; sensori elettroottici; sensori fotoelettrici; sensori luminosi; sensori ottici; sensori per il rilevamento della posizione; sensori per la misura della rotazione; dispositivi d'illuminazione per scattare fotografie; dispositivi video; autoscatti [fotografia]; cineprese; videocamere; custodie per videocamere; supporti per videocamere; dispositivi per la riproduzione di video; apparecchi e strumenti fotografici; astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; apparecchi e strumenti ottici; custodie per articoli ottici; borse per strumenti ottici; astucci per dispositivi ottici..

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 1) si osserva quanto segue.

Con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva sollevata dalla richiedente, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno, per il consumatore di riferimento di lingua inglese, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

L’Ufficio concorda con la richiedente sul fatto che, essendo il marchio in questione composto dagli elementi SHOOT e TOOLS, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso. Tuttavia, la valutazione d’insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un’espressione dotata di distintività sufficiente.

La richiedente ritiene che l’eliminazione della doppia TT sia il risultato della fusione arbitraria delle due parole SHOOT e TOOLS e della conseguente originalità del segno. Quest’argomento non è condivisibile non è condivisibile. Si tratta, infatti, di una modificazione della corretta dicitura che è piuttosto ovvia e banale in commercio. Peraltro, alla lettura del segno, tale irregolarità non viene evidenziata in quanto la pronuncia rimane sostanzialmente identica. Infatti, benché si tratti di una composizione non conforme alle regole della lingua inglese, rimane pur sempre una locuzione sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà. Si tratta infatti di una combinazione banale dei due elementi e piuttosto comune in commercio. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la dicitura SHOOTOOLS, benché non grammaticalmente corretta non è verosimilmente percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Tuttavia, la richiedente sostiene che il segno sia dotato nel suo insieme di distintività in quanto arbitrario con relazione alla maggior parte dei prodotti indicati. Anche con riferimento a quest’argomento l’Ufficio ritiene che questo vada rigettato per le seguenti ragioni.

Le argomentazioni stesse della richiedente, infatti, danno ragione all’Ufficio almeno con riferimento ad una parte dei prodotti, come, ad esempio, i prodotti definiti come apparecchiature fotografiche. Infatti, con relazione a questi prodotti la richiedente sarebbe disposta ad una limitazione della sua domanda. Tuttavia, ammesso quanto sostenuto dalla richiedente con riferimento ai prodotto fotografici, per esempio, non si capisce in base a che cosa tale rifiuto non si applichi ai rimanenti prodotti quando, come evidenziato bella nostra comunicazione precedenti, la relazione tra significato e funzione e natura dei prodotti risulta evidente e equiparabile a quella dei prodotti fotografici. l’Ufficio non concorda sulle ragioni che determinerebbero la descrittività del segno per i prodotti fotografici ad, esempio, come ammesso dalla richiedente che ne suggerisce la limitazione con riferimento essi, mentre per i rimanenti non queste ragioni non si applicherebbero. E tuttavia, è chiara la relazione tra la parola “shoot” e i dispositivi, per fare solamente un esempio di “apparecchi di controllo bersagli [satellitari]; dispositivi inseguimento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di inseguimento del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettrici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [ottici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [telescopici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettronici];”.

Infatti si tratta si apparecchi, parola che si può assolutamente tradurre in Inglese con “tool” il cui significato comprende anche l’accezione di “apparecchi” o “strumenti”, destinati chiaramente ad intercettare o individuare a fini diversi un bersaglio, che in inglese si può esprimere con la locuzione “to shoot at”.

Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione contiene due termini, “SHOOT” e “TOOLS”, rintracciabili in dizionari di uso comune, che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad una parola che significa, con riferimento ai prodotti della domanda, che significa che sono, a seconda dei casi, strumenti, apparati, sistemi di puntamento per effettuare qualsiasi tipo di rilevazioni, misurazioni ecc. al fine di distruggere distruzione bersagli tramite il lancio di oggetti ecc. o della realizzazione di fotografie o della realizzazione di riprese video.

Pertanto, come sottolineato nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), il segno veicola informazioni ovvie e dirette su genere, qualità, dei prodotti in oggetto.

Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno richiesto ed, in particolare, il giudizio datone dall’Ufficio nella precedente comunicazione (vedi allegato), non si può escludere che esso non rappresenti un giudizio obiettivo. Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell’obbiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Si tratta invece di cercare di ricostruire quella che, di là da ogni ragionevole dubbio, potrebbe essere la percezione, nel caso concreto, del consumatore medio di riferimento. Quella della arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l’altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di “soggettività” sia inevitabile.

Premesso quanto sopra, l’Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia il risultato di un’alterazione ortografica delle parole piuttosto ovvia e ordinaria come rileva la stessa richiedente nel suo riferirsi a marchi strutturalmente simili e tuttavia registrati dall’Ufficio. In effetti, si tratta di segni che pur simili dal punto di vista strutturale, si smarcano da quello della richiedente per altri aspetti che li rendono, almeno in parte, non pertinenti al caso concreto.

Pertanto l’argomento va rigettato come non pertinente.

Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 2) si osserva semplicemente che i riferimenti giurisprudenziali contenuti nella precedente comunicazione si limitavano a fare riferimento a delle massime giurisprudenziali applicabili al caso di specie non, invece, ai segni concretamente oggetto di quei casi che, effettivamente, nulla hanno che vedere con il segno della richiedente. Pertanto l’obiezione dev’essere rigettata in quanto non pertinente.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 3) si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15693518 è respinta per i seguenti prodotti:

Classe 9: Dispositivi di navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; dispositivi ottici, miglioratori e correttori di immagini; strumenti, indicatori e regolatori per misurare, investigare e monitorare; apparecchi di controllo bersagli [satellitari]; dispositivi di inseguimento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di inseguimento del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettrici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [elettronici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [ottici]; dispositivi di localizzazione del bersaglio [telescopici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettrici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [elettronici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [satellitari]; apparecchi di controllo bersagli [elettrici]; apparecchi di controllo bersagli [elettronici]; apparecchi di controllo bersagli [ottici]; apparecchi di controllo bersagli [telescopici]; puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; puntatori laser; dispositivi di mira telescopici; puntatori; strumenti d'osservazione; treppiedi per telescopi; mirini giro-stabilizzati; apparecchi di controllo bersagli [ottici]; apparecchi di controllo bersagli [telescopici]; apparecchi e strumenti per astronomia; apparecchi ottici a infrarossi; borse per strumenti ottici; dispositivi di inseguimento del bersaglio [ottici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [ottici]; dispositivi di puntamento del bersaglio [telescopici]; strumenti a cannocchiale; apparecchio di comando per l'illuminazione; dispositivi di regolazione per lamelle oscuranti [elettrici]; giroscopi di stabilizzazione; regolatori di illuminazione per palcoscenico; strumenti elettronici di controllo della sincronizzazione; apparecchi di controllo visivo; dispositivi di controllo del movimento; dispositivi di rilevamento di oscillazioni; rivelatori di movimento; sensore di movimento; sensori di distanza; sensori di posizione a led; sensori di prossimità; sensori elettroottici; sensori fotoelettrici; sensori luminosi; sensori ottici; sensori per il rilevamento della posizione; sensori per la misura della rotazione; dispositivi d'illuminazione per scattare fotografie; dispositivi video; autoscatti [fotografia]; cineprese; videocamere; custodie per videocamere; supporti per videocamere; dispositivi per la riproduzione di video; apparecchi e strumenti fotografici; astucci speciali per apparecchi e strumenti fotografici; apparecchi e strumenti ottici; custodie per articoli ottici; borse per strumenti ottici; astucci per dispositivi ottici..

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO