Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 25/01/2017

Eufoton S.r.l. Via Flavia 23/1 I-34148 Trieste ITALIA

Fascicolo nº:	015693906
Vostro riferimento:
Marchio:	LADYLIFT
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Eufoton S.r.l. Via Flavia 23/1 I-34148 Trieste ITALIA

In data 16/08/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 01/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La parola LADYLIFT sarebbe il risultato di una combinazione meramente suggestiva/evocativa delle parole LADY e LIFT, che non può essere considerata descrittiva in quanto la parola LIFT significa “intervento di chirurgia estetica su parti del corpo per sollevare/ridurre/migliorare l’anatomia del corpo. Ne deriva quindi che il termine “Lift” non può essere considerato specifico per collo, viso e seni.” Mentre, continua la richiedente, “Il nostro prodotto coperto dal marchio “LADYLIFT” è uno strumento, da utilizzare in combinazione con un laser, per il trattamento cosmetico (chirurgico non invasivo) dell’area genitale femminile”.

2. Marchi simili sono già stati registrati dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 10: Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi ad infrarossi per uso curativo; apparecchi e strumenti medici; apparecchi medici per la cura della pelle con uso di laser; apparecchi per il controllo dell'incontinenza; apparecchi per l'applicazione di radiazioni laser per uso chirurgico; apparecchi per l'applicazione di radiazioni laser per uso medico; apparecchi per l'emissione di raggi laser per uso medico; apparecchiature a infrarossi per uso medico; impianti laser per uso medico; laser comprendenti fibre ottiche per uso medico; laser in grado di produrre raggi laser pulsanti [per uso medico]; laser per uso medico; puntatori laser per uso medico; strumenti laser per uso medico; strumenti medici; strumenti medici contenenti laser; strumenti medici da applicare sul corpo umano; strumenti medici per terapie; strumenti per trattamenti laser per uso medico; utensili medici manuali; apparecchi ad infrarossi per uso chirurgico; apparecchi e strumenti chirurgici; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi per la chirurgia non invasiva; laser per la chirurgia; strumenti chirurgici; apparecchiature elettroniche per uso medico; strumenti a fibre ottiche per uso medico; strumenti terapeutici a onde elettromagnetiche; apparecchi per riabilitazione fisica per uso medico; strumenti ginecologici.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 1) si osserva quanto segue.

Innanzitutto, va sottolineato l’equivoco in cui è caduta la richiedente quando interpreta la definizione della parola LIFT riportata da codesto Ufficio (e attinta dal dizionario Oxford on line il 16/08/2016 all’indirizzo http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/lift), come limitata a interventi di chirurgia estetica esclusivamente sul viso o seni. In realtà la definizione fa riferimento a ogni tipo d’intervento di chirurgia estetica, anche se si sottolinea che si tratta soprattutto di interventi al viso o ai seni. E, inoltre, come giustamente rilevato dalla richiedente, si tratta comunque di esempi riportati dal dizionario a titolo esemplificativo.

D’altra parte, è proprio la circostanza indicata dalla richiedente nella sua replica che rende questo stesso termine descrittivo con riferimento a tutti i prodotti della domanda.

Inoltre, anche volendo ricorrere ad una valutazione complessiva del segno richiesto, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono in parte prodotti specialistici e, quindi, sono principalmente destinati a un pubblico professionale ed in parte prodotti di massa e quindi sono destinati al consumatore medio. Data la natura dei prodotti in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento varietà da elevata a quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Data la mancanza di ulteriori argomenti rispetto a quelli già accennati, l’Ufficio non può far altro che fare riferimento a quanto già argomentato nella sua precedente comunicazione (vedi allegato).

Infatti, data la natura e destinazione dei prodotti della classe 10 indicati nella domanda di registrazione (in generale: apparati per interventi chirurgici), la percezione che ne ricaverebbe il consumatore nell’essere esposto al segno richiesto per i succitati prodotti, sarebbe, al di la di ogni ragionevole dubbio, naturalmente e immediatamente quella di un segno che indica la destinazione del prodotto cui viene apposto come destinato ad essere utilizzato per eseguire interventi di chirurgia estetica sul corpo femminile.

Pertanto, come sottolineato nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), il segno veicola informazioni ovvie e dirette su genere, qualità uso o destinazione dei prodotti in oggetto.

Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento all’obiezione di cui al punto 2) si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pertanto, per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 693 906 è respinta per i seguenti prodotti:

Classe 10: Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi ad infrarossi per uso curativo; apparecchi e strumenti medici; apparecchi medici per la cura della pelle con uso di laser; apparecchi per il controllo dell'incontinenza; apparecchi per l'applicazione di radiazioni laser per uso chirurgico; apparecchi per l'applicazione di radiazioni laser per uso medico; apparecchi per l'emissione di raggi laser per uso medico; apparecchiature a infrarossi per uso medico; impianti laser per uso medico; laser comprendenti fibre ottiche per uso medico; laser in grado di produrre raggi laser pulsanti [per uso medico]; laser per uso medico; puntatori laser per uso medico; strumenti laser per uso medico; strumenti medici; strumenti medici contenenti laser; strumenti medici da applicare sul corpo umano; strumenti medici per terapie; strumenti per trattamenti laser per uso medico; utensili medici manuali; apparecchi ad infrarossi per uso chirurgico; apparecchi e strumenti chirurgici; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi per la chirurgia non invasiva; laser per la chirurgia; strumenti chirurgici; apparecchiature elettroniche per uso medico; strumenti a fibre ottiche per uso medico; strumenti terapeutici a onde elettromagnetiche; apparecchi per riabilitazione fisica per uso medico; strumenti ginecologici.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO