Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 28/03/2017

GRASCH + KRACHLER RECHTSANWÄLTE OG Grazerstraße 130 A-8430 Leibnitz AUSTRIA

Anmeldenummer:	015712201
Ihr Zeichen:
Marke:	KUNDENMEISTER
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelder:	Mario Körbler Franz-Koringer-Gasse 12 A-8430 Wagna AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 12/08/2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV.

Der Anmelder nahm mit Schreiben vom 29/09/2016 hierzu Stellung. Die Beanstandung wurde mit Schreiben vom 06/10/2016 aufrechterhalten.

Die Mitteilungen über Eintragungshindernisse werden in den beiliegenden Schreiben begründet.

Dem Anmelder wurde jedoch die Gelegenheit gegeben, Unterlagen einzureichen, die eine Verkehrsdurchsetzung im deutschsprachigen Teil der EU beweisen.

Mit Schreiben vom 13/11/2016 und 18/11/2016 nahm der Anmelder erneut Stellung und reichte Beweisunterlagen ein.

Die Stellungnahme zur erlangten Unterscheidungskraft kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Marke wird seit 2009 für die Waren und Dienstleistungen benutzt. Es können jedoch nur elektronische Rechnungen ab 2011 vorgelegt werden.

2. KUNDENMEISTER erscheint bei einer Suchanfrage für den Begriff „CRM“ (Customer Relationship Management) an fünfter Stelle, was die Relevanz der Marke für CRM als äußerst hoch einstuft. Der spezifische Markt für webbasiertes CRM ist für Klein- und Mittelbetriebe im deutschsprachigen Raum erst in der Entstehung, während Großunternehmen CRM seit Jahren einsetzen. Insbesondere in Bezug auf diese Klein- und Mittelbetriebe ergeben die Suchergebnisse für „CRM KMU“ an den Stellen Nr.4 und Nr.7 und für „CRM Klein- und Mittelbetriebe“ an den Stellen Nr.1 und Nr.7, dass Unterscheidungskraft besteht.

3. Es werden folgende Urkunden zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft vorgelegt (Auflistung des Anmelders):

Gemäß Artikel 75 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente des Anmelders hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Außerdem hat die Prüfung der eingereichten Unterlagen ergeben, dass eine erlangte Unterscheidungskraft nicht nachgewiesen werden konnte.

Artikel 7 Absatz 3 UMV – Erlangte Unterscheidungskraft durch Benutzung

Der Anmelder macht eine erlangte Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV geltend.

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben  b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist im Fall des Artikels 7 Absatz 3 UMV das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des Anmelders der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben  b bis d UMV zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden.

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung erstens, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke es erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Jedoch können die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden.

Zweitens muss für die Zulassung einer Marke zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 UMV die durch ihre Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in dem wesentlichen Teil der Union nachgewiesen werden, in dem die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben  b bis d der Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre.

Drittens sind für die Beurteilung, ob eine Marke im Einzelfall Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, Gesichtspunkte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen. Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung, die Artikel 7 Absatz 3 UMV für die Eintragung der Marke aufstellt, erfüllt ist.

Viertens ist die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch ihre Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; und 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Der Anmelder hat für den Benutzungsnachweis einer erlangten Unterscheidungskraft folgende Unterlagen eingereicht:

• Eine Email des Anmelders in der er die Registrierung der folgenden Domains in Auftrag gibt, datiert 22/09/2009:

www.kundenmeister.at

www.kundenmeister.de

www.kundenmeister.com

www.kundenmacher.at

(1 Seite)

• Katalog der „petsch brandmarketing“ „Angebot für Markenentwicklung, Marktauftritt und Markenkommunikation des neuen Kundenmeister“, datiert 11/11/2009

(7 Seiten)

• Auszug aus dem „Strategieprojekt Beziehungsflow“ der „Ulbingconsulting“, in dem Kundenmeister erwähnt wird, undatiert.

(2 Seiten)

• Werbebroschüre des Produkts Kundenmeister mit Preisen, undatiert.

(9 Seiten)

• 2 Angebotsschreiben (ohne Angaben der Adressaten), datiert 27/08/2013

(3 und 4 Seiten)

• Rechnungen, die das Produkt Kundenmeister erwähnen

datiert 01/2011-07/2013 (862 Seiten)

datiert 07/2013-11/2014 (927 Seiten)

datiert 11/2014-07/2015 (922 Seiten)

datiert 07/2015-01/2016 (940 Seiten)

datiert 01/2016-09/2016 (932 Seiten)

datiert 09/2016-10/2016 (169 Seiten)

• Katalog Kundenmeister, undatiert

(35 Seiten)

• Werbeanzeigen Kundenmeister, undatiert

Emails mit Produktanfragen Kundenmeister, datiert 03/2010

Ausdruck Facebook Kundenmeister, datiert 26/10/2016

(12 Seiten)

3 Berichte und Presseberichte, einer undatiert, die anderen: 01/12/2011 und 03/2013

(3 Seiten)

• Google-Suchergebnisse

einer Recherche „CRM“ vom 06/11/2016 (3 Seiten)

einer Recherche „CRM KMU“ vom 10/11/2016 (2 Seiten)

einer Recherche „CRM Klein- und Mittelbetriebe“ vom 10/11/2016 (2 Seiten)

• Auszeichnungen Kundenmeister

Teilnahme „Constantinus Award“ (Auszug online vom 06/11/2016)

Nominierung „Ebiz egovernment award“ (Auszug online vom 06/11/2016)

Teilnahme „meisterhaftes App made in Austria“ (Auszug online der Webseite des Anmelders 06/11/2016)

(22 Seiten)

Nach geltender Rechtsprechung des Gerichts (09/03/2011, T-190/09, 5 HTP, ECLI:EU:T:2011:78, § 47) müssen dazu insbesondere folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Der von der Marke gehaltene Marktanteil;

2. Die Intensität und die Dauer der Benutzung der Marke;

3. Die geographische Verbreitung der Marke;

4. Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke;

5. Der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt;

6. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden;

7. Meinungsumfragen;

8. Die Unterscheidungskraft, auch soweit sie durch Benutzung erworben wurde, ist im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen;

9. Die Unterscheidungskraft durch Benutzung muss vor dem Anmeldetag erworben worden sein.

Im Einzelnen gilt unter Berücksichtigung der von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze Folgendes:

Zu 1. „Der von der Marke gehaltene Marktanteil“

Marktanteile wurden dem Amt für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht vorgelegt. Es wäre Aufgabe des Anmelders gewesen, dem Amt einen Überblick auf dem relevanten Markt zu verschaffen, z.B. über Anzahl der Anbieter, Höhe der verkauften Stückzahlen der Konkurrenten im Vergleich zum Anmelder, Positionierung des Anmelders auf dem relevanten Markt. Die vorgelegte Google-Recherche (2.) ist hierfür nicht ausreichend und bezieht sich außerdem nicht auf die vorliegende Marke, sondern auf „CRM“ bzw. „CRM KMU“, etc.. Mangels vorliegender Angaben kann daher keine Beurteilung über den zu beurteilenden Markt getroffen werden.

Zu 2. „Intensität und die Dauer der Benutzung der Marke“

Die Dauer der Benutzung der Marke liegt innerhalb des Zeitraumes 09/2009-11/2016 (1.) zwar vor; eine Auswertung ist jedoch nur bedingt möglich, da erstens neben den eingereichten Rechnungen, Katalogen und Werbematerialien keine ergänzenden Angaben eingereicht wurden, die diese Angaben stützen könnten, zweitens die Benutzung allenfalls für einen geringen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen aus den Unterlagen hervorgeht und drittens vergleichbare Daten über die Marktsituation fehlen (vgl. „Zu 1.“). Umsatzzahlen wurden zudem gar nicht angegeben. Eine Beurteilung über die vorliegende Marktsituation ist daher nicht möglich. Des Weiteren zeigen die Unterlagen allenfalls eine Benutzung in Deutschland und Österreich (vgl. unten „Zu 3.“).

Es handelt sich außerdem überwiegend um vom Anmelder selbst ausgestellte Unterlagen, deren Beweiswert eher gering ausfällt.

Erklärungen, die nicht von einem unabhängigen Dritten abgegeben werden, sondern von einer Person, die mit dem Anmelder in einem Beschäftigungsverhältnis steht, können an sich keinen hinreichenden Nachweis dafür darstellen, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Sie sind somit nur als Indizien zu behandeln und müssen durch weitere Belege untermauert werden (21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51).

Anders wäre es, wenn der Anmelder Belege von einem unabhängigen Dritten eingereicht hätte:

Das Gericht hat erklärt, dass direkten Belegen, wie beispielsweise Erklärungen von Berufsverbänden und Marktstudien, in der Regel die größte Bedeutung als Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft beigemessen wird. Rechnungen, Werbeausgaben, Zeitschriften und Kataloge können unter Umständen zur Untermauerung solcher direkten Belege herangezogen werden (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Zu 3. „Die geographische Verbreitung der Marke“

Der Benutzungsnachweis ist für den deutschsprachigen Teil der EU zu führen.

Dies ist vorliegend nicht geschehen. Es wurden allenfalls Dokumente für Deutschland und Österreich eingereicht. Diese sind jedoch unzureichend.

Deutsch ist Amtssprache in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Belgien. Deutsch steht zudem in der italienischen autonomen Region Trentino-Alto Adige mit Italienisch auf einer Stufe (siehe 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 16) und in Dänemark lebt eine große deutschsprachige Minderheit (24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

Das Gericht hat bestätigt, dass als „deutschsprachiger Teil“ der EU das Gebiet folgender Mitgliedstaaten gilt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg und Österreich:

39 In der vorliegenden Rechtssache ist die Beschwerdekammer, da sie festgestellt hatte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus deutschsprachigen Verbrauchern bestehen, erstens zu Recht davon ausgegangen, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung für das deutschsprachige Gebiet der Union nachzuweisen sei, d. h. für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets folgender Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg und Österreich.“

40 Zweitens hat sich die Beschwerdekammer, wie sich aus der vorstehenden Rn. 6 ergibt, als sie ohne Prüfung der ihr von der Klägerin vorgelegten Beweismittel in der angefochtenen Entscheidung den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der angemeldeten Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verneint hat, darauf gestützt, dass sich die Ausführungen der Klägerin auf Benutzungshandlungen in Deutschland – und nicht im gesamten deutschsprachigen Gebiet der Union – beschränkten.

41 Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht festgestellt, dass die Klägerin, die diese Feststellung im Übrigen nicht beanstandet, vor dem HABM nicht den Beweis erbracht habe, dass die angemeldete Marke durch Benutzung in allen betroffenen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft erlangt habe.

(24/06/2014, T-173/12, Ab in den Urlaub, ECLI:EU:T:2012:349, § 39-41)

Für die Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Italien, Luxemburg wurden keine Angaben gemacht. Im Zwischenergebnis ist somit festzustellen, dass ohne rechtsgenügende Belege aus diesen Ländern eine Eintragung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV von vornherein ausgeschlossen werden muss.

Zu 4. „Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke“

In Bezug auf die Werbeaufwendungen hat der Anmelder keine Unterlagen eingereicht.

Zu 5. „Der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt“

Diesbezügliche Unterlagen wurden dem Amt nicht vorgelegt.

Zu 6. „Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden“

Entsprechende Erklärungen wurden dem Amt auch nicht vorgelegt.

Zu 7. „Meinungsumfragen“

Meinungsumfragen wurden dem Amt ebenso nicht vorgelegt.

Zu 8. „Bezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen“

Die eingereichten Unterlagen zeigen nur einen geringen Bezug zu den angemeldeten Waren. Lediglich eine Benutzung für Software, nämlich Kundenmanagement-Software und allenfalls IT-unterstützte Hilfe in Geschäftsangelegenheiten scheint sich aus den Dokumenten zu ergeben. Vorsorglich wird erwähnt, dass auch ein entsprechend eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis keine Verkehrsdurchsetzung begründen könnte.

Da jedoch die Anforderungen zur geographischen Verbreitung (vgl. „Zu 3.“) bereits nicht erfüllt sind, erübrigen sich aus verfahrensökonomischen Gründen weitere Erörterungen hierzu.

Zu 9. „Die Unterscheidungskraft durch Benutzung muss vor dem Anmeldetag erworben worden sein“

Anmeldetag ist der 30/07/2016. Die Mehrheit der Unterlagen liegt vor diesem Datum und konnten berücksichtigt werden. Sie reichen jedoch nicht aus, um eine erlangte Unterscheidungskraft nachzuweisen (vgl. „Zu 1.“ und „Zu 3.“).

Beurteilung

Insgesamt ist somit festzustellen, dass es vorliegend bereits an Beweismitteln bezüglich der geographischen Verbreitung mangelt, da keine Angaben für die Mitgliedstaaten Belgien, Dänemark, Italien und Luxemburg gemacht wurden. Hinzu kommt, dass keine Angaben zur Marktsituation, etc. gegeben wurden, so dass mangels Vergleichbarkeit bzw. mangels Vollständigkeit das eingereichte Material nicht auswertbar ist. Der Anmelder hat keinerlei Unterlagen zum Marktanteil und der Wahrnehmung seitens der Verbraucher eingereicht. Zudem ergibt sich aus den Unterlagen bloß eine Benutzung für einen kleinen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Die Unterlagen sind also nicht geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft um eine Ausnahmevorschrift handelt, ist eine strenge Handhabung und eine enge und einschränkende Auslegung angezeigt.

Ergebnis der Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung:

Die vom Anmelder vorgelegten Unterlagen und mitgeteilten Begründungen sind aus den genannten Gründen nicht geeignet, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Insgesamt reicht das vorgelegte Material nicht aus, um im Rahmen der Gesamtschau der vorgelegten Unterlagen eine Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV für den deutschsprachigen Teil der EU erreichen zu können.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 15 712 201 KUNDENMEISTER für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Eine erlangte Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV wurde nicht nachgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Yvonne FUXIUS

Anlage: Beanstandungen vom 12/08/2016 und 06/10/2016