Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 07/02/2017

G.D. DI GRAZIA D'ALTO & C.S.N.C. Isola E1- Centro Direzionale I-80143 Napoli ITALIA

Fascicolo nº:	015734015
Vostro riferimento:	1209/15
Marchio:	CONOSFOGLIA
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	CHALET CIRO S.r.l. VIA CARACCIOLO FRONTE VIA ORAZIO I-80122 NAPOLI ITALIA

In data 21/09/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 15/11/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. È infondato che il segno “CONOSFOGLIA” sia immediatamente ed esclusivamente descrittivo dei prodotti richiesti, poiché non esiste una relazione immediata e diretta tra il termine e questi ultimi essendo il segno della richiedente costituito da un neologismo di fantasia che, oltretutto, si riferisce ad un prodotto che non esiterebbe in natura in quanto il cono dei gelati è fatto di cialda e non di sfoglia.

2. Inoltre, il diniego alla registrazione penalizzerebbe la richiedente poiché proibirebbe la possibilità di contraddistinguere prodotti che possono ritenersi già per se stessi originali se fossero meramente interpretati come “generati dalla forma di un “cono di pasta sfoglia””

3. La notifica dell’Ufficio palesa una disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza previsto dai Trattati UE. Il richiedente elenca una serie di marchi già accettati dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione alla registrazione per i soli prodotti della classe 30 e cioè:

Classe 30: Pasticceria; pasticceria salata; pasticceria secca; pasticceria fresca; pasticcini [pasticceria]; pasticceria surgelata; biscotti; dolci pronti [pasticceria]; preparati aromatici per pasticceria; miscele per preparare prodotti di pasticceria; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; miscele di farina; farina per dolci; snack salati a base di farina; brioche; cialde croccanti arrotolate; impasto per pasticceria; involucri di pasta; fogli di pasta surgelata; pasta per dolci; millefoglie; pastafrolla; pasta sfoglia; torte; plum-cake; prodotti da forno surgelati; prodotti di pasticceria ripieni di frutta; wafer; torte dolci o salate; glasse e ripieni dolci; zucchero; mieli; dessert al gelato; dolci semifreddi; impasti, pastelle e loro miscele; lievito e agenti lievitanti; preparati per prodotti da forno; preparati a base di cereali; gelati; coni per gelati; yogurt gelati e sorbetti; confetteria; dolci (caramelle) e gomme da masticare; decorazioni candite per dolci; pasta alimentare [pasta per dolci]; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale.

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento.

In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.

• Con riferimento al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dell’espressione “CONOSFOGLIA” in lingua italiana. Come già indicato nella notifica precedente (vedi allegato), si tratta di un’espressione composta da vocaboli (CONO e SFOGLIA) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore. Contrariamente a quanto sostiene la richiedente, l’Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità di elaborare mentalmente l’impressione ricevuta dalla percezione del segno, né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo “CONOSFOGLIA” un’espressione che, benché nuova, è comunque il risultato della mera e non particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che, come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda ovvero di quelli con riferimento ai quali i prodotti della domanda rappresentano ingredienti fondamentali.

Infatti, la valutazione d’insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un’espressione dotata di distintività sufficiente.

Pertanto, l’insieme della parte denominativa “CONOSFOGLIA” rimane pur sempre una locuzione sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la dicitura “CONOSFOGLIA” non è verosimilmente percepita come inusuale o, come sostiene la richiedente, “di fantasia”, dal consumatore di riferimento. D’altra parte, l’osservazione della richiedente secondo la quale la possibilità che il neologismo possa essere interpretato come “cono di sfoglia” rappresenterebbe solamente una delle possibili interpretazioni, per cui il consumatore italiano deve comunque riflettere fare uno sforzo interpretativo per discernere il suo significato in relazione al prodotto, va rigettata per i motivi appena accennati ed, inoltre, per il fatto che è sufficiente che una parte non irrilevante del pubblico possa comunque percepire immediatamente il segno come descrittivo per renderlo inidoneo alla registrazione come marchio.

• Con riferimento al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue:

La circostanza dell’ipotetica novità del prodotto che, secondo la richiedente, indicherebbe la dicitura CONOSFOGLIA e, quindi, secondo la richiedente, la conseguente novità del segno, non è pertinente. Infatti la novità del prodotto non altera la descrittività del segno, anzi, essendo molto spesso il segno il nome necessario del nuovo prodotto. Ed è per questo che, infatti, nel caso di prodotti nuovi, si consiglia di registrare sia il nome del prodotto che altro nome decisamente arbitrario rispetto al prodotto. Arbitrarietà che non si da nel presente caso dove il nome CONOSFOGLIA risulterebbe, se del caso, termine necessario ad indicare il nuovo prodotto.

Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento al punto 3) l’Ufficio rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono gli elementi verbali, sia perché nella maggior parte dei casi i segni indicati dal richiedente si riferiscono a prodotti e prodotti differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

In particolare, l’Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341, 3 439 577 e 13 846 951. L’Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell’attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per tali ragioni l’Ufficio ritiene che nel caso in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 734 015 è respinta per tutti i prodotti della classe 30 oggetto della domanda, e cioè:

Classe 30: Pasticceria; pasticceria salata; pasticceria secca; pasticceria fresca; pasticcini [pasticceria]; pasticceria surgelata; biscotti; dolci pronti [pasticceria]; preparati aromatici per pasticceria; miscele per preparare prodotti di pasticceria; prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; miscele di farina; farina per dolci; snack salati a base di farina; brioche; cialde croccanti arrotolate; impasto per pasticceria; involucri di pasta; fogli di pasta surgelata; pasta per dolci; millefoglie; pastafrolla; pasta sfoglia; torte; plum-cake; prodotti da forno surgelati; prodotti di pasticceria ripieni di frutta; wafer; torte dolci o salate; glasse e ripieni dolci; zucchero; mieli; dessert al gelato; dolci semifreddi; impasti, pastelle e loro miscele; lievito e agenti lievitanti; preparati per prodotti da forno; preparati a base di cereali; gelati; coni per gelati; yogurt gelati e sorbetti; confetteria; dolci (caramelle) e gomme da masticare; decorazioni candite per dolci; pasta alimentare [pasta per dolci]; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale..

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO