Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 01/03/2017

Almut Bühling, Attorney at Law BSB RECHTSANWÄLTE - PATENTANWÄLTE Hohenzollernstr. 93 D-80796 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	015778715
Ihr Zeichen:	2193M07-EU
Marke:	PERFEKTER FLUSS
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	HAVER & BOECKER OHG Carl-Haver-Platz 3 D-59302 Oelde ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 07.10.2016 die Anmeldung unter Berufung auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 7 Absatz 2 UMV (siehe Beilage).

Mit Schreiben vom 30.11.2016 nahm die Anmelderin Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die 3. Beschwerdekammer habe die Marke „INHOUSE-OUTSOURCING“ für eintragungsfähig erachtet. Nach den gleichen Gesichtspunkten habe der Bundesgerichtshof die Bezeichnung „HOUSE OF BLUES“ für Waren unterscheidungskräftig gehalten, für Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens wäre die Marke nicht für eintragungsfähig befunden worden. Wenn es sich um eine nicht eindeutige Bezeichnung von Produktemerkmalen handle sei die Marke einzutragen. Es sei weder aktuell noch potentiell in der Zukunft denkbar, dass Kunden PERFEKTER FLUSS als eine beschreibende Sachangabe oder als werbenden Hinweis verstünden.

2. „PERFEKTER FLUSS“ sei gerade auch unter Zugrundelegung der Bedeutungsgehalte des vom Amt zitierten Universalwörterbuchs mehrdeutig und es sei nicht erkennbar, wieso Kunden diese Begriffe als beschreibende Sachangabe für die aufgeführten Dienstleistungen sehen sollten. Dasselbe gelte, wenn man die deutsche Übersetzung als Grundlage nehme. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen würden Kunden erwarten, dass sie abgeschlossene Leistungen erhielten, welche „nicht stetig, ununterbrochen im Fortgang“ seien.

3. Das Amt habe eine Vielzahl von Marken zur Eintragung zugelassen, welche die Wörter „perfekt“ und „Fluss“ enthielten wobei die Anmelderin einige aufzählt.

4. Es bestehe für die Mitbewerber kein Freihaltebedürfnis an der Angabe „PERFEKTER FLUSS“. Auf Google könne keine beschreibende Nutzung des Begriffs „PERFEKTER FLUSS“ gefunden werden, sondern lediglich markenmässige Benutzung.

Gemäß Artikel 75 GMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Pt. 1:

Das Amt sieht nicht, inwieweit die erwähnten zwei Marken zu Gunsten der vorliegenden Anmeldung herangezogen werden können. Vielmehr lässt sich der jüngsten Rechtsprechung, vorliegend des Europäischen Gerichts, entnehmen, dass banale Slogans/Aussagen nicht unterscheidungskräftig sind:

T 291/12; PASSION TO PERFORM, Urteil vom 25. März 25.03. 2014, Deutsche Bank AG / EUIPO (35, 36)

T 291/12; MAKING LIFE BETTER AT WORK Urteil vom 21.11. 2014, Kinnarps AB / EUIPO (16, 20, 35, 42)

T-0707/13, BE HAPPY, Urteil vom 30.04.2015, Steinbeck GmbH / EUIPO

T-0186/07, DREAM IT, DO IT!, Urteil vom 02.04. 2008, Ashoka / EUIPO

Es ist der Anmelderin auch dahingehend zu widersprechen, dass eine Marke unterscheidungskräftig sei, die nicht eindeutig Produktemerkmale beschreibe. Die Anmelderin übersieht, dass der Schutzausschlussgrund 7(1)(c) vom Amt gar nicht geltend gemacht worden ist. Aus dem amtlichen Beanstandungsschrieben vom 07.10.2016:

„Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann nämlich bereits festgestellt werden, wenn

der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren wahrgenommen werden wird (Urteil vom 30.6.2004, T 281/02, „Mehr für Ihr Geld“, Randnummer 31).“

Zu Pkt. 2:

Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (siehe Urteile Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger („Chiemsee“) Randnr 30-31; und vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P HABM/Wm. Wrigley Jr. Company („Doublemint“) Slg.2003, Ι-12447, Randnr. 32).

Die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens hat zudem nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. Aus naheliegenden Gründen wird der Adressat nämlich die im jeweiligen Bezugsrahmen Sinn machende Deutung intuitiv vornehmen. Entscheidend ist demnach einzig, dass „PERFEKTER FLUSS“ im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen vom Abnehmer in der vom Amt gemachten Deutung, verstanden werden kann. Die Rechtsfrage ist nämlich nicht, ob der Abnehmer in einem Zeichen mit Wortelementen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen „erraten“ kann, sondern ob er die Anmeldung in Verbindung mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen als betrieblichen Herkunftshinweis oder als reine schlagwortartige Werbeaussage wahrnehmen wird.

Im Deutschen hat „in Fluss bringen“ wie erwähnt (siehe Beanstandung vom 07.10.2017) eben auch folgende Bedeutung:

in Fluss bringen ([eine ins Stocken geratene Angelegenheit (wieder)] in Bewegung setzen; bewirken, dass etwas in Gang kommt und abläuft: das Gespräch [wieder] in Fluss bringen).

“PERFEKTER FLUSS” wird demnach in dem Sinne verstanden, dass der Dienstleistungserbringer einen reibungslosen Ablauf seiner Leistungen verspricht. Und dies ist für alle Dienstleistungen ein Werbeargument.

Zu Pkt. 3:

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (Urteil vom 15.09.2005, C‑37/03 P, „BioID“, Randnummer 47 und Urteil vom 09.10.2002, T‑36/01, „Surface d’une plaque de verre“, Randnummer 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 67).

Zu Pkt. 4:

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG, welche dem Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV entspricht, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht (siehe EuG vom 12.06.2013., T-0598/11, Lean Performance Index, E50). Der Nachweis einer bereits bestehenden beschreibenden Verwendung einer bestimmten Kombination, etwa im Internet, muss das Amt nicht erbringen. Selbst wenn die Bezeichnung PERFEKTER FLUSS aktuell nicht für die beanspruchten Dienstleistungen benutzt wird, so erscheint es aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zumindest denkbar, möglich und sinnvoll, dass das Zeichen zukünftig für diese Waren verwendet werden kann. Dies reicht für die Bejahung eines Eintragungshindernisses nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV aus (vgl. analog 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).

Die angemeldete Marke ist nicht geeignet, die beanspruchten Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Zeichen aufgrund des klar im Vordergrund stehenden Aussagegehalts ausschließlich als schlagwortartige Werbeangabe im erwähnten Sinne und nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft wahrnehmen.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b i.V. mit Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 015778665 - PERFEKTER FLUSS zurückgewiesen:

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Simon DÄPP