EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja
tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 3 kohta)

Alicante, 05/06/2017

KOLSTER OY AB

PL 204

FI-00181 HELSINKI

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	015835614
Hakijan viite:	3160446EU/Jm/mil
Tavaramerkki:	ORBIT
Merkin tyyppi:	Sanamerkki
Hakija:	Optomed Oy Yrttipellontie 1 FI-90230 OULU FINLANDIA

1. Yhteenveto

Virasto ilmoitti hakijalle 17.10.2016 ehdottomasta rekisteröintiesteestä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

2. Määräajan pidennys

Hakija anoi 16.12.2016 kahden kuukauden pidennystä huomautusten jättämiselle asetettuun määräaikaan. Virasto vahvisti määräajan pidennyksen 19.12.2016 ja kehotti hakijaa toimittamaan huomautuksensa viimeistään 17.2.2017.

3. Tavara- ja palveluluettelo

Virasto vahvisti 1.2.2017, että hakemuksen tavara- ja palveluluettelo oli hakijan ohjeiden mukaisesti muutettu kuulumaan seuraavasti:

Luokka 10 Kamerat lääketieteellisiin tarkoituksiin, nimittäin verkkokalvo- ja oftalmiset kamerat.

Luokka 38 Pääsyn tarjoaminen kuvien katseluun, arkistointiin ja etäneuvontaan tarkoitettuihin pilvipalveluihin.

Luokka 44 Oftalmologiset etälääkäripalvelut.

4. Hakijan huomautukset

Hakija esitti huomautuksensa 17.2.2017, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto.

Merkissä ORBIT on kyse alun perin latinankielisestä, mm. pyöränjälkeä tarkoittavasta sanasta ’orbita’ johdetusta sanasta, jonka pääasiallinen ja ensisijainen merkitys on siis: kiertorata, kehä; kulkea kehää, kulkea kiertoradalla. Nykyisenä avaruusaikana kaikki kuluttajat ja asiantuntijat mieltävät sanan ORBIT merkityksen ensisijaisesti juuri avaruusympäristöön.

Tieteen termipankin (TEPA) mukaan ’orbitaali’ tarkoittaa

fi rata

en orbit

määritelmä viiva, jotka pitkin taivaankappale liikkuu avaruuden halki

selite Planeettojen radat ovat hyvin ympyrämäisiä ellipsejä, komeettojen myös hyperbelejä ja teoriassa myös paraabeleja. Kaksoistähden komponentit kiertävät toisiaan pitkin ympyrä- tai ellipsiratoja.

Asianomainen kuluttaja mieltää sanan ORBIT merkitsevänä ilmaisuna antaen sille juuri tuon mainitun, ensisijaisen sanakirjamerkityksen. Haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat lähinnä kameroita ja neuvonta- ja lääkäripalveluita, joilla ei ole mitään tekemistä sanan ensisijaisen merkityksen kanssa.

Merkki ORBIT ei kerro kuluttajille välittömästi ja suoraan haettavien tavaroiden ja palvelujen (luokat 9 ja 44) koskevan ja/tai liittyvän silmäkuoppaan, vaan mieleen tullee lähinnä elliptisiä, avaruudellisia muotoja, aivan kuten sana antaakin ymmärtää. Vielä kaukaa haetummalta tuntuu käsitys siitä, että kuluttajan mieleen tulisivat mahdollisuudet päästä käsiksi silmäkuoppaa koskeviin kuviin, arkistotietoihin ja etäneuvontaan (luokka 38). Merkki ei näin ollen välitä ilmeistä tai suoraa tietoa tavaroiden lajista, käyttötarkoituksesta taikka muustakaan ominaispiirteestä. Merkin ORBIT ja rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen välillä ei ole sellaista yhteyttä, että merkki voitaisiin hylätä EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla.

Koska merkki ei ole kuvaileva, asianomainen kohdeyleisö vastaanottaa sen ensisijaisesti viestinä kaupallisesta alkuperästä.

Viraston mainitsema internet-haku Google® -hakukonetta käyttäen osoittaa ainoastaan, että sana ORBIT on jossain määrin käytössä lääketieteellisenä terminä lääketieteellisessä kirjallisuudessa, mutta kyseiset viitteet eivät ole kaupallisten toimijoiden markkinointisivuja.

Internethaulla termeillä ”medical cameras ophthalmology” saadaan hakutulos, jossa ei löydy sanaa ”orbit” kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä. Tämä viittaa siihen todellisuuteen, jossa näitä palveluja myydään ja markkinoidaan ja jossa siis ei käytetä sanaa ”orbit” (https://www.google.fi/search?q=http%3A%2F%2Fintra%2FSivut%2Fdefault.aspx&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:fi-FI:IE-SearchBox&ie=&oe=&gfe_rd=cr&ei=VNimWIXnNoy1yAXOsabIDA#q=medical+cameras+ophthalmology ).

5. Tavara- ja palveluluettelon rajoitus

Hakija rajoitti hakemuksen tavara- ja palveluluettelon 25.4.2017 kuulumaan palvelu-luokassa 38 seuraavasti:

Luokka 38 Pääsyn tarjoaminen verkkokalvojen kuvien katseluun, arkistointiin ja etäneuvontaan tarkoitettuihin pilvipalveluihin.

Luokat 10 ja 44 pysyivät muuttumattomina.

Hakija rajoitti hakemuksen tavara- ja palveluluettelon 2.6.2017 kuulumaan palvelu-luokassa 38 seuraavasti:

Luokka 38 Pääsyn tarjoaminen verkkokalvojen kuvien katseluun, arkistointiin ja lääketieteelliseen etäneuvontaan tarkoitettuihin pilvipalveluihin.

Luokat 10 ja 44 pysyivät muuttumattomina.

6. Päätös

Asetuksen 75 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto vahvistaa, että hakemuksen tavara- ja palveluluettelo on hakijan 2.6.2017 antamien ohjeiden mukaisesti rajoitettu kuulumaan seuraavasti:

Luokka 10 Kamerat lääketieteellisiin tarkoituksiin, nimittäin verkkokalvo- ja oftalmiset kamerat.

Luokka 38 Pääsyn tarjoaminen verkkokalvojen kuvien katseluun, arkistointiin ja lääketieteelliseen etäneuvontaan tarkoitettuihin pilvipalveluihin.

Luokka 44 Oftalmologiset etälääkäripalvelut.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta - tavara- ja palveluluettelon rajoituksesta huolimatta - pitää kiinni ilmoituksessaan 17.10.2016 esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta seuraavin perusteluin.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.”

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ).

EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 28 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö).

Merkin kuuluminen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 25/09/2015, T-591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700, § 25-26).

Merkin erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, voi vaikuttaa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (12/09/2007, T-358/04, Mikrofonin pään muoto, EU:T:2007:263, § 40).

Virasto ei ota kantaa hakijan esille tuomaan, sanan ORBIT alkuperään. Virasto myöntää sen sijaan sen, että sanalla ORBIT on viraston viittaaman merkityksen ’silmäkuoppa’ lisäksi myös merkitys ’rata, kiertorata, kehä’. Virasto kuitenkin huomauttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sanamerkkiin on sovellettava EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Tätä kohtaa voidaan soveltaa käsillä olevaan tapaukseen.

Hakijan huomautus, jonka mukaan kohderyhmä merkin ORBIT hakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä nähdessään, ymmärtäisi ja mieltäsi sanan juuri sen avaruusympäristöön liittyvässä merkityksessä, ei vakuuta virastoa. Hakemus kattaa lääketieteen alan erikoistavaroita ja –palveluja, jotka on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Tiedetään myös, että kohderyhmä pyrkii antamaan sanalle asianomaisessa kontekstissa aina sanan luontaisimman merkityksen. Näin ollen on todennäköistä, että relevantti kohderyhmä ymmärtää merkin ORBIT välittömästi ja ilman analysointiponnisteluja kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä merkityksessä ’silmäkuoppa’ eli pääkallon syvennys, jossa silmämuna sijaitsee. Virasto pitää hyvin epätodennäköisenä, että kohderyhmä tässä yhteydessä antaisi sanalle ORBIT hakijan viittaaman, avaruusympäristöön liittyvän merkityksen.

Hakijan mukaan viraston ilmoituksessaan viittaamat artikkelit sanan ORBIT käytöstä ko. alalla osoittavat ’ainoastaan, että sana ORBIT on jossain määrin käytössä lääketieteellisenä terminä lääketieteellisessä kirjallisuudessa’. Virasto ei yhdy hakijan näkemykseen. Viraston viittaamat artikkelit osoittavat selvästi sanaa ORBIT käytettävän niin silmätautiopissa (orbit surgery) kuin myös puhuttaessa silmätautien hoidoista, joihin kuuluu myös silmäkuopan kirurgia (Eyelid and orbit surgery; Orbit and Zygoma Fracture Repair).

Virasto huomauttaa kuitenkin myös, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Se, että sana ei ole kyseisellä alalla käytössä, ei automaattisesti tarkoita, että merkki olisi ei-kuvaileva. Hakijan huomautus, jonka mukaan sanaa ORBIT ei kyseisten tavaroiden yhteydessä käytetä, ei näin ollen ole relevantti tai ratkaiseva.

Hakijan huomautuksista huolimatta virasto edelleen katsoo, että merkki ORBIT kertoo kuluttajille välittömästi ja suoraan haettavien tavaroiden ja palvelujen (luokat 9 ja 44) koskevan silmäkuoppaa ja/tai liittyvän silmäkuoppaan ja/tai silmän alueen ongelmiin ja/tai palvelujen mahdollistavan pääsyn silmää/sen verkkokalvoa koskeviin kuviin ja arkistotietoihin ja silmäkuoppaa koskevaan lääketieteelliseen etäneuvontaan (luokka 38). Näin ollen merkki välittää ilmeistä ja suoraa tietoa tavaroiden ja palvelujen lajista, käyttötarkoituksesta ja muusta ominaispiirteestä, eli tietoa siitä asiasisällöstä, jota tavarat ja palvelut koskevat tai johon ne jollakin tapaa liittyvät (esimerkiksi mahdollistamalla kyseiset palvelut).

Edellä esitetyn perusteella, kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna on sanamerkin ORBIT ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon piiriin.

EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa. Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkki, joka asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Koska merkki ORBIT on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin ja palveluihin nähden, puuttuu siltä myös erottamiskyky näiden samojen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Edellä mainituista syistä ja EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 15 835 614 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. Tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 1 kohta), 17/10/2016, 5 sivua