EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja
tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 3 kohta)

Alicante, 22/12/2016

Asianajotoimisto Heikki Virri Oy

Linnankatu 18

FI-20100 Turku

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	015870702
Hakijan viite:	T20160031a
Tavaramerkki:	motopesu
Merkin tyyppi:	Kuviomerkki
Hakija:	Motonet Oy PL 169 FI-80101 Joensuu FINLANDIA

Virasto ilmoitti hakijalle 07/10/2016 ehdottomasta rekisteröintiesteestä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

Hakija esitti huomautuksensa 07/12/2016, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto:

Merkki perustuu hakijan toiminimeen Motonet OY. Virasto on rekisteröinyt aikaisemmin MOTO sanaa sisältäviä merkkejä. Merkin sanallista osaa, MOTOPESU ei käytetä suomen ja viron kielessä. Merkin osa PESU on kuvaileva, muuta merkki kokonaisuutena on erottamiskykyinen. Merkki on tunnettu ja käytössä vuodesta 1989.

EUTMA:n 75 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleisen edun, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Kun EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään siinä tarkoitettujen merkkien ja ilmausten rekisteröiminen Euroopan unionin tavaramerkeiksi,

tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"Asetuksen [EUTMA] 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkejä ja merkintöjä ovat sellaiset merkit ja merkinnät, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna käyttää normaalisti joko suoraan tai mainitsemalla yksi tavaran tai palvelun oleellisista ominaisuuksista osoittamaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua." (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

On [– –] merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. [EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan] sanamuodossa ei nimittäin erotella ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnät, joista tavaramerkki muodostuu, voivat osoittaa. Kun nimittäin otetaan huomioon kyseisen säännöksen tausta-ajatuksena oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on voitava vapaasti käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta.(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Siitä johtuen, ja vaikkapa hakija viittaa omaan toiminimeen MOTONET Oy, joka ei ole edes sama kun haettavan merkin sanallinen osa, virasto ei voi hyväksyä merkkiä rekisteriin.

Koska kyseinen tavaramerkki muodostuu useista osatekijöistä (yhdistelmämerkki), sen erottamiskykyä arvioitaessa sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta tavaramerkin ulkoasun eri piirteitä peräkkäin (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Virasto on sen tehnyt. Haetun tavaramerkin palvelut, joita ei voida hyväksyä, ovat palveluja päivittäistä kulutusta/massakulutusta varten, jotka on tarkoitettu pääasiassa keskivertokuluttajille. Kyseisten palvelujen luonne huomioon ottaen kohdeyleisön perehtyneisyyden taso on sellainen, joka edustaa tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan tasoa. Lisäksi, koska merkki muodostuu suomen sekä vironkielisistä sanoista, kyseinen kohdeyleisö, johon nähden ehdottomat hylkäysperusteet on tutkittava, on suomea ja/tai viroa puhuvat kuluttajat unionissa (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; ja 27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Kokonaisuutena sanat ”MOTOPESU” kertoo/kertovat kuluttajille välittömästi ja suoraan haettavien palvelujen olevan ajoneuvojen, mukaan lukien moottoripyörien, pesu- sekä puhdistuspalveluja jotka sisältää myös vahauspalvelut. Näin ollen merkin keskeisenä osana on ilmaus, joka tiettyjä tyylillisiä elementtejä lukuun ottamatta välittää ilmeistä ja suoraa tietoa palvelujen tyypistä, käyttötarkoituksesta. Hakija ei ole esittänyt mitään todisteita siitä, että merkissä olevia sanoja ei käytetä sekä suomen että viron kielellä.

Jotta uudissanasta tai sellaisesta sanasta, joka syntyy eri osien yhdistämisestä, muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin pitää EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava myös uudissanan tai sanan itsensä osalta (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31). Koska merkki kokonaisuutena sekä sen eri osat ovat merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen palveluihin nähden, asianomainen kohdeyleisö vastaanottaa sen ensisijaisesti kuvailevana, mikä siten hämärtää vaikutelmaa merkin mahdollisesti ilmaisemasta kaupallisesta alkuperästä. Sen lisäksi ovat myös kuvioelementit suorastaan kuvailevia palvelujen osalta, koska kuvissa erottuu selvästi autoa pesevä ihmishahmo. Kyseisten elementtien yhdistämistapaan ei liity mitään sellaista, jolla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella

ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, korostus lisätty jälkikäteen.)

Kokemuksen perusteella virasto toteaa, että kyseessä oleva kuluttaja mieltää haetun tavaramerkin tavanomaiseksi merkiksi eikä tietyn omistajan tavaramerkiksi. Jos hakija vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn viraston edellä mainittuun kokemukseen perustuvasta arviosta huolimatta, hakijan tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky, koska kun otetaan huomioon hakijan perusteellinen markkinatuntemus, hakijan on paljon helpompi esittää nämä tiedot (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). Hakija ei ole esittänyt mitään todisteita.

Hakijan väittäessä, että EUIPO on jo rekisteröinyt useita samanlaisia tavaramerkkejä, voidaan huomauttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätökset, jotka koskevat merkin rekisteröintiä Euroopan unionin tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen sitä, voidaanko merkki rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi, on arvioitava ainoastaan EUTMA:n perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä näitä päätöksiä edeltäneen päätöskäytännön perusteella (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; ja 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). Lisäksi on mainitut merkit toisenlaiset ja koostuu eri elementeistä kun nyt haettava.

"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan taas kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista." (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Hakijan mukaan merkki on tunnettu ja käytössä vuodesta 1989. UTMA:n 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdan tilanteessa nimittäin se, että kohderyhmä ymmärtää merkin, josta kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi, perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämän seikan vuoksi on perusteltua jättää huomiotta EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat seikat, joiden mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin sääntöjenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle taloudelliselle toimijalle.

Oikeuskäytännön mukaan erottamiskyvyn saaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ansiosta kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tuotteiksi. Olosuhteita, joiden vallitessa erottamiskyvyn saavuttamista käytössä koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, ei kuitenkaan ole mahdollista todeta yksinomaan yleisiin ja abstrakteihin tietoihin kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin.

Toisekseen tavaramerkin rekisteröinti EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaisesti.

Kolmanneksi on tässä tapauksessa käytössä saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa otettava huomioon sellaiset tekijät kuten merkin markkinaosuus, merkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella katsotaan, että asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava EUTMA:n 7 artiklan 3 kohdassa asetetun rekisteröintiedellytyksen täyttyvän.

Neljänneksi oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, sekä ottamalla huomioon, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; ja 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Hakija ei ole yllämainituista asioista esittänyt mitään todisteita ja sen takia ei ole virastolla syitä hyväksyä merkkiä rekisteriin UTMA:n 7 artiklan 3 kohdan mukaan.

Edellä mainituista syistä ja EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 15 870 702 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen palvelujen osalta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. Tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Erkki Münter