Recusa de um pedido de registo de marca da União Europeia

(artigo 7.º do Regulamento sobre a marca comunitária (“RMUE”) e regra 11, n.º 3, do Regulamento de Execução do Regulamento sobre a marca da União Europeia (“RERMUE”))

Alicante, 31/03/2017

J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.

Rua Victor Cordon, 14

P-1249-103 Lisboa

PORTUGAL

N.º do pedido:	015891823
Sua referência:	012365
Marca:	SO ORGANIC
Tipo de marca:	Marca figurativa
Requerente:	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. Rua João Mendonça, 505 P-4464-503 Senhora da Hora PORTUGAL

Em 15/11/2016, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa parcial do pedido de marca apresentado, , de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 7.º, n.º 2, do RMUE, pelas razões referidas na carta em anexo.

O requerente apresentou as suas observações em 16/01/2017, onde se expõem os seguintes argumentos:

A marca registanda é uma marca complexa, composta por uma combinação original dos elementos que integram a sua composição (elementos nominativos e figurativos) e, apreciada no conjunto dos seus elementos, possui a necessária eficácia distintiva. A ligação entre os serviços designados e o significado do sinal não é suficientemente estreita; a marca apenas faz uma indireta alusão e é sugestiva, mas não diretamente descritiva. Os elementos figurativos são peculiares e originais; eles conferem capacidade distintiva ao sinal; o sinal em apreço tem um certo aspeto criativo e resulta de algum grau de fantasia. O Instituto já concedeu várias marcas semelhantes, pelo que deveria manter a mesma prática e conceder o pedido em apreço.

Nos termos do artigo 75.º do RMUE, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

Considerado o teor das observações do requerente e avaliado o seu conteúdo, o Instituto decide manter as objeções notificadas.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMUE é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do [RMUE] são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público‑alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; itálico nosso).

Para além disso, é importante ressaltar que para apurar se a combinação em causa pode ser apreendida pelo público como um indicador de origem, há que analisar a impressão de conjunto produzida por essa combinação, o que não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos da apresentação utilizados (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59; itálico nosso).

O requerente alega que o sinal em apreço é distintivo e ainda que não contém informação óbvia e direta sobre as características essenciais dos serviços em causa nas classes 35 e 43. Contudo, não foi indicada fundamentação ou prova que possa refutar as conclusões expostas pelo Instituto na sua notificação de 15/11/2016.

Ora, tal como já oportunamente referido, o público relevante em relação ao qual deve ser apreciado o motivo absoluto de recusa é o consumidor na União Europeia que fala inglês, que entenderá as palavras ‘so’ e ‘organic’ consoante o seu significado natural nessa língua.

O Instituto forneceu prova adequada do significado destes termos na sua notificação; tais elementos de prova (referências a dicionários) não foram contestados pelo requerente.

Como tal, é legítimo concluir que a marca , no seu todo, informa imediatamente os consumidores relevantes de que os serviços alvo da objeção para os quais é pedido o registo na classe 35 consistem na venda (a retalho ou por grosso) de produtos alimentares orgânicos e/ou provenientes de agricultura biológica e de que os serviços na classe 43 consistem em serviços de restauração que utilizam os referidos produtos orgânicos e/ou provenientes de agricultura biológica para confeccionar as respetivas refeições.

Por conseguinte, a marca contém informações claras e diretas sobre a espécie, a qualidade e a finalidade dos serviços em questão.

Tal informação sobre as características dos serviços em questão constitui o nexo direto, estreito e descritivo que justifica a recusa parcial ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

O Instituto sublinha que para que um pedido seja recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMC, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins.

Portanto, um pedido de registo de marca deve ser objeto de uma recusa, em aplicação da supra-referida disposição, se, pelo menos um dos seus significados potenciais designar uma característica essencial dos serviços em causa.

A esse respeito, o requerente reconhece que o sinal em causa “sugere ou evoca alguma das alegadas qualidades relacionadas com os serviços em causa”, mas alega que a marca considerada na sua globalidade é, quando muito, meramente alusiva de determinadas características, mas que tal sugestão é indireta e inabitual, pelo que considerada no seu todo ela é capaz de individualizar os serviços em apreço. De facto, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do RMUE, não se aplica aos termos unicamente sugestivos ou alusivos no que respeita a determinadas características dos serviços.

Contudo, o requerente não apontou qualquer argumentação que possa justificar a conclusão de que a informação veiculada pelo sinal em apreço é apenas indireta ou invulgar. Para que tal fosse o caso, a marca deveria exigir do consumidor alguma dificuldade interpretativa, ou seja, algum esforço mental para compreender a mensagem transmitida.

Ora, no caso em apreço, o sentido descritivo do sinal é óbvio e direto e resulta do significado das palavras ‘so organic’ e da imagem de um coração, que compõem a marca. De facto, em relação aos serviços em questão, a mensagem de que os mesmos consistem na venda de produtos alimentares orgânicos e em serviços de restauração que utilizam os referidos produtos orgânicos é sem dúvida uma referência às suas qualidades essenciais na óptica do consumidor, pois essas características são certamente importantes para os consumidores que procuram os referidos produtos orgânicos e/ou provenientes de agricultura biológica.

Consequentemente, o sinal seria visto essencialmente como uma mensagem informativa, e não como uma marca que individualiza a origem dos referidos serviços.

Por fim, no que concerne o grau de estilização do sinal , o Instituto considera que os elementos figurativos incluídos na marca sub judice não são, por si próprios, capazes de dotar a marca da distintividade de que ela carece.

Os elementos verbais ‘so organic’ aparecem num tipo de letra minúscula claramente comum. Outrossim, o elemento gráfico do coração, situado por cima da letra ‘i’ em substituição do ponto, é uma imagem manifestamente comum no comércio que é frequentemente utilizada no mercado em relação a produtos e serviços no ramo alimentar, de forma a comunicar ao público uma mensagem promocional e inspiracional (os alimentos oferecidos foram produzidos/confecionados com amor e serão do agrado do consumidor).

Portanto, a referida componente figurativa do sinal será percebida pelos consumidores relevantes como um recurso gráfico essencialmente decorativo, que visa chamar a atenção do público para os elementos verbais que acompanha. Da mesma forma, os consumidores não têm por hábito atribuir o valor de indicador de origem comercial a elementos gráficos tais como o sublinhado, o negrito ou símbolos como o coração em relação aos serviços em apreço, pois estes são frequentemente utilizados no comércio, onde constituem recursos gráficos básicos e comuns que servem de padrão decorativo aos sinais que devem transmitir a indicação de uma origem comercial particular.

Portanto, o Instituto discorda, respeitosamente, da conclusão do requerente de que a componente figurativa do sinal é “original e distintiva”. Pelo contrário, considera-se que os elementos figurativos contidos no sinal, no seu conjunto, são de uma natureza bastante simples e essencialmente decorativa e, em consequência, são insuficientes para conferir carácter distintivo à marca no seu todo.

Cumpre salientar que para chegar a estas conclusões, o Instituto pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos/serviços, factos esses que são suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos/serviços. Em tais casos, o Instituto não é obrigado a dar exemplos de tal experiência prática ou demonstrar que o sinal é efetivamente usado de forma descritiva no mercado.

Portanto, o Instituto baseou o seu exame em factos resultantes da referida experiência prática para alegar que os consumidores terão a perceção da marca requerida como um sinal comum e meramente informativo, e não como a marca de um titular em particular. Na medida em que o requerente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do Instituto baseado na experiência acima referida, é a ele que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, dado que o requerente está em melhores condições de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Considerando o acima exposto, o Instituto conclui que o sinal em questão é claramente descritivo e, consequentemente, abrangido pela proibição definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, em relação aos serviços referidos na objeção inicial.

Outrossim, o facto de o sinal em apreço ser composto por elementos que informam o público acerca de características próprias dos serviços em questão permite concluir que a marca , considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo para designar os referidos serviços (na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE).

Relativamente ao argumento do requerente apoiado em decisões anteriores do Instituto que admitem o registo de marcas semelhantes, decorre da jurisprudência que «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário». Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMC, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

É ainda de sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Considerando os argumentos supracitados, e em conformidade com as alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e com o artigo 7.º, n.º 2, do RMUE, o Instituto procede à recusa parcial do pedido de marca da União Europeia n.º 15 891 823, nomeadamente em relação aos seguintes serviços designados:

Classe 35: Serviços de venda a retalho e por grosso em lojas ou através de redes informáticas mundiais ou por catálogo de produtos especialmente alimentares naturais e biológicos.

Classe 43: Serviços de restauração (alimentação).

O pedido de registo é aceite para os restantes serviços na Classe 35, a saber:

Classe 35: Publicidade; serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e distribuição de prospetos, folhetos e impressos; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

Em conformidade com o disposto no artigo 59.º do RMUE, tem o direito de recorrer desta decisão. Nos termos do artigo 60.º do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. Devendo igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.

Gueorgui IVANOV