WIDERSPRUCH Nr. B 2 993 569

Sanner France, Société par actions simplifiée à associé unique, 17, Rue de Dahlenheim, 67520 Kirchheim, Frankreich (Widersprechende), vertreten durch Reiser & Partner Patentanwälte mbB, Weinheimer Str. 102, 69469 Weinheim, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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JACO - Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Bodersweierer Str. 30, 77694 Kehl, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch V. Nieding Ehrlinger Geipel Ingendaay PartGmbB, Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 23.01.2020 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen.

2. Dem Widerspruch Nr. B 2 993 569 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen:

Klasse 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Flaschen, Dosen, Tuben, verschließbare Röhren und Röhrchen, Dosiersysteme (Behälter mit Mechaniken zur dosierten Ausgabe) und Bechergläser aus Kunststoff; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, insbesondere für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie; Behälterverschlüsse aus Kunststoff; Flaschenverpackungen aus Kunststoff; Flaschenverschlüsse aus Kunststoff.

Klasse 40: Materialverarbeitung, nämlich Drucken von Bildern auf Gegenständen, Behandlung und Recycling von Verpackungen; Bearbeitung und Verarbeitung von Kunststoffmaterial; Zurichten von Kunststoffen für Dritte auf Bestellung; Druckarbeiten; Bedrucken von Verpackungen; Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall.

Klasse 42: Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Verpackungen; Design und Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen; Design und Entwicklung von Werkzeugen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Industriedesignern; Dienstleistungen eines Produktentwicklers in Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, der technischen Funktionserfüllung und der Produzierbarkeit von Waren der Klasse 20.

3. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 967 722 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Dienstleistungen weitergeführt werden.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 15 967 722 für die Wortmarke „JACO” ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 40 und 42. Der Widerspruch beruht auf:

(1) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Unternehmensnamen „JACO- S.A. EMBALLAGES EN MATIERE PLASTIQUE“;

(2) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen „JACO“;

(3) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen „JACO S.A.“;

(4) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen „JACO SA“;

(5) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Domainnamen „jaco.fr“;

(6) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen ;

(7) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen ;

(8) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich benutzten Firmenschild ;

(9) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen ;

(10) dem im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzten Handelsnamen .

Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 4 UMV.

ANTRAG AUF DIE WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

I. Sachverhalt

Am 12/06/2018 wurde der Anmelderin eine Frist bis zum 22/08/2018 gewährt, um ihre Stellungnahme zu den Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen der Widersprechenden zur Stützung des Widerspruchs vorzulegen. Diese Frist wurde vom Amt auf Antrag der Anmelderin einmalig bis zum 22/10/2018 verlängert.

Am 22/10/2018 sind beim Amt mehrere Faxübertragungen der Anmelderin eingegangen, die aus einer 15-seitigen Stellungnahme und einem Teil der dazugehörigen Anlagen (insgesamt 27 Seiten) bestehen.

Am 25/10/2018, nach Fristablauf, ging beim Amt die 15-seitige Stellungnahme der Anmelderin samt Anlagen A1 bis A9 (insgesamt 63 Seiten) per Post ein. Am 02/11/2018 setzte das Amt die Anmelderin davon in Kenntnis, dass Seiten 28 – 78 der eingereichten Unterlagen nicht berücksichtigt werden, da sie verspätet eingereicht wurden.

Am 17/12/2018 reichte die Anmelderin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein.

II. Vortrag der Anmelderin

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand enthielt im Wesentlichen die folgenden Angaben:

Die Stellungnahme der Anmelderin vom 22/10/2018 bestehe aus einem 15-seitigen Schriftsatz und den dazugehörigen Anlagen A1 bis A9, insgesamt 78 Seiten. Nachdem der Unterzeichner die Stellungnahme durchgesehen habe und den Schriftsatz durchgelesen habe, habe er die Rechtsanwaltsfachangestellte angewiesen, die gesamte Stellungnahme vorab per Fax ans Amt zu übermitteln. Daraufhin habe die Rechtsanwaltsfachangestellte vergeblich versucht, die Stellungnahme an das Amt zu faxen und zwar drei Mal (um 17:32 Uhr, um 17:48 Uhr und um 18:02 Uhr). Wegen fehlender Empfangskapazitäten konnten trotz mehrfacher Versuche nur 27 Seiten der Stellungnahme gefaxt werden; die Faxvorgänge seien nach der Übertragung der ersten 27 Seiten jeweils abgebrochen worden, worüber die Rechtsanwaltsfachangestellte den Unterzeichner unmittelbar nach dem jeweiligen Faxabbruch durch Vorlage der Faxberichte informierte. Um 18:15 Uhr sei rein vorsorglich nochmals der 15-seitige Schriftsatz allein gefaxt worden. Daraufhin sei der vollständige Schriftsatz zur Post gegeben worden.

Die Anmelderin ist der Ansicht, dass aufgrund mangelnder Empfangskapazitäten des Telefaxgerätes der EUIPO der Schriftsatz nicht vollständig per Fax am 22/10/2018 übermittelt werden konnte. Die Anmelderin habe durch die mehrmaligen vergeblichen Versuche über einen längeren Zeitraum die Stellungnahme zu faxen alles getan, um die Stellungnahme in vollem Umfang an das Amt fristgerecht per Fax zu übermitteln. Die Anmelderin habe dabei auch eine ausreichende Sicherheitsreserve eingerechnet und damit den Sorgfaltsanforderungen genüge getan. Der durch das Amt nicht sichergestellte ordnungsgemäße Faxzugang einer umfangreichen Stellungnahme und eine hierdurch verursachte Fristversäumnis dürfen dabei nicht zu Lasten der Anmelderin gehen.

Die Anmelderin trägt auch vor, dass sie, entgegen des Schreiben des Amtes vom 16/11/2018, auch nicht dazu gehalten gewesen sei, die Stellungnahme per „E-Kommunikation“ einzureichen. Gemäß der DVUM stünden der Anmelderin verschiedenste Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Amt offen und eine Verpflichtung zur Verwendung eines dieser Kommunikationsmittel sei nicht vorgesehen. Der Anmelderin stand es deshalb frei, den Weg zur Einreichung der Stellungnahme zu wählen, deren Zugang das Amt jederzeit sicherstellen müsse, so dass daraus kein Nachteil für die Anmelderin entstehen könne.

Die Anmelderin weist zur Stützung ihres Antrages auf einen Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts (beigefügt als Anlage zum Antrag) und auf eine Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes hin und reicht folgende Nachweise ein:

 Faxberichte über die oben beschriebenen Faxübertragungen;

 Eidesstattliche Versicherung des Unterzeichners.

III. ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

a) Entrichtung der Gebühr für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Gemäß Artikel 104 Absatz 3 UMV gilt der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist. Als Tag der Einreichung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt der 19/12/2018, der Tag des Eingangs der Wiedereinsetzungsgebühr auf das Konto des Amtes.

b) Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags

Nach Artikel 104 Absatz 2 UMV ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses für die Nichteinhaltung der Frist einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig.

Als Tag des Wegfalls des Hindernisses kann im vorliegenden Fall der 22/10/2018 gelten, der Tag, an dem die Anmelderin die Frist zur Einreichung ihrer Stellungnahme zu den Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen der Widersprechenden versäumt hat (in Bezug auf Seiten 28 – 78 des Schriftsatzes). Am 19/12/2018 reichte die Anmelderin einen Wiedereinsetzungsantrag ein, d.h. innerhalb von zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses für die Nichteinhaltung der Frist und innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Frist.

Wie durch Artikel 104 Absatz 2 UMV vorgeschrieben, gilt die versäumte Handlung, d.h. die Einreichung der Unterlagen und Beweismittel, als innerhalb der Frist von zwei Monaten nachgeholt, da diese beim Amt am 25/10/2018 eingegangen sind. Folglich ist der Wiedereinsetzungsantrag zulässig.

c) Begründetheit des Wiedereinsetzungsantrags

Gemäß Artikel 104 Absatz 1 UMV kann einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur dann stattgegeben werden, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i. Die Person, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, ist verhindert gewesen, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten,

ii. die Nichteinhaltung der Frist hat nach der Unionsmarkenverordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge und

iii. die Frist ist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten worden.

i./ii. Nichteinhaltung einer Frist und Rechtsverlust

Eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgegeben werden kann, besteht darin, dass der an dem Verfahren Beteiligte „[...] verhindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten […], wenn die Verhinderung […] den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat“.

Die Anmelderin hat die am 22/10/2018 abgelaufene Frist für die Einreichung ihrer Stellungnahme zu den Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen der Widersprechenden (in Bezug auf Seiten 28 – 78 des Schriftsatzes) nicht eingehalten und macht geltend, diesbezüglich verhindert gewesen zu sein. Die Nichteinhaltung der Frist hat einen unmittelbaren Rechtsverlust für die Anmelderin zur Folge, da nach Ablauf der Frist eingereichte Dokumente im Prinzip nicht berücksichtigt werden können.

Somit sind die beiden ersten Voraussetzungen dafür, dass dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgegeben werden kann, erfüllt.

iii. Gebotene Sorgfalt

Damit die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden kann, muss der Beteiligte alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet haben, um die Frist einzuhalten.

Der Rechtsprechung zufolge muss eine die Wiedereinsetzung rechtfertigende Situation ungewöhnlich oder außergewöhnlich sein; die Handlung wurde wegen unvorhersehbarer Umstände versäumt, die auch dann außerhalb der Kontrolle des Antragstellers gelegen hätten, wenn dieser alle gebotene Sorgfalt beachtet hätte.

Die Wiedereinsetzung impliziert für die Beteiligten und ihre Vertreter eine Sorgfaltspflicht hinsichtlich ihres Auftretens vor dem Amt. Die Anmelderin bzw. ihr Vertreter muss äußerste Sorgfalt beachtet haben, um die Frist einzuhalten.

Die Zweite Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung vom 12/11/2002 in der Rechtssache R 984/2001-2 - THUMB DRIVE, Randnummer 13, Folgendes ausgeführt: Bedient sich ein an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligter eines zugelassenen Vertreters, so ist die für die Beachtung „aller [...] gebotenen Sorgfalt" zuständige Person der betreffende Vertreter.

Der an einen Vertreter gestellte Sorgfaltsmaßstab hinsichtlich der Vermeidung von Rechtsverlusten aufgrund von Fristversäumungen wird im Allgemeinen höher sein als der an einen Antragsteller gestellte Maßstab, da der Vertreter seine Arbeit so zu organisieren hat, dass Rechtsverluste aufgrund der Nichteinhaltung von Fristen generell ausgeschlossen sind.

Der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vergleiche die Entscheidung vom 26/09/2007 in der Rechtssache R 947/2007-1 der Ersten Beschwerdekammer - NEWTON) zufolge soll Artikel 104 UMV den Parteien die Möglichkeit geben, einem Versäumnis infolge außergewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände abzuhelfen, nicht jedoch die Möglichkeit, einfache Nachlässigkeiten oder Fehler seitens der Anmelderin oder ihres Vertreters zu berichtigen. Es handelt sich hierbei um ein außergewöhnliches Instrument, dessen Anwendungsbedingungen streng auszulegen sind.

Im vorliegenden Fall ist die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass der Vertreter der Anmelderin nicht die erforderliche Sorgfalt eingehalten hat.

Die Anmelderin hat am letzten Tag der (einmal verlängerten) Frist zum Einreichen der Stellungnahme diese per Fax beim Amt einreichen und dabei Beweismaterial als Anlagen beischließen wollen. Aufgrund technischer Probleme wurde die Faxübertragung nach 27 Seiten abgebrochen.

Jeder Partei steht es frei, ihren Schriftsatz erst am letzten Tag beim Amt einzureichen und grundsätzlich ist der Anmelderin Recht zu geben, dass Fehler bei dem Empfang von Faxübertragungen nicht zu Lasten der Partei gehen sollten.

An dieser Stelle soll dahingestellt bleiben, ob drei Übermittlungsversuche innerhalb einer halben Stunde tatsächlich „mehrmalige Versuche über einen längeren Zeitraum“ darstellen und ob das von der Anmelderin geschilderte Verbindungsproblem vom Amt verschuldet war oder es aufseiten der Telekommunikationsanlage der Anmelderin begründet lag.

Allerdings ist in diesem Fall noch zu berücksichtigen, dass die Faxübermittlung nicht komplett gestört war, so dass keinerlei Übertragung möglich war, sondern die Übermittlung lediglich auf 27 Seiten auf einmal beschränkt gewesen ist. Der Widerspruchsabteilung erschließt es sich nicht, warum die Anmelderin nach der Übermittlung der ersten 27 Seiten nicht in einem zweiten Anlauf die weiteren Seiten - ggf. zwanzig seitenweise versendet hat, so dass das Amt die vollständige Stellungnahme samt Anlagen erhalten hätte.

Auch spricht gegen die erforderliche Sorgfalt, dass, nachdem die Anmelderin festgestellt hat, dass Probleme bei der Faxübertragung bestehen, Letztere nicht das Amt kontaktiert hat, um entweder Hilfe anzufordern, oder eine Fristverlängerung zu beantragen (oder beides). Die Anmelderin hat es nach 3 Versuchen aufgegeben und die Frist verstreichen lassen.

An nächster Stelle ist festzuhalten, dass die Anmelderin auch auf einen anderen Kommunikationskanal mit dem Amt die fragliche Stellungnahme hätte einreichen können. Die Anmelderin argumentiert gegen eine Verpflichtung zur Verwendung der durch das Amt betriebenen Online-Kommunikationsplattform und bezieht sich in diesem Zusammenhand auch auf den Beschluss EX-17-4 des Exekutivdirektors des Amtes, wonach die elektronische Kommunikation wahlweise per Telefax oder per „E-Kommunikation“ erfolgen könne. Es ist allerdings anzumerken, dass in Artikel 4(5) dieses Beschlusses vorgesehen ist, dass im Falle einer Störung bei der elektronischen Übertragung einer Anmeldung, eines Antrages, einer Mitteilung oder eines anderen Dokuments die Übermittlung des Schriftstückes erneut unter Verwendung eines anderen akzeptierten Kommunikationsmittels eingereicht werden muss, wobei die betreffenden Fristen davon nicht berührt werden.

Die Anmelderin beruft sich zur Unterstützung ihrer Argumente auf einen Beschluss des deutschen Bundesverfassungsgerichts und auf eine Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes, die allerdings für das vorliegende Verfahren nicht relevant sind. In Bezug auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist festzuhalten, dass die Rechtslage beim deutschen Bundesverfassungsgericht nicht mit der Einreichung von Stellungnahmen beim EUIPO vergleichbar ist. In der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer geht es um eine Konstellation, die sich von dem gegenwärtigen Fall unterscheidet, da in dem ersten Fall die Unterlagen per Post bereits zwei Wochen vor Ablauf der Frist abgesendet worden sind und nicht zugestellt worden sind. Somit war in diesem Fall bereits eine lange Postlaufzeit einkalkuliert worden, wohingegen die vollständige Nichtzustellung nicht erwartet werden konnte.

Somit hat der Vertreter der Anmelderin im hier vorliegenden Fall die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt nicht nachgewiesen.

d) Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der vorgelegten Erläuterungen gelangt das Amt zu der Schlussfolgerung, dass die Anmelderin nicht „[alle] nach den gegebenen Umständen [gebotene] Sorgfalt“ beachtet hat, um einen Verlust von Rechten zu vermeiden.

Daher muss die Widerspruchsabteilung den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückweisen.

Der Vollständigkeit halber ist jedoch klarzustellen, dass, der Ansicht der Widerspruchsabteilung nach, im vorliegenden Verfahren der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht entscheidungsrelevant ist. Die Widerspruchsabteilung stellt fest, dass die Anmelderin einige Unterlagen, die Gegenstand des Antrages auf Wiedereinsetzung sind, auch als Anlagen zur Stellungnahme vom 28/06/2019 erneut eingereicht wurden. Die Widersprechende hat diesbezüglich zu Recht angemerkt, dass die Möglichkeit, die der Anmelderin zur Einreichung einer weiteren Stellungnahme gegeben wurde, sich ausschließlich auf die letzte Stellungnahme der Widersprechenden bezog und nicht dazu dienen sollte, verspätete Dokumente erneut einzureichen. Allerdings kann die Zulässigkeit dieser Dokumente dahingestellt bleiben. Die Widerspruchsabteilung wird in diesem Verfahren alle von der Anmelderin eingereichten Unterlagen berücksichtigen, was jedoch nicht zum Nachteil der Widersprechenden gereichen wird.

NICHT EINGETRAGENE MARKE ODER IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR BENUTZTES ANDERES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

(a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

(b) dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 UMV unterliegen somit den folgenden Anforderungen:

 Das ältere Kennzeichen muss vor der Einreichung der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sein.

 Die Widersprechende muss nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht vor der Einreichung der angefochtenen Marke Rechte an dem Kennzeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird, erworben haben, einschließlich des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

 Die Bedingungen, unter denen die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann, müssen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch, der auf eine ältere nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, somit der Erfolg versagt.

Die Widersprechende hat in diesem Fall mehrere Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr in Frankreich, Deutschland und Österreich benutzt worden sind, geltend gemacht.

Gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Wird der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt, muss die Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM unter anderem den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzumfang dieses Rechts nachweisen; wenn das ältere Recht nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, ist auch eine eindeutige Angabe des Inhalts des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung erforderlich.

Daher obliegt es der Widersprechenden, alle erforderlichen Informationen für die Entscheidung vorzulegen, einschließlich der Angabe des anwendbaren Rechts und Vorlage aller erforderlichen Informationen für dessen ordnungsgemäße Anwendung. Nach der Rechtsprechung obliegt es der Widersprechenden „… nicht nur, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass sie die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung sie begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, ... sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.“ (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Durch die Informationen zum anwendbaren Recht muss es dem Amt möglich sein, den Inhalt dieser Rechtsvorschriften sowie die Bedingungen zur Erlangung des Schutzes und den Umfang dieses Schutzes zu verstehen und anzuwenden; der Anmelderin muss es möglich sein, das Recht auf Verteidigung ausüben zu können.

Hinsichtlich der Bestimmungen des anwendbaren Rechts muss die Widersprechende eine eindeutige Angabe des Inhalts des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegen (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM). Die Widersprechende muss Angaben zu den maßgeblichen Rechtsvorschriften (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zu deren Inhalt (Text) machen, indem sie Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegt (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, einem Gesetzeskommentar, juristischen Enzyklopädien oder einem Gerichtsurteil). Wenn die maßgebliche Bestimmung auf eine weitere rechtliche Bestimmung verweist, ist diese andere Bestimmung ebenfalls vorzulegen, damit die Anmelderin und das Amt die Bedeutung der geltend gemachten Bestimmung vollständig erfassen und deren mögliche Relevanz ermitteln können. Sind die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann die Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen (Artikel 7 Absatz 3 DVUM).

Außerdem muss die Widersprechende angemessene Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb und über den Schutzumfang des geltend gemachten Rechts erbringen und belegen, dass die Schutzbedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Insbesondere muss sie stichhaltige Beweise dafür vorlegen, dass es ihr nach geltendem Recht gelingen würde, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen.

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende keine Informationen bezüglich des rechtlichen Schutzes für die Art der geltend gemachten gewerblichen Schutzzeichen der Widersprechenden in Deutschland und Österreich vorgelegt. Die Widersprechende hat keine Informationen über den möglichen Inhalt des geltend gemachten Rechts oder die von der Widersprechenden zu erfüllenden Voraussetzungen, um die Benutzung der angefochtenen Marke in den einzelnen von der Widersprechenden angegebenen Mitgliedstaaten zu untersagen, vorgelegt. Darüber hinaus hat die Widersprechende nicht auf einen online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbaren Nachweis verwiesen.

Somit ist der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht begründet, sofern er auf den Rechten in Deutschland und Österreich beruht. Die Widerspruchsabteilung wird die Prüfung dieses Falles mit den Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr in Frankreich benutzt worden sind, fortsetzen.

a) Vorherige Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen Rechts aufstellt. Überdies muss eine solche Benutzung darauf schließen lassen, dass das betreffende Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Bei der Feststellung, ob dies der Fall ist, sind die Dauer und die Intensität der Benutzung dieses Zeichens als unterscheidendes Element für seine Adressaten zu berücksichtigen, bei denen es sich sowohl um Käufer und Verbraucher als auch um Lieferanten und Wettbewerber handelt. In dieser Hinsicht sind insbesondere Benutzungen des Zeichens in der Werbung und in der geschäftlichen Korrespondenz erheblich. Ferner ist die Beurteilung der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr für jedes Gebiet, in dem das für den Widerspruch geltend gemachte Recht geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Schließlich muss die Benutzung des in Frage stehenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke dargetan werden (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159‑160, 163, 166).

Im verfahrensgegenständlichen Verfahren wurde die angefochtene Marke am 24/10/2016 (kein Prioritätsdatum wurde geltend gemacht) angemeldet. Daher musste die Widersprechende nachweisen, dass die Kennzeichenrechte, auf die der Widerspruch gestützt wird, vor diesem Zeitpunkt in Frankreich im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurden. Ferner muss der Nachweis erbracht werden, dass die Zeichen der Widersprechenden im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden, nämlich in Bezug auf Behälter sowie Verschlüsse hierfür, nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Dosen, Tuben, verschließbare Röhren und Röhrchen; Dosiersysteme (Behälter mit Mechaniken zur dosierten Ausgabe); Bechergläser aus Kunststoff; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, insbesondere für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie; Behälterverschlüsse aus Kunststoff; Flaschenverschlüsse aus Kunststoff. Drucken von Bildern auf Gegenständen; Druckdienstleistungen; Materialbearbeitung; Bearbeitung und Verarbeitung von Kunststoffmaterial; Zurichten von Kunststoffen für Dritte auf Bestellung; Druckarbeiten; Bedrucken von Verpackungen; Metallbearbeitung; Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Verpackungen; Design und Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen; Design und Entwicklung von Werkzeugen; Designdienstleistungen; Entwicklung neuer Produkte; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen.

Am 30/05/2018 und am 01/06/2018 (innerhalb der Substantiierungsfrist), sowie am 20/12/2018 (nach Ablauf der Substantiierungsfrist, Anlage D01a und Anlagen D34a, D37 – D45) reichte die Widersprechende Benutzungsnachweise ein. Da die Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, und diesen Antrag auch entsprechend und ausreichend begründete, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkreten Informationen weiterzugeben. Die Benutzungsnachweise bestehen aus den folgenden Unterlagen:

Anlage D01: Handelsregisterauszug vom 13/11/2017 (mit deutscher Übersetzung), woraus ersichtlich ist, dass das Unternehmen der Widersprechen im Handelsregister von Saverne, Frankreich, am 12/09/1968 unter der Nummer TI676880453 eingetragen worden ist. Der Tätigkeitsbereich der Widersprechenden wird mit „Herstellung und Vertrieb von Verpackungen aller Art, bedruckt oder unbedruckt, aus Kunststoff, Metall, Glas oder allen anderen geeigneten Materialien.“ angegeben.

Anlage D01a: Handelsregisterauszug vom 27/06/2018 (mit deutscher Übersetzung), woraus ersichtlich ist, dass der Firmenname der Widersprechenden auf SANNER FRANCE geändert worden ist, JACO allerdings als Handelsname eingetragen ist.

Anlagen D02 – D09: Schriftwechsel zwischen der Widersprechenden und mehreren in Frankreich ansässigen Kunden aus den Jahren 1980 bis 2018 (einschließlich Bestellungen, Auftragsbestätigungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen), worin die Zeichen , JACO SA, , und JACO zu sehen sind. Die Bestellungen und die Auftragsbestätigungen beziehen sich vor allem auf Verschlüsse (bouchon), Röhrchen (tube), Trockenmittelverschlüsse (bouchon deshyd), Stopfen und obwohl die Stückzahlen in den meisten Dokumenten geschwärzt sind, kann man den Unterlagen entnehmen, dass es sich um erhebliche Mengen handelt;

Anlagen D10, D11 und D13: Firmenbroschüren der Widersprechenden aus den Jahren 2015, 2012 und 1989, worin die Zeichen , , und abgebildet sind, sowie Rechnungen und Korrespondenz bezüglich der Gestaltung des Logos/den Druck der Broschüren. In der ersten Broschüre ist erwähnt, dass die Widersprechende ein Wegbereiter in dem Bereich der Plastikröhren für die pharmazeutische und parapharmazeutische Industrie in Europa ist und, um eine umfassende Lösung für Verpackungen anzubieten, das Unternehmen, seit seiner Gründung eine Partnerschaft mit zwei großen deutschen Spezialisten von Kunststoffverschlüssen geschlossen hat. In den restlichen Broschüren sind Produkte aus der sich die Produktpalette der Widersprechenden ergibt abgebildet (verschiedene Arten von Kunststoffröhrchen und Verschlüsse), einschließlich Tabellen mit Produktnummern und Charakteristika;

Anlage D12: Dokument aus dem Jahr 2008, das anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Widersprechenden erstellt wurde, worin das Zeichen abgebildet ist;

Anlage D14: Artikel vom 12/11/2013 über JACO (JACO: RATIONNALISER LA PRODUCTION) in „Point éco Alsace“, einer Veröffentlichung der Industrie- und Handelskammer (Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole);

Anlage D15: Eine undatierte Broschüre der Widersprechenden mit dem Titel "vous créez ... nous emballons" (JACO – Sie entwickeln, wir verpacken). In der Broschüre ist das Zeichen abgebildet, sowie Produkte der Widersprechenden (Röhrchen und Verschlüsse). Die Broschüre enthält Information über das Ziel der Widersprechende, „ein profitables Wachstum bei bedruckten und/oder zusammengesetzten Kunststoffverpackungen für pharmazeutische Zwecke zu ermöglichen” sowie Angaben, dass das Unternehmen „10 Milliarden bedruckte Röhrchen hergestellt hat“, über „100 mögliche Röhrchenformen“ verfügt, dabei permanent 500 mögliche Dekore anbietet und pro Jahr mehr als 2000 Tonnen Kunststoffmaterial verarbeitet. In der Broschüre wird auch die Herstellung von Werkzeugformen (construction de moules) erwähnt.

Anlage D16: Liste der französischen Kunden der Widersprechenden (Stand 04-2018) unter Angabe der Kundennummer mit der Angabe der Region. Viele Kunden sind geschwärzt worden, wobei Kunden, die mit Firma erwähnt worden sind, mit den Kunden in anderen Anlagen (z. B. Anlagen D02 – D09, D33) übereinstimmen. Die Kunden in der Liste stammen aus unterschiedlichen Teilen Frankreichs;

Anlage D17: Drei Flyer der Widersprechenden, in denen verschiedene Röhrchen (Röhre für Eindruckstopfen, Röhre mit kindergesichertem Verschluss etc.) unter dem Zeichen abgebildet sind;

Anlage D18: Schriftwechsel und Vertrag aus dem Jahr 2016 mit zwei Gesellschaften bezüglich der Entwicklung und Lieferung von Spritzgusswerkzeugen für die Herstellung von Verpackungen sowie ein Dokument aus dem Jahr 2018 zwischen der Widersprechenden (als Kunde von Werkzeugformen und einem Hersteller);

Anlage D19: Ein Blankobriefbogen der Widersprechenden mit dem Zeichen auf der Vorderseite und den AGBs der Widersprechenden auf der Rückseite;

Anlage D20: Zertifikate, die der Widersprechenden bezüglich ISO 9001:2008 (aus dem Jahr 2009, für Herstellung und Verkauf von pharmazeutischen Kunststoffverpackungen durch den Spritzguss von Rohren und Druck), bezüglich ISO 9001:2008 (aus dem Jahr 2012) und bezüglich ISO 15378:2011 (aus dem Jahr 2016) ausgestellt worden sind, beide für „Moulding and printing of plastic packaging for the pharmaceutical industry.” (Formen und Bedrucken von Kunststoffverpackungen für die Pharmaindustrie).

Anlage D21: Schriftwechsel mit Ämtern aus dem Jahr 1967 bezüglich der Baugenehmigung für das Firmengebäude der Widersprechenden;

Anlage D22: Bestätigung der Nutzung der Domain www.jaco.fr sowie ein Ausdruck der gespeicherten Sicherungskopie der Webseite, so wie sie im ganzen Jahr 2016 verwendet wurde, samt Informationen über die Aufrufe der Webseite www.jaco.fr in den Jahren 2015, 2016 und 2017 und die Herkunft der Nutzer nach Ländern der Webseite www.jaco.fr in den Jahren in diesem Zeitabschnitt;

Anlagen D23 und D24: Fotos des Messestandes der Widersprechenden auf der Pharmapackmesse in Paris (aus den Jahren 2016 und 2014). Auf den Fotos kann man die Zeichen , und erkennen, sowie die ausgestellten Produkte (Kunststoffröhrchen und Verschlüsse);

Anlagen D25 und D26: Ausdruck aus Google Street View mit Darstellungen des Firmengebäudes der Widersprechenden, worauf das Zeichen zu sehen ist;

Anlage D27: Kundenbestellungen von Röhrchen (tube) von Kunden aus Frankreich aus dem Zeitraum 2010 - 2018;

Anlage D28: Zwei ISO-Zertifikate der Markenanmelderin, ausgestellt in 2017;

Anlagen D30 und D31: Ausdruck aus dem Webarchiv (web.archive.org) der Webseite www.jaco.fr aus dem Jahr 2002 sowie der aktuellen (nach Angaben der Widersprechenden) Webseite www.jaco.fr mit Information, dass die Widersprechende bis zu acht Farben im Offsetdruck auf jede beliebige Größe von Röhrchen drucken kann und dabei sämtliche Schattierungen und Nuancen, einschließlich einer Metallisierung und speziellen Pantone-Farben herstellen kann.

Anlage D32: Eidesstattliche Versicherung (Déclaration sur l‘honneur) von dem Geschäftsführer der Widersprechenden, mit deutscher Übersetzung. Darin wird erklärt, dass das Unternehmen 1968 gegründet worden ist, und dass man Kunden gegenüber, insbesondere in ganz Frankreich, als „JACO“ aufgetreten ist. In der eidesstattlichen Versicherung wird Bezug auf die eingereichten Nachweise genommen und der Umsatz mit französischen Kunden in den Jahren von 2013 bis 2017 (einschließlich) aufgeführt. Es wird erörtert, die Tätigkeit der Widersprechenden erstrecke sich nicht nur auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verpackungen aus Kunststoff, sondern die Widersprechende entwickele auch nach Kundenwunsch spezifische Bauformen der Verpackungen, teste diese und entwickele in diesem Zusammenhang auch die für die Produktion erforderlichen Spritzgusswerkzeuge (Formen), welche dann zum Teil intern und zum Teil extern gebaut würden. Des Weiteren würde die Widersprechende nach Kundenwunsch Verpackungen bedrucken und hätte in diesem Bereich eine besondere Expertise. Die Widersprechende übernähme, weiterhin, die Herstellung von Druckklischees für Kunden und in diesem Zusammenhang würden die Kunden auch zu Fragen des Bedruckens und der Gestaltung des Drucks beraten. Die Beratungstätigkeit der Widersprechenden erstrecke sich auch in Bezug auf die Verpackungen, deren Gestaltung sowie das Bedrucken.

Anlage D33: Weitere Rechnungen, Schriftwechsel, AGBs, Bestellungen und Auftragsbestätigungen der Widersprechenden an Kunden in Frankreich aus den Jahren 2011 bis 2018. Die meisten Dokumente beziehen sich auf Röhrchen (tube), Verschlüsse (bouchon), Trockenmittelverschlüsse (bouchon deshyd) sowie Pillendosen (pilulier) für verschiedene Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmittel, Wirkstoffe usw., wobei an einigen Kunden auch Klischeekosten („frais de cliché“) in Rechnung gestellt worden sind.

Anlagen D34 und D34a: Anlagenverzeichnisse;

Anlage D35: Ausdruck aus der Datenbank www.afnic.fr zu der Domain jaco.fr;

Anlage D36: Bestätigung des Wirtschaftsprüfers der Widersprechenden über Umsätze mit französischen Kunden in den Jahren 2013 – 2017 (einschließlich), die die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen bestätigen;

Anlage D37: Nicht datierter Auszug aus der Datenbank www.afnic.fr zu der Domain jaco.fr, woraus ersichtlich ist, dass die Domain am 02.10.2001 erstellt worden ist und der aktuelle Status „aktiv“ war;

Anlage D38: Protokoll zur Hauptversammlung samt Satzung der Widersprechenden vom 19/04/2018 (Anlage A1 der Anmelderin);

Anlagen D39 und D39a: Bestätigung mit einem Ausdruck der Webseite jaco.fr vom 20/11/2018 sowie Angaben zu den Aufrufen der Webseite in den Monaten Juni bis Oktober 2018 sowie im November 2018;

Anlage D40: Bestätigung, dass die Pressinformation der Widersprechenden am 22/06/2018 an eine Liste von Medien (vor allem in Frankreich, aber auch in Ländern in Afrika) weitergeleitet worden ist;

Anlagen D41 und D42: Bestätigungen über die Durchführung von Mailingaktionen am 05/07/2018 und am 05/10/2018, wonach an Mailinglisten Presseinformationen geschickt worden sind und, unter anderem, erklärt wird, dass seit Mai 2017 die Gesellschaft Jaco SA eine Tochtergesellschaft der Sanner-Gruppe ist. Es wird allerdings klargestellt, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit in Frankreich und Nordafrika unter ihrem historischen Handelsnamen JACO weiterführt.

Anlagen D43 und D44: Fotos des gemeinsamen Messeauftrittes der Widersprechenden und der deutschen Sanner GmbH auf der Pharmapackmesse in Paris aus dem Jahr 2018 sowie Darstellung des vorbereiteten Messeauftrittes der Widersprechenden auf der Pharmapackmesse in 2019. Auf den Fotos ist das Zeichen zu sehen;

Anlage D45: Internetveröffentlichung „Jaco S.A. devient Sanner France SAS“ von ED Emballage Digest vom 27/06/2018. Es wird erwähnt, „Auf den Hauptmärkten in Frankreich und Nordafrika bleibt der Handelsname Jaco jedoch erhalten.“

Vorbemerkungen

Verspätet eingereichte Beweismittel

Wie oben aufgeführt, hat die Widersprechende erst am 20/12/2018, nach Ablauf der Substantiierungsfrist, ergänzende Beweismittel eingereicht.

Obwohl die Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 2 DVUM die Substantiierungsnachweise innerhalb der vom Amt gesetzten Frist vorlegen muss, folgt daraus nicht automatisch, dass das Amt ergänzende Beweismittel nicht berücksichtigen kann.

Artikel 8 Absatz 5 DVUM sieht vor, dass das Amt das ihm gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV zustehende Ermessen für seine Entscheidung darüber nutzen muss, ob es die ergänzenden Tatsachen oder Beweismittel annimmt, die die Widersprechende nach Ablauf der in Artikel 7 Absatz 1 DVUM genannten Frist vorlegt und die wichtige Tatsachen oder Beweismittel ergänzen, die innerhalb dieser Frist eingereicht worden waren und die sich auf dieselbe Anforderung nach Artikel 7 Absatz 2 DVUM beziehen. Das Amt muss seine Ermessensbefugnis ausüben, wenn die verspätet vorgelegten Tatsachen oder Beweismittel die zuvor innerhalb der Frist bereits eingereichten Beweismittel, die sich auf die gleiche gesetzliche Anforderung nach Artikel 7 Absatz 2 DVUM beziehen, lediglich ergänzen, stärken und verdeutlichen – d. h., wenn sich beide Tatsachen oder Beweismittel auf dieselbe ältere Marke, denselben Grund und innerhalb desselben Grunds auf dieselbe Anforderung beziehen.

Bei der Ausübung seiner Ermessensbefugnis muss das Amt vor allem dem Verfahrensstadium Rechnung tragen und berücksichtigen, ob die Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten Blick für den Ausgang des Falls bedeutend erscheinen und ob die Tatsachen oder Beweismittel aus berechtigten Gründen nicht fristgemäß vorgelegt wurden. Die Berücksichtigung ergänzender, verspäteter Beweismittel ist unwahrscheinlich, wenn die Widersprechende die gesetzten Fristen durch bewusste Verzögerungstaktiken oder durch offensichtlich erkennbare Fahrlässigkeit missbraucht hat.

Die Widerspruchsabteilung ist der Ansicht, dass die Widersprechende innerhalb der Frist relevante Beweismittel eingereicht hat und zwar in Bezug auf alle gesetzlichen Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 2 DVUM, so dass die verspätet vorgelegten Beweismittel als ergänzend angesehen werden können.

An nächster Stelle ist es zu berücksichtigen, dass die ursprünglich eingereichten Beweismittel von der Anmelderin beanstandet wurden, und diese Tatsache rechtfertigt das Einreichen ergänzender Beweismittel in Antwort hierzu.

Des Weiteren ist noch in Betracht zu ziehen, dass zumindest ein Teil der ergänzenden Beweismittel zum Fristablauf nicht vorlagen, was sich aus den Daten der Dokumente (z. B. Anlagen D01a, D40-D43, D45) erschließt, so dass das verspätete Einreichen dieser Beweismittel gerechtfertigt ist.

Aus den vorgenannten Gründen und in Ausübung des ihm gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV zustehenden Ermessens, entscheidet das Amt, die am 20/12/2018 eingereichten, ergänzenden Beweismittel in Betracht zu ziehen.

Übersetzung der Beweismittel

Die Anmelderin argumentiert dahingehend, dass die Widersprechende im Hinblick auf viele Benutzungsnachweise keine Übersetzung vorgelegt hat und dass folglich diese Nachweise nicht berücksichtigt werden sollten. Die Anmelderin bezieht sich auf Artikel 7 Absatz 4 DVUM, wonach alle Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts für den Erwerb von Rechten und deren Schutzumfang, auf die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM Bezug genommen wird, einschließlich der in Artikel 7 Absatz 3 DVUM genannten online verfügbaren Nachweise, in der Verfahrenssprache vorzulegen sind oder es ist eine Übersetzung in dieser Sprache beizufügen.

Die Widersprechende ist jedoch nicht verpflichtet, die eingereichten Beweismittel zum Nachweis der Benutzung der älteren Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu übersetzen, es sei denn, sie wird dazu explizit vom Amt aufgefordert (Artikel 7 Absatz 4 DVUM in Verbindung mit Artikel 24 UMDV).

Die Widersprechende hat in diesem Fall ein sehr detailliertes Anlagenverzeichnis vorgelegt und auch in den Stellungnahmen ausführliche Informationen und Teilübersetzungen der Nachweise eingereicht (z. B. die Produkte in den Rechnungen, relevante Teile der Webseiten und der Mediainformationen, usw.). Deswegen und angesichts der Art der Dokumente, die nicht vollständig übersetzt wurden und für das vorliegende Verfahren als relevant betrachtet werden, wie die Rechnungen und Bestellungen, Fotos und Broschüren, und deren selbsterklärenden Charakters ist die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass kein Bedarf besteht, eine Übersetzung anzufordern.

Änderung des Firmennamens der Widersprechenden

Die Anmelderin trägt vor, dass es der Widersprechenden an einem Rechtsschutzinteresse fehle, da Letztere die Benutzung des im Rahmen des Widerspruchs geltend gemachten Kennzeichens inzwischen aufgegeben habe. Die Widersprechende habe die Umfirmierung der „JACO S.A. Emballages en Matiere Plastique“ bzw. „JACO S.A“ in „SANNER FRANCE“ beschlossen und somit könne sich die Widersprechenden auf die Kennzeichenrechte, auf die der Widerspruch gestützt war, nicht mehr berufen. Des Weiteren bestreitet die Anmelderin, dass die Widersprechende das Kennzeichen „JACO“ aktuell noch benutze.

Zur Stützung ihrer Ausführungen reicht die Anmelderin Nachweise ein, wie folgt:

 Beschluss der Hauptversammlung der Widersprechenden vom 19/04/2018;

 Ausdruck zum Eintrag der Widersprechenden auf der Online-Plattform LinkedIn.

Die Widersprechende hat schon in ihrer Stellungnahme vom 30/05/2018 mitgeteilt, dass der Name und die Rechtsform der Widersprechenden sich in Zukunft ändern würden. Die Widersprechende hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch nach erfolgter Änderung der eingetragenen Firmenbezeichnung der seit Jahrzehnten verwendete Handelsname „JACO“ in Frankreich in vollem Umfang fortgeführt würde. Die Widersprechende hat zwar die anderen geltend gemachten Rechte nicht ausdrücklich zurückgenommen, aber ihre Argumentation und Nachweise auf den Handelsnamen „JACO“ und der Domain konzentriert.

Deswegen hält es die Widerspruchsabteilung für angebracht, die Prüfung mit dem Handelsnamen „JACO“ anzufangen. Handelsnamen sind die Namen, die Unternehmen für die Identifizierung des Unternehmens als solches verwenden.

Prüfung der Nachweise

Nach Prüfung der eingereichten Nachweise ist die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass die Widersprechende das Zeichen „JACO“ (u.a. in gestalteter Form oder mit nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen, aber auch in Alleinstellung) als Handelsname (d.h. zur Identifizierung des Unternehmens) in Frankreich benutzt hat.

Die eingereichten Nachweise, z. B. die Korrespondenz mit Kunden, Broschüren, Rechnungen, Auszüge aus der Webseite der Widersprechenden usw. beweisen, dass der Benutzungsort Frankreich ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Französisch) sowie aus den Adressen der Kunden in Frankreich.

Die Beweismittel datieren überwiegend von vor dem relevanten Datum.

Die Widersprechende hat nachgewiesen, dass sie auf dem französischen Markt seit mehr als 40 Jahre tätig ist und hat für den Zeitraum 2013 – 2017 erhebliche Umsatzzahlen mitgeteilt und diese durch Unterlagen (z. B. eidesstattliche Versicherung, Bestätigung des Wirtschaftsprüfers) sowie Rechnungen hinreichend gestützt. Nach der dargelegten und von der Anmelderin bestätigten Unternehmenshistorie reicht die Benutzung zurück bis zum Jahr 1968. Insbesondere die vorgelegten Rechnungen zeigen eine hohe Regelmäßigkeit der Benutzung in den Jahren 2011-2017. Die Nachweise zeigen, dass die Benutzung in diesen Jahren regelmäßig und konstant war. Die Unterlagen belegen ferner eine in Frankreich national weitreichende Benutzung des Zeichens über den genannten Zeitraum.

Insgesamt liefern die eingereichten Nachweise der Widerspruchsabteilung mehr als ausreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Dauer, Regelmäßigkeit und Reichweite der Benutzung vor Anmeldung der angefochtenen Marke. Die Beweismittel belegen zweifelsfrei, dass die wirtschaftliche Tätigkeit der Widersprechenden unter dem Handelsnamen „JACO“ von mehr als nur örtlicher Bedeutung war und ist.

Die Anmelderin bestreitet, dass die Benutzung des älteren Zeichens von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist, da eine Benutzung innerhalb Frankreichs die strengen Anforderungen an eine Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung nicht erfülle. Die Anmelderin trägt vor, dass die Tatsache, dass die Widersprechende ausschließlich auf dem französischen Markt tätig gewesen sei, sich bereits aus ihrer Historie ergäbe. Die Anmelderin erklärt, dass sie ein in 1956 gegründetes Unternehmen sei, dass größtenteils Kunden in Deutschland beliefere und darüber hinaus Kundenbeziehungen in anderen Ländern aufbaue (z. B. in der Schweiz und in Großbritannien). Die Widersprechende sei in 1968 vom Gründer der Anmelderin und dessen Sohn gegründet, um den französischen Markt mit denselben Produkten, wie sie die Anmelderin herstellt, zu bedienen. Dass die Widersprechende vorrangig in Frankreich tätig sei, ergäbe sich auch aus ihrer Praxis, Marken einzutragen (die Anmelderin reicht Nachweise ein, dass die Widersprechende eine Marke in Indien hat, aus der sie über WIPO eine Schutzerstreckung für Frankreich begehrt).

Hierzu ist festzustellen, dass die Voraussetzung in Bezug auf die Benutzung eines Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr nach Artikel 8 Absatz 4 UMV den Zweck verfolgt, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindert, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind. Um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, muss das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben, was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets erfolgen muss.

In diesem Fall ist das relevante Gebiet Frankreich, so dass eine Benutzung, die nicht auf einen begrenzten Teil Frankreichs beschränkt ist, sondern sich auf viele Teile des relevanten Gebiets erstreckt (wie seitens der Widersprechenden nachgewiesen worden ist), von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist es im Falle einer Geltendmachung eines Rechts in Frankreich nicht notwendig nachzuweisen, dass das Recht außerhalb des relevanten Gebietes oder gar EU-weit benutzt wird.

Die Anmelderin argumentiert, dass es an einer Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung auch deswegen fehle, da die Widersprechende Rechnungen und Schriftwechsel mit einer verschwindet geringen Anzahl von Kunden vorlegen würde; die Anmelderin bestreite das Inverkehrbringen der Broschüren, weist darauf hin, dass die Widersprechende keine Angaben zum Marktanteil und zum Warenabsatz mitgeteilt habe und ist der Ansicht, die von der Widersprechenden angegebenen Umsatzzahlen sprächen gegen eine Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung, da, zum einen, der Umsatz pauschal mitgeteilt würde und, zum anderen, dieser Umsatz vor dem Hintergrund der Verpackungsindustrien in Deutschland und Frankreich verschwindend gering sei (die Anmelderin reicht Nachweise und Statistiken in Bezug auf die Verpackungsindustrie ein, nämlich zwei Artikel - “Verpackungsmarkt wächst weiter“ und „Verpackungswirtschaft weltweit im Aufwärtstrend“ auf www.interpack.de, Artikel „Frankreichs Verpackungsindustrie im Aufwärtstrend“ auf eu-recycling.com und Statistik „In- und Auslandsumsatz der Verpackungsindustrie in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2018 (in Millionen Euro). Nach diesen Artikeln betrug das jährliche Umsatzvolumen der Verpackungsindustrie in Frankreich in 2013 rund 17,8 Milliarden Euro (davon entfielen 42 % der Kunststoffverpackungen.

Die Argumente der Anmelderin basieren auf einer Einzelwürdigung eines jeden Nachweises im Hinblick auf alle relevanten Faktoren. Bei der Beurteilung der Benutzung muss die Widerspruchsabteilung jedoch die Nachweise insgesamt bewerten. Die Widersprechende hat exemplarische Rechnungen an eine keineswegs geringe Anzahl von Kunden eingereicht, die eine ernsthafte Benutzung des Zeichens belegen. Aus den Nachweisen kann man erkennen, dass die Widersprechende das Zeichen „JACO“ seit über 40 Jahren regelmäßig und konstant benutzt hat und auf dem Markt in Frankreich belastbare Umsatzzahlen erreicht hat.

Diese Schlussfolgerung wird durch die Statistiken in Bezug auf den französischen Verpackungsmarkt, die die Anmelderin vorgelegt hat, nicht in Frage gestellt. Die Widersprechende führt zurecht aus, dass sie auf einem enger definierten Markt (der Kunststoffverpackungen im Bereich der pharmazeutischen Industrie) tätig ist, so dass die angegebenen Umsatzzahlen der Widersprechenden nicht als „verschwindend gering“ angesehen werden können. Darüber hinaus ist noch anzumerken, dass das Kriterium der Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung keine Schwellen in Bezug auf Marktanteil oder Umsatz vorsieht; es kommt vielmehr darauf an, ob das Zeichen in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist, was im vorliegenden Fall die Widersprechende nachgewiesen hat.

Die Anmelderin führt aus, dass die Widersprechende die geltend gemachten Rechte nach deren Umfirmierung aufgegeben hat und somit Letztere kein Rechtschutzinteresse mehr hat. Die Anmelderin ist korrekt in ihrer Annahme, dass wenn das ältere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfällt, die Endentscheidung nicht auf dieses Recht gestützt werden kann. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein älteres Recht, das gültig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird.

In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass der Handelsname nicht unbedingt mit dem Namen der Firma oder des Geschäftsbetriebes übereinstimmen muss, wie diese im Handelsregister oder einem ähnlichen Register eingetragen sind, da Handelsnamen andere nicht eingetragene Namen umfassen können, wie etwa ein Kennzeichen, das einen bestimmten Betrieb identifiziert und kennzeichnet.

Aus den eingereichten Nachweisen ergibt sich, dass die Widersprechende den Handelsnamen „JACO“ auch nach der erfolgten Umfirmierung nicht aufgegeben hat, sondern weiterhin in Bezug auf ihre Tätigkeit benutzt. Aus Anlage D01a kann man entnehmen, dass der Handelsname „JACO“ nun in dem französischen Handelsregister eingetragen ist und die am 20/12/2018 eingereichten Nachweise (Webseitenauszüge, Mailingaktionen, Messeauftritte) belegen die fortgesetzte Benutzung des Handelsnamens „JACO“.

Infolgedessen gelangt die Widerspruchsabteilung zu der Schlussfolgerung, dass das Zeichen der Widersprechenden vor dem Anmeldetag der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr in Frankreich von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde und zwar in Verbindung mit Verpackungsbehälter und Behälterverschlüsse aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie, die von folgenden Kategorien der Widersprechenden gedeckt werden: Behälter sowie Verschlüsse hierfür, nicht aus Metall; Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Dosen, Tuben, verschließbare Röhren und Röhrchen; Bechergläser aus Kunststoff; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, insbesondere für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie; Behälterverschlüsse aus Kunststoff.

Durch die Beweismittel konnte allerdings die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nicht in Verbindung mit allen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, auf die sich der Widerspruch stützt.

Die Widersprechende führt aus, dass sie nach Kundenwunsch die für die Produktion der Verpackungen spezifische Formen/Spritzgusswerkzeuge entwickeln und bauen würde. Allerdings beschränken sich die diesbezüglichen Nachweise der Widersprechenden auf Anlage D18 und einigen wenigen Bezugnahmen auf construction de moules (s. Anlage D11 und Webseitenauszüge). Diese Nachweise sind nicht ausreichend, um den Umfang der Benutzung in Bezug auf diese Waren zu belegen.

Darüber hinaus gibt die Widersprechende an, eine Reihe von Dienstleistungen zu erbringen, und zwar Bedrucken von Verpackungen, Herstellung von Druckklischees (die Widersprechende hat den Widerspruch nicht auf Druckklischees gestützt) sowie Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Verpackungen, deren Gestaltung sowie das Bedrucken. Aus den Nachweisen ist zweifelsohne zu entnehmen, dass die Widersprechende bedruckte Verpackungen herstellt, es finden sich aber keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass die Widersprechende separate Druckdienstleistungen erbringen würde (z. B. unbedruckte Verpackungen, die nicht von ihr hergestellt worden sind, zu bedrucken). Genauso wenig wurden Nachweise erbracht, dass die Widersprechende Beratungsdienstleistungen erbringen würde. Es scheint eher der Fall zu sein, dass die Herstellung von Klischees, die Gestaltung der Verpackungen usw. zum Verpackungsherstellungsprozess gehören.

In Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen, die die Widersprechende geltend macht, gibt es noch weniger (falls überhaupt welche) Nachweise.

b) Das Kennzeichenrecht nach anwendbare Recht

Die Widersprechende hat Anlagen D29, D29a – D29e eingereicht, um die Bedingungen des für den Schutz der betreffenden Kennzeichen maßgeblichen Rechts darzulegen.

Im vorliegenden Fall sind die geltend gemachten Vorschriften des französischen Code de la Propriété Intellectuelle (die Seitens der Widersprechenden in der Originalfassung sowie in der Verfahrenssprache eingereicht worden sind), wie folgt:

Artikel L. 711-4

Nicht als Marke verwendet werden darf ein Zeichen, das ältere Rechte verletzt, insbesondere

a) eine ältere eingetragene oder notorisch bekannte Marke im Sinne von Artikel 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums;

b) einen Namen oder eine Firma, wenn Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit besteht;

c) einen Handelsnamen oder ein Firmenzeichen, das in dem gesamten Staatsgebiet geläufig ist, wenn für die Öffentlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht;

d) eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe;

e) Urheberrechte;

f) Rechte, die aus einem geschützten Design oder Modell resultieren;

g) ein Persönlichkeitsrecht eines Dritten, insbesondere an seinem Familiennamen, seinem Pseudonym oder seinem Bild;

h) einen Namen, ein Bild oder ein Ansehen einer Gebietskörperschaft.

Die in Artikel L711-4 aufgeführte Liste ist, nach den eingereichten Nachweisen, nicht abschließend. Die Verwendung des Zeichens als Domain-Name kann auch als älteres Recht, das unter dieser Vorschrift fällt, angesehen werden.

Aus der obigen Vorschrift ergibt sich, dass ein Handelsname nach französischem Recht gegen eine jüngere Markenanmeldung geschützt ist, wenn der Handelsname in dem gesamten Staatsgebiet geläufig ist und wenn für die Öffentlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Widersprechende hat auch Kommentare und Rechtsprechung zur Auslegung der geltend gemachten Vorschriften des französischen Gesetzes vorgelegt. Aus den eingereichten Nachweisen wird deutlich, dass der Handelsname eines Unternehmens ebenfalls geschützt ist, ohne dass eine Anmelde- oder Registrierungspflicht besteht. Das Recht an einem Handelsnamen wird durch seine öffentliche Benutzung erworben. In Bezug auf Anforderung, dass das Zeichen im gesamten Staatsgebiet geläufig sein muss, wird klargestellt, dass dieses Konzept vom Kriterium der Bekanntheit abweicht und insbesondere wird nicht verlangt, dass der Handelsname einer sehr breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Vielmehr soll das als geografisches Kriterium ausgelegt werden, das nur eine weite Verbreitung im Staatsgebiet impliziert und keinen Nachweis der Bekanntheit oder einer intensiven Benutzung des Zeichens erfordert.

Die Widerspruchsabteilung hat bereits festgestellt, dass der Handelsname „JACO“ in dem Geschäftsverkehr in Frankreich von mehr als örtlicher Bedeutung benutzt wird. Aufgrund der eingereichten Benutzungsnachweise und der bereits dargelegten Argumentationslinie folgend, ist die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass auch die Anforderungen des französischen Rechts zum Erwerb und Schutz des Handelsnamens „JACO“ erfüllt sind.

Somit steht dem Inhaber des Handelsnamens ein Recht zu, Dritten die unbefugte Benutzung eines jüngeren Zeichens untersagt, wenn und insoweit Verwechslungsgefahr besteht. Handelsnamen sind generell gegenüber jüngeren Marken nach denselben Kriterien geschützt, die für Konflikte zwischen eingetragenen Marken gelten, nämlich Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und Vorliegen einer Gefahr von Verwechslungen. In diesen Fällen können die von den Gerichten und vom Amt für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV entwickelten Kriterien problemlos auf Artikel 8 Absatz 4 UMV übertragen werden.

c) Das Recht der Widersprechenden gegenüber der angemeldeten UM

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Folglich ist ein Vergleich der Zeichen sowie der relevanten Waren und Dienstleistungen erforderlich.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke:

Klasse 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Flaschen, Dosen, Tuben, verschließbare Röhren und Röhrchen, Dosiersysteme (Behälter mit Mechaniken zur dosierten Ausgabe) und Bechergläser aus Kunststoff; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, insbesondere für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie; Behälterverschlüsse aus Kunststoff; Flaschenverpackungen aus Kunststoff; Flaschenverschlüsse aus Kunststoff.

Klasse 40: Materialverarbeitung, nämlich Aufbringen von verschleißfesten Beschichtungsmitteln auf Metall und Kunststoffen, Drucken von Bildern auf Gegenständen, Behandlung und Recycling von Verpackungen; Bearbeitung und Verarbeitung von Kunststoffmaterial; Zurichten von Kunststoffen für Dritte auf Bestellung; Druckarbeiten; Bedrucken von Verpackungen; Metallbearbeitung; Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall.

Klasse 42: Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Verpackungen; Design und Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen; Design und Entwicklung von Werkzeugen; Werkstoffprüfung und -analyse; Dienstleistungen von Ingenieuren und Industriedesignern; Dienstleistungen eines Produktentwicklers in Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, der technischen Funktionserfüllung und der Produzierbarkeit von Waren der Klasse 20.

Der Handelsname der Widersprechenden wird in Verbindung mit Verpackungsbehälter und Behälterverschlüsse aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie benutzt.

Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Anmelderin ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Das Wort „nämlich“, welches im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Dienstleistungen.

Angefochtene Waren in Klasse 20

Die angefochtenen Waren in dieser Klasse sind diverse Verpackungen oder Verschlüsse aus Kunststoff. Diese Waren und die Verpackungsbehälter und Behälterverschlüsse aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie der Widersprechenden sind identisch, entweder, da die angefochtenen Waren die Waren der Widersprechenden enthalten oder da sie sich mit ihnen überschneiden.

Angefochtene Dienstleistungen in Klassen 40 und 42

Die angefochtenen Dienstleistungen der Materialverarbeitung in Klasse 40 umfassen Dienstleistungen der mechanischen Verarbeitung, Umwandlung oder Herstellung von Produkten, einschließlich kundenspezifische Herstellungsdienstleistungen.

Die Widersprechende ist auf dem Gebiet der Kunststoffverpackungen tätig und die angefochtenen Dienstleistungen Bearbeitung und Verarbeitung von Kunststoffmaterial und Zurichten von Kunststoffen für Dritte auf Bestellung schließen die Verarbeitung von Kunststoffen zum Zwecke der Verpackungsherstellung ein, so dass die unter Vergleich stehenden Waren und Dienstleistungen dieselbe betriebliche Herkunft haben können und sich an dieselben Verbraucher über dieselben Vertriebswege richten können. Deswegen sind sie als geringfügig ähnlich anzusehen.

Es besteht auch eine klare Verbindung zwischen den Verpackungsbehältern und Behälterverschlüssen aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie der Widersprechenden und den angefochtenen Dienstleistungen Bedrucken von Verpackungen, da sie in angesprochenen Verkehrskreisen übereinstimmen und ein gewisses Ergänzungsverhältnis besteht, so dass bei Verbrauchern der Eindruck erweckt werden kann, dass die Herstellung dieser Waren bzw. die Erbringung dieser Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen erfolgt (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Auch hier ist eine geringfügige Ähnlichkeit zu bejahen. Da die weiteren angefochtenen Dienstleistungen Materialverarbeitung, nämlich Drucken von Bildern auf Gegenständen und Druckarbeiten die Dienstleistung Bedrucken von Verpackungen einschließen, muss auch entsprechend (derselben Begründung folgend) auch zwischen diesen Dienstleistungen und den Waren der Widersprechenden eine geringfügige Ähnlichkeit befunden werden.

In Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen Materialverarbeitung, nämlich Behandlung und Recycling von Verpackungen trägt die Widersprechende vor, dass es sich dabei um eine komplementäre Dienstleistung zur Tätigkeit der Widersprechenden handele und es sei für den typischen Abnehmer naheliegend, dass ein Unternehmen, dass eine Verarbeitung von Kunststoffmaterial durchführt, auch das Recyclen von Verpackungen einsetzt, um den Ressourcenverbrauch gering zu halten. Diese Ausführungen werden auch durch die seitens der Anmelderin erbrachten Nachweise bestätigt, so wird z. B. in dem Artikel „Frankreichs Verpackungsindustrie im Aufwärtstrend“ auf eu-recycling.com angemerkt, dass strenger werdende gesetzliche Anforderungen in der Verpackungsindustrie u.a. den Bereich Recycelbarkeit betreffen und dass die EU-Kommission bis 2030 eine Recyclingquote von 80 % bei Verpackungen anpeilt, so dass z. B. im Sinne einer Kreislaufwirtschaft der Anteil recycelter Rohstoffe in der Verpackungsherstellung steigen müsste. Aus dem Obigen folgt, dass die Waren der Widersprechenden und diese angefochtenen Dienstleistungen von denselben Unternehmen angeboten bzw. erbracht werden und ein gewisser Grad an Komplementarität besteht, die zu einer geringfügigen Ähnlichkeit führen.

In Bezug der angefochtenen Dienstleistungen Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall und Design und Entwicklung von Werkzeugen ist der Widersprechenden zuzustimmen und es ergibt sich auch aus den Beweisunterlagen, dass sie eng mit der Herstellung von Verpackungsbehältern und Behälterverschlüssen aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie verbunden sind. Hierbei handelt es sich um kundenspezifische Fabrikations- und Anfertigungsdienstleistungen, die unentbehrlich für die Herstellung der Waren der Widersprechenden sind und sich an dieselben Endabnehmern richten, die glauben würden, dass die Herstellung dieser Waren bzw. die Erbringung dieser Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen erfolgt. Diese Waren und Dienstleistungen sind geringfügig ähnlich.

Die angefochtenen Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Verpackungen; Design und Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen; Dienstleistungen eines Produktentwicklers in Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, der technischen Funktionserfüllung und der Produzierbarkeit von Waren der Klasse 20 und die Verpackungsbehälter und Behälterverschlüsse aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie der Widersprechenden richten sich an dieselben Verbraucher und können von denselben Unternehmen über dieselben Vertriebswege angeboten werden. Des Weiteren besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen ein Ergänzungsverhältnis. Deswegen sind sie ähnlich.

Des Weiteren sind die angefochtenen Dienstleistungen von Ingenieuren und Industriedesignern eine weite Kategorie, die die Dienstleistungen in den vorigen Absatz einschließt und dementsprechend auch ähnlich zu den Waren der Widersprechenden ist.

Auf der anderen Seite sind der Auffassung der Widerspruchsabteilung nach die Dienstleistungen Materialverarbeitung, nämlich Aufbringen von verschleißfesten Beschichtungsmitteln auf Metall und Kunststoffen und Metallbearbeitung unähnlich zu den Waren der Widersprechenden. Die Widersprechende argumentiert, dass die Spritzgusswerkzeuge für die Herstellung von Verpackungen aus Metall hergestellt werden und dass bei der Herstellung dieser Werkzeuge typischerweise auch verschleißfeste Beschichtungen aufgebracht werden, so dass auch hier eine Ähnlichkeit zu der Tätigkeit der Widersprechenden bestehe. Anders als bei der Herstellung von Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall und Design und Entwicklung von Werkzeugen aber, bei denen es sich um kundenspezifische Fabrikations- und Anfertigungsdienstleistungen in Bezug auf bestimmten Fertigproduktenhandelt, die eine klare Beziehung zu den Waren der Widersprechenden besteht, geht es bei diesen angefochtenen Dienstleistungen um die Verarbeitung von Metall (z. B. die Bearbeitung und Umwandlung von Metall als Rohmaterial) bzw. um das Aufbringen von verschleißfesten Beschichtungsmitteln als Dienstleistungen, die an Dritte erfolgen und keinen Bezug zu Kunststoffverpackungen haben. Die unter Vergleich stehenden Waren und Dienstleistungen sind unterschiedlicher Art und dienen unterschiedlichen Zwecken; sie stehen weder im Wettbewerb noch ergänzen sie sich, so dass der Verbraucher ihnen keine gemeinsame betriebliche Herkunft zuordnen würde.

Die angefochtene Werkstoffprüfung und -analyse umfasst verschiedene Prüfverfahren (Materialuntersuchung, zerstörungsfreie und zerstörende Werkstoffprüfung usw.), mit denen die Qualität des Materials (z. B. von Rohmaterial und Bauteilen) ermittelt wird. Die angefochtenen Dienstleistungen können in verschiedenen Industriezweigen, unter anderem in der Verpackungsindustrie (insbesondere für die Pharmaindustrie, wie von der Widersprechenden angemerkt), eingesetzt werden, allerdings reicht dieser Zusammenhang nach Ansicht der Widerspruchsabteilung nicht aus, um eine relevante Ähnlichkeit mit den Verpackungsbehältern und Behälterverschlüssen aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie der Widersprechenden zu begründen. Die unter Vergleich stehenden Waren und Dienstleistungen sind unterschiedlicher Art und dienen unterschiedlichen Zwecken. Sie stimmen normalerweise in ihrer betrieblichen Herkunft nicht überein (die angefochtenen Dienstleistungen werden üblicherweise von Laboren oder Zertifizierungsunternehmen erbracht) und richten sich auch nicht an dieselben Verbraucher. Schließlich besteht weder ein Ergänzungs- noch ein Konkurrenzverhältnis zwischen ihnen. Deswegen sind sie unähnlich.

2. Die Zeichen

JACO	JACO
Älteres Zeichen	Angefochtene Marke

Die Zeichen sind identisch.

3. Umfassende Beurteilung der Voraussetzungen nach dem anwendbaren Recht

Es wurde festgestellt, dass die Zeichen identisch sind und dass ein Teil der angefochtenen Waren und Dienstleistungen entweder identisch oder zumindest (geringfügig) ähnlich sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es unvermeidbar, dass der Verbraucher annehmen wird, diese Waren und Dienstleistungen stammten von ein und demselben oder wenigstens von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, wenn sie mit demselben Zeichen gekennzeichnet sind. Angesichts der Identität der Zeichen besteht Verwechslungsgefahr, und dem Widerspruch wird, insoweit er gegen diese Waren und Dienstleistungen gerichtet ist, stattgegeben.

Die übrigen angefochtenen Dienstleistungen sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Dienstleistungen richtet, zurückgewiesen werden.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auch auf die weiteren Kennzeichen, die im geschäftlichen Verkehr in Frankreich benutzt worden sind, die in dem Teil „Begründung“ dieser Entscheidung aufgezählt sind. Der Nachweis für die Benutzung aller Zeichen wurde bereits in Bezug auf den Handelsnamen „JACO“ analysiert. Die weiteren geltend gemachten Zeichen in Frankreich decken keine Waren und/oder Dienstleistungen ab, die über Verpackungsbehälter und Behälterverschlüsse aus Kunststoff für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie hinaus gehen. Des Weiteren sehen die Vorschriften des französischen Rechts keinen umfangreicheren Schutz für solche Zeichen als für Handelsnamen vor. Folglich kann das Ergebnis in Bezug auf Dienstleistungen, für die der Widerspruch bereits zurückgewiesen wurde, kein anderes sein.

d) Schlussfolgerung

Unter Abwägung aller obigen Ausführungen gelangt die Widerspruchsabteilung zu der Feststellung, dass der Widerspruch aufgrund des älteren Zeichens der Widersprechenden insoweit begründet ist, als er sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen richtet.

Klasse 20: Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Flaschen, Dosen, Tuben, verschließbare Röhren und Röhrchen, Dosiersysteme (Behälter mit Mechaniken zur dosierten Ausgabe) und Bechergläser aus Kunststoff; Verpackungsbehälter aus Kunststoff, insbesondere für die Pharmaindustrie, den Laborbedarf und die Kosmetikindustrie; Behälterverschlüsse aus Kunststoff; Flaschenverpackungen aus Kunststoff; Flaschenverschlüsse aus Kunststoff.

Klasse 40: Materialverarbeitung, nämlich Drucken von Bildern auf Gegenständen, Behandlung und Recycling von Verpackungen; Bearbeitung und Verarbeitung von Kunststoffmaterial; Zurichten von Kunststoffen für Dritte auf Bestellung; Druckarbeiten; Bedrucken von Verpackungen; Spezialanfertigung von Werkzeugen aus Metall.

Klasse 42: Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Verpackungen; Design und Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen; Design und Entwicklung von Werkzeugen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Industriedesignern; Dienstleistungen eines Produktentwicklers in Hinblick auf die ästhetische Gestaltung, der technischen Funktionserfüllung und der Produzierbarkeit von Waren der Klasse 20.

In Bezug auf die verbleibenden Dienstleistungen ist der Widerspruch nicht erfolgreich.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Widerspruchsabteilung

Claudia MARTINI

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Martin EBERL

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.