OPOSICIÓN Nº B 2 853 532

Ferromolins, S.L., Calle Licorelles 2, 08750 Molins de Rei, España (parte oponente), representada por Bellavista Legal, S.L., Av. Diagonal 463 bis 3r 4a, 08036 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Ferpinta Comercial SGPS, S.A., Zona Industrial Norte, Estrada Nacional 327, km 27,6, 3880-102 Ovar, Portugal (solicitante), representado por Clarke Modet
y CÍA. S.L., Rambla de Méndez Núñez, Nº 21-23, 5º A-B, 03002 Alicante, España (representante profesional).

El 25/02/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 853 532 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes servicios impugnados:

Clase 40: Soldadura de metales; procesados metalúrgicos.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 15 984 222 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 15 984 222 .
La oposición está basada en el registro de marca de la Unión europea nº 12 757 456 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de demolición; servicios de mantenimiento de máquinas trituradoras.

Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; distribución de mercancías.

Clase 40: Tratamiento de materiales, concretamente acero, aluminio, hierro, latón, plásticos y aceites minerales de transformadores; tratamiento y transformación de residuos; reciclaje de basuras y desechos.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 6: Metales comunes, no forjados y semitrabajados, para fabricación posterior.

Clase 35: Servicios de venta al por menor y al por mayor de metales comunes, en bruto y semielaborados.

Clase 40: Soldadura de metales; procesados metalúrgicos.

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término ‘concretamente’, empleado en la lista de servicios del oponente para indicar la relación entre un producto o servicio determinado y una categoría más amplia, es de carácter exclusivo y limita el ámbito de protección a los servicios específicamente señalados.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 6

Los productos impugnados son distintos a los servicios de la marca anterior. El hecho de que estos productos puedan utilizarse conjuntamente en el ámbito de la construccion no es suficiente para considerarlos similares. Estos productos y servicios tienen distinta naturaleza, finalidad, modo de uso, publico relevante y canales de distribucion. Además, por lo general son productos ofrecidos/ servicios prestados por diferentes empresas.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados son distintios a los servicios de la marca anterior. Estos servicios difieren en su naturaleza, finalidad y modo de uso. Además, no coindien en canales de distribución, público relevante y origen comercial y no son complementarios ni compiten entre si.

Servicios impugnados de la clase 40

Los servicios impugnados de soldadura de metales; procesados metalúrgicos se solapan con los tratamiento de materiales, concretamente acero, aluminio, hierro, latón, plásticos y aceites minerales de transformadores de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos están dirigidos a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención del público se considera relativamente alto debido a sus responsabilidades profesionales (14/03/2017, T276 / 15, e (fig.) / e (fig.), EU: T: 2017: 163, § 19).

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Union europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).

El elemento ‘FERRO’ no tiene significado en algunos territorios; por ejemplo, en aquellos países en los que se entiende el polaco. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla polaca.

Los elementos verbales de las marcas no tienen ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, son distintivos. Hay que destacar que .el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

‘FERRO’ es al principio del elemento verbal ‘FERROMOLINS’ de la marca anterior. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visualmente, los signos coinciden en su disposición puesto que en ambos casos hay un elemento figurativo seguido por un elemento verbal y en ‘FERRO’. No obstante, se diferencian en ‘MOLINS’ de la marca anterior y en los elementos grafico/figurativos de las marcas que tienen un impacto mas reducido.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras ‘FERRO’, presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras ‘MOLINS’ de la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado alguno para el público del territorio de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios son en parte idénticos y en parte distintos. El grado de atención del público se considera relativamente alto.

El carácter distintivo de la marca anterior es normal.

Las marcas son visual y fonéticamente similares en un grado medio. En particular, ‘FERRO’ es distintivo para el publico de referencia, es el único elemento verbal del signo impugnado y se encuentra al principio del elemento verbal de la marca anterior.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen ‘FERRO’. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en la Unión europea.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen ‘FERRO’, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla polaca. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los servicios declarados idénticos a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

María del Carmen SUCH SÁNCHEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).