Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 37 der Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009 (UMV), der Änderungsverordnung Nr. 2015/2424 und Regel 11(3) der Durchführungsverordnung Nr. 2868/1995 (UMDV)

Alicante, 16/03/2017

Flügel Preissner Schober Seidel Patentanwälte Partg mbB Nymphenburger Str. 20 80335 München Deutschland

Anmeldenummer	15994809
Ihr Zeichen	03000986M-EM
Marke	DUALRUBBER
Anmelderin	Vibracoustic GmbH Europaplatz 4 64293 Darmstadt Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 21. November 2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 13. Dezember 2016 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

1. Phantasieworte seien stets unterscheidungskräftig.

2. Wenn keine sprachübliche Syntax vorliege, sei eine Anmeldung grundsätzlich schutzfähig.

3. „Rubber“ habe viele Bedeutungen.

4. DUALRUBBER beschreibe die Waren nicht, gerade weil DUALRUBBER eine „phantasievolle Wortneukreation“ sei.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 75(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren zurückzuweisen:

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Fahrzeugteile, insbesondere Motorlager, elastische und hydraulisch dämpfende Lager, Getriebelager, Karosserielager, Drehmomentstützen, Stützlager, Dämpfungselemente für Antriebe, insbesondere Torsionsschwingungsdämpfer, Riemenscheiben, Mittellagerböcke; elastische Motorlager für Lärmminderung und Schwingungsisolation, insbesondere basierend auf einem Verbund aus Metall und Elastomer, Tilger, insbesondere Lenkradtilger, Karosserietilger, Gelenkwellendämpfer, Stoßdämpferfedern und Tragfedern für Fahrzeuge, insbesondere für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrerkabinen und Fahrersitze für Fahrzeuge, insbesondere für Kraftfahrzeuge, Luftfedern und Federbeine, insbesondere unter Verwendung von Bälgen aus elastomerem Werkstoff für Fahrzeuge, insbesondere Kraftfahrzeuge.

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Kautschuk, Gummi; Kunststoffe in extrudierter Form zur Nutzung in der Produktion; Packungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial; flexible Schläuche, nicht aus Metall; Isolier-Erzeugnisse, nämlich zur Isolierung gegen Schall, Kälte, Wärme, Stoß, Schwingung, Erschütterung, Feuchtigkeit und umweltgefährdende Stoffe, insbesondere für den Fahrzeug- und Maschinenbau sowie für den Bausektor, Förderanlagen, Verkehrsstraßen, lärmbelastete Räume und Sport- bzw. Freizeitanlagen; Isolier-Erzeugnisse der vorgenannten Art unter Verwendung von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren, insbesondere auf Natur- und Synthesekautschukbasis sowie von Thermoplasten, Duroplasten, Plastisolen, Kunststoff- und Metallschäumen, Bitumen und bitumenähnlichen Stoffen, Vliesstoffen oder von Mineral-, Kunststoff- und Naturfasern sowie die aus diesen Fasern hergestellten Geweben; Werkstoffe der vorgenannten Art mit oder ohne Füllstoffe sowie mit oder ohne metallische Zusatzteile; Isolierplatten, Isolierfolien, Isoliermatten und isolierende Überzugsmassen, insbesondere gegen Schall- und Wärmeübertragung; Verformte Kunststoffteile, insbesondere unter Verwendung von thermoplastischen Elastomeren, zur Isolierung von Fahrzeugen und Maschinen, insbesondere gegen Schallübertragung; Dichtungen und Isoliermittel, insbesondere Entdröhnungs- und Dichtungsmittel für Fahrzeuge; Ladeflächenauskleidung mit integrierter Schallisolation, insbesondere für Fahrzeuge; Sandwichsysteme (Isoliermittel), insbesondere unter Verwendung von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren, insbesondere wiederum mit Füllstoffzusatz und zwar in Verbindung mit beliebigen Werkstoffen; Motorgetragene Abschirmkapseln, insbesondere für den Fahrzeugbau sowie karosseriegetragene Abschirmkapseln; Abschirmelemente gegen Lärm, insbesondere für den Fahrzeug- und Maschinenbau sowie gegen Verkehrslärm; Abschirmkapseln und Abschirmelemente der vorgenannten Art mit oder ohne schallabsorbierende Auskleidung, schlauchförmige Körper [Isoliermaterial], insbesondere mit schallabsorbierender Auskleidung, zur Verwendung im Fahrzeug- und Maschinenbau; Schallabsorbierende Isoliersysteme, insbesondere auf Basis verformter Folien.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Phantasieworte seien stets unterscheidungskräftig.

2. Wenn keine sprachübliche Syntax vorliege, sei eine Anmeldung grundsätzlich schutzfähig.

Diesen Auffassungen liegt nicht mehr zeitgemäße Rechtsprechung zu Grunde (BABY-DRY)¹.

Man braucht lediglich (z.B.) die Urteile COMPANYLINE², DOUBLEMINT³, BIOMILD⁴ oder MunichFinancialServices⁵ durchzulesen, um zu wissen, daß auch sogenannte Wortneukreationen (Kunstwörter) beschreiben können.

Die Referenz zu dem „normalen Sprachgebrauch“ stammt aus dem BABY-DRY-Urteil, dem ersten Urteil überhaupt was beschreibenden Charakter von (damals noch) Gemeinschaftsmarken betraf. In BABY-DRY wurde vom Gerichtshof ausgeführt, daß ein beschreibender Charakter nicht nur für die einzelnen Worte, sondern auch für den Gesamtbegriff festgestellt werden muß. Dies ist vom Gerichtshof in den Urteilen BIOMILD und POSTKANTOOR⁶ bestätigt worden. Hierbei handelt es sich ohnehin um einen gefestigten Grundsatz des Markenrechts.

Soweit im Urteil BABY-DRY ausgeführt wurde, daß jede erkennbare Abweichung in der Formulierung der Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise verwendet wird, geeignet sei, einer Wortverbindung Unterscheidungskraft zu verleihen, ist der erforderliche Grad dieser Abweichung allerdings in den Urteilen BIOMILD und POSTKANTOOR deutlich präzisiert worden.

Es geht eben nicht um jede erkennbare Abweichung, sondern nur um solche, die dazu führen, daß der Gesamtbegriff mehr ist als die Summe seiner beschreibenden Teile, so daß er sich vom beschreibenden Begriffsinhalt entfernt. Sofern schließlich in Rn. 44 des BABY-DRY-Urteils von Ergebnissen einer lexikalischen Erfindung gesprochen wird, so ist dagegen im späteren Urteil BIOMILD ganz klar betont worden, daß die Tatsache, daß es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, nicht bedeutet, daß das Zeichen nicht beschreibend ist. Vielmehr ist umgekehrt grundsätzlich davon auszugehen, daß eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil beschreibend ist, ihrerseits einen beschreibenden Charakter hat, es sei denn, daß ein merklicher Unterschied⁷ zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht.

Dies setzt voraus, daß die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht⁸.

3. „Rubber“ habe viele Bedeutungen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Wortmarke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren zu untersuchen ist. Es kommt also nicht darauf an, ob ein Verbraucher, wenn er den Begriff „rubber“ aus dem Zusammenhang gerissen hört, an Verhütungsmittel denkt, sondern vielmehr darauf, ob der Verbraucher, wenn er mit dem Begriff im Zusammenhang mit den Waren konfrontiert wird, ihn als unmittelbare Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen bzw. Hinweis auf eines ihrer Merkmale oder aber als Herkunftshinweis auffaßt.

Selbst wenn mehrere Interpretationen eines Zeichens relevant wären (quod non), ist ein Zeichen bereits zurückzuweisen, wenn es in einer seiner Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt. Vergleiche:

„Unter diesen Umständen ist das Argument der Klägerin irrelevant, dass das Zeichen QUICK‑GRIP mehr als eine Bedeutung haben könne oder dass die Schnelligkeit keine gesuchte Eigenschaft der betreffenden Waren sei. Denn nach der Rechtsprechung ist ein Wortzeichen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es wie im vorliegenden Fall zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, Randnr. 32, und Urteil des Gerichts vom 20. März 2002 in der Rechtssache T‑355/00, DaimlerChrysler/HABM [TELE AID], Slg. 2002, II‑1939, Randnr. 30).“

(Urteil des Gerichts vom 27. Mai 2004 in der Rechtssache T-61/03 EUIPO ./. Irving Industrial Tool Co. [QUICK-GRIP], Rn. 32)

4. DUALRUBBER beschreibe die Waren nicht, gerade weil DUALRUBBER eine „phantasievolle Wortneukreation“ sei.

Die Anmelderin argumentiert in einem Zirkelschluß: Die Anmeldung sei eine phantasievolle Wortneukreation, der Unterscheidungskraft zukommt, weil Wortneukreationen immer Unterscheidungskraft zukomme und deshalb sei es unmöglich, daß sie in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 12 und 17 beschreibenden Charakter aufweise, weil sie ja unterscheidungskräftig sei. Siehe auch unter 1./2.

Die Wirklichkeit zeigt, daß sich DUALRUBBER aus zwei beschreibenden Teilen zusammensetzt, ohne daß diesen beschreibenden Teilen ein merklicher Unterschied hinzugefügt worden ist.

Zusammensetzungen mit DUAL und einer weiteren beschreibenden Komponente sind schon mehrfach von den Beschwerdekammern zurückgewiesen worden. Siehe z.B.:

R1178/2016-1 DUAL BATTERY vom 16. September 2016

R0696/2016-2 DUALSPIN vom 18. Oktober 2016

R2055/2013-5 DUALVALVE vom 10. Oktober 2014

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. DUALRUBBER ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen englischsprachigen Konsumenten, eine Aussage über Merkmale der zurückgewiesenen Waren darstellt, in dem Sinne daß die Waren, vor allem diejenigen, die zur Isolation und Dämpfung von Schall, Wärme und Vibrationen geeignet sind, mit „doppeltem Gummi“ ausgestattet sind, d.h. mit zweifacher Gummiauskleidung, doppelter Isolation aus Gummi oder Ähnlichem.

2. DUALRUBBER von den Verkehrskreisen als beschreibend für wichtige Merkmale der Waren aufgefaßt wird und deshalb nicht in der Lage ist, die Waren im relevanten Marktbereich von denen der Konkurrenz zu unterscheiden und so auf eine exklusive betriebliche Herkunft hinzuweisen.

3. das Zeichen deshalb auf der Grundlage von Artikeln 7(1)(b) und (c) UMV für alle Waren zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA