OPOSICIÓN Nº B 2 884 875

Artemi Nolla Grup Gestió de Restaurants, S.L., Calle de la Diputació, 273, 08007 Barcelona, España (parte oponente), representada por Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Delicasa Export, S.L., Calle Antonio Gaudí, 16, 28946 Fuenlabrada (Madrid), España (solicitante), representado por Esquivel, Martin, Pinto & Sessano European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 - piso 3, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 30/10/2018, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 2 884 875 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 136 624 para la marca figurativa . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 8 327 298 para la marca figurativa . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra  b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

La prueba del uso de la marca anterior fue solicitada por el solicitante. Sin embargo, en este punto, la División de Oposición no considera oportuno evaluar las pruebas de uso presentadas (15/02/2005, T‑296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). El examen de la oposición seguirá su curso como si se hubiera demostrado el uso efectivo de la marca anterior respecto de todos los servicios invocados, puesto que es la mejor perspectiva desde la que se puede considerar el caso de la parte oponente.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Servicios de publicidad; servicios de promoción de ventas para terceros (servicios comerciales); gestión de negocios comerciales; servicios de abastecimiento para terceros, intermediación comercial, importación-exportación y servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios, a través de medios electrónicos y de redes de informática de productos alimenticios y bebidas; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor; administración comercial; trabajos de oficina; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia.

Clase 39: Servicios de distribución (reparto) de platos precocinados y productos alimenticios; servicios de transporte; embalaje, depósito y almacenamiento de mercancías.

Clase 43: Servicios de hostelería y restauración; servicios de un restaurante-heladería; pastelería; servicios de bar; cafés-restaurantes; cafeterías; restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar); servicios de catering; servicios hoteleros.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos;  en particular embutidos y conservas hechas a base de carne, de pescado así como los quesos.

Clase 35: Servicios de promoción y venta al por mayor y al por menor en tiendas, por catálogo, por Internet y cualquier otro medio, de todo tipo de productos relacionados con las carnes, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre de mesa, salsas (condimentos), especias, hielo.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); Hospedaje temporal.

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos y servicios especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos y servicios.

El término «en particular», que se emplea en la lista de productos del solicitante, indica que los productos específicos son tan solo ejemplos de los que se incluyen en la categoría y que la protección no se limita a ellos. En otras palabras, dicho término introduce una lista no exhaustiva de ejemplos (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Además, cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 29

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos;  en particular embutidos y conservas hechas a base de carne, de pescado así como los quesos son productos frescos, en conserva, secos, cocidos procesados, es decir, listos para su consumo. Existe un cierto grado de similitud entre estos productos impugnados y los servicios de restauración de la clase 43 de la parte oponente, ya que es posible que tengan el mismo origen y canales de distribución, en cuanto que los propietarios de empresas de restauración pueden ofrecer también a sus clientes productos cultivados y preparados por ellos mismos, como por ejemplo frutas y verduras de su propio huerto que cocinan o meten en conserva para sus clientes (13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173 y 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072). Además, entre tales productos y los servicios mencionados existe una relación de complementariedad. Por tanto, existe un grado de similitud bajo entre los mismos.

Servicios impugnados en la clase 35:

Los servicios impugnados servicios de promoción y venta al por mayor y al por menor en tiendas, por catálogo, por internet y cualquier otro medio, de todo tipo de productos relacionados con las carnes, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre de mesa, salsas (condimentos), especias, hielo están incluidos en las categorías más amplias de los servicios de promoción de ventas para terceros (servicios comerciales) y servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios, a través de medios electrónicos y de redes de informática de productos alimenticios y bebidas del oponente, siendo por lo tanto, idénticos.

Servicios impugnados en la clase 43:

Los servicios de restauración (alimentación) están incluidos de forma idéntica en ambas listas de servicios.

Los servicios impugnados hospedaje temporal se incluyen en la categoría más amplia de los servicios hoteleros de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos y similares en bajo grado están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional, por ejemplo, en el sector de la alimentación y restauración. El grado de atención oscilará de medio, para los productos de consumo habitual, a alto, para los servicios más especializados y/o más costosos.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El elemento verbal “Tapa(s)” que ambos signos comparten se ha convertido en un fenómeno gastronómico español exportado a todo el mundo y, por ende, será percibido por la inmensa mayoría del público relevante como “pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una     bebida”. De hecho, dicho término aparece recogido como tal en buena parte de los diccionarios de los idiomas de relevancia, entre otros, el polaco, francés, portugués, alemán, inglés o italiano. Dado que los productos y servicios en liza son o están relacionados con la alimentación, este elemento es descriptivo o, a lo sumo, posee un carácter distintivo bajo.

En la marca anterior, el elemento verbal “Tapa” aparece dos veces, representado en una forma ligeramente estilizada y con un subrayado ligeramente ondulante bajo las letras ‘Tap* *apa’. Dichos aspectos figurativos tienen una función meramente decorativa.

Por su parte, el signo impugnado consiste en los elementos verbales “tapas&eat” en dos líneas superpuestas, en una tipografía negra estilizada que recuerda al estilo art nouveau. A este respecto, tal como señala la parte oponente, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Esto es de aplicación en el presente caso a la marca figurativa impugnada cuyos elementos figurativos se limitan a un marco ocre utilizado con frecuencia en el mercado y un adorno situado junto al elemento verbal “&eat”, elementos meramente decorativos y con bajo carácter distintivo.

El elemento ‘&’ de la marca impugnada se entenderá como una mera conjunción y, por lo tanto, es menos distintivo.

La palabra inglesa ‘eat’ carecerá de significado para parte del público relevante, siendo, por tanto, plenamente distintiva para esta parte del público. Otra parte del público relevante que tenga conocimientos de inglés, sin embargo, reconocerá el término ‘eat’ y lo relacionará con su significado: “comer”. Para esta parte del público, dada la naturaleza de los productos y servicios cubiertos por el signo impugnado, dicho elemento es descriptivo o a lo sumo débil.

El término ‘DELICATESSEN’ incluido en el signo impugnado, de menor tamaño y en tipografía estándar, se entenderá por la gran mayoría del público de relevancia, asociándolo con “alimentos selectos o el lugar donde se venden alimentos selectos”, siendo dicho elemento puramente descriptivo para los productos y servicios protegidos y, por lo tanto, carente de carácter distintivo.

La marca anterior no posee ningún elemento más dominante que otro, mientras que en el signo impugnado, los elementos “tapas&eat” son los elementos dominantes (visualmente más llamativos).

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “Tapa*”, presente en ambos signos. Sin embargo, difieren en el hecho de que en la marca anterior, esta palabra aparece reproducida dos veces, mientras que en la marca impugnada, se añaden los elementos verbales “s”, al final del término “tapa”, “&eat”, en el centro, y “delicatessen”, en la parte inferior. Los signos también difieren en los elementos figurativos que contienen, tal como se han descrito anteriormente. Por tanto, los signos difieren en sus estructuras (dos palabras consecutivas versus tres elementos verbales dispuestos en tres niveles).

Dado que las coincidencias se dan en un elemento cuyo carácter distintivo es, a lo sumo, débil, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el elemento “/Tapa/ ”, presente de forma idéntica en ambos signos. Sin embargo, la pronunciación de los signos difiere en la repetición del elemento “Tapa” en la marca anterior, en el sonido de la letra adicional “/s/”, incluida al final del elemento común, y en la pronunciación del resto de elementos verbales presentes en el signo impugnado, esto es “/&eat/”.

Por su posición secundaria en el signo y su carácter meramente descriptivo, cabe esperar que el término ‘DELICATESSEN’ no sea pronunciado.

Por lo tanto, y dado que las coincidencias se dan en un elemento cuyo carácter distintivo es a lo sumo, débil, los signos son fonéticamente similares en grado bajo.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que el elemento que los signos tienen en común es descriptivo o, a lo sumo, débil, las marcas son similares en grado bajo desde el punto de vista conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Considerando lo que se ha indicado en el aparatado c) de la presente resolución, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse bajo para todos los servicios en cuestión.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios son en parte idénticos y en parte similares en grado bajo, y van dirigidos al público en general y al público profesional, con un nivel de atención que oscila entre medio y alto.

La marca anterior tiene un carácter distintivo bajo.

Las marcas son similares en grado bajo en todos los aspectos de la comparación dado que la coincidencia reside en el elemento verbal “Tapa*”, de carácter descriptivo o a lo sumo, con un carácter distintivo bajo En efecto, la marca impugnada contiene elementos verbales y figurativos adicionales que serán percibidos claramente por el consumidor y son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión entre las marcas.

La parte oponente alude al principio del recuerdo imperfecto, según el cual, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La División de Oposición considera, sin embargo, que el recuerdo imperfecto de los signos en liza contribuye a encontrar los signos aún menos similares, debido a la distinta estructura y composición de elementos verbales y figurativos en los mismos, tal y como se ha explicado anteriormente.

La parte oponente hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

En cualquier caso, las conclusiones alcanzadas en la resolución de la División de Anulación nº 12477 C, / From Ibiza with Love, de fecha 07/12/2016, no son extrapolables al caso presente. En dicha resolución, la palabra común entre los signos, “IBIZA”, era plenamente distintiva y las marcas estaban inevitablemente vinculadas por la imagen del corazón de la marca anterior y la palabra “LOVE” presente en el signo impugnado. Ninguna de estas circunstancias se da en el caso presente, tal y como se ha explicado exhaustivamente a lo largo de la presente resolución.

La parte oponente cita además decisiones nacionales anteriores para fundamentar sus argumentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las decisiones de los tribunales y las Oficinas nacionales en relación con los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen un efecto vinculante para la Oficina, ya que el régimen de la marca de la Unión Europea es un sistema autónomo, que se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).

Aunque las decisiones nacionales anteriores no sean vinculantes, La División de oposición hubiese podido tomar en consideración su razonamiento y resultado, sin embargo, la parte oponente sólo aporta fragmentos de las mismas de forma tal que un análisis más pormenorizado deviene imposible.

En vista de que la oposición no está fundamentada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE, no es necesario examinar las pruebas de uso presentadas por la parte oponente.

En vista de todo lo anterior, e incluso considerando la identidad y similitud encontrada con respecto a los productos y servicios en conflicto, la División de Oposición considera que las diferencias entre los signos se perciben claramente y son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión entre las marcas, incluyendo el riesgo de que los consumidores crean que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo origen empresarial o vinculado económicamente tal y como sugiere la parte oponente. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Marta GARCÍA COLLADO

Alexandra APOSTOLAKIS

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).